לחברה המפתחת מוצר חדש בסין ובוחנת אסטרטגיה של רישום פטנטים במדינות שונות עשוי להיות עניין בשני מסלולי הגנה שונים. האחד הוא פטנט המצאה (Invention Patent), שהליך הבחינה שלו מעמיק יותר ותקופת ההגנה הבסיסית שלו ארוכה יותר. האחר הוא פטנט מסוג Utility Model, המיועד לפתרון טכני הנוגע לצורה או למבנה של מוצר, ושניתן בדרך כלל לאחר בחינה מקדמית, ללא בחינה מהותית מלאה לפני מתן הזכות.
החוק הסיני מכיר באפשרות להגיש שתי בקשות באותו יום בגין אותה אמצאה, אחת בכל מסלול. אולם אין מדובר בדרך לקבל שני פטנטים תקפים וחופפים לאותה אמצאה לאורך זמן. סעיף 9 לחוק הפטנטים הסיני ותקנה 47 לתקנות יישומו קובעים תנאים מדויקים להגשה המקבילה ולהחלפת ההגנה שניתנה במסלול Utility Model בפטנט המצאה, אם האחרון נמצא כשיר למתן.
המאמר מתמקד במנגנון ההגשה הכפולה ובשיקולים הנלווים אליו. להסבר הבסיסי על מסלול Utility Model, תנאי הכשירות, תקופת ההגנה וההליך בסין ראו את המאמר פטנטים מסוג Utility Model בסין – מדריך לרישום והגנה. להסבר על המסלול הרגיל, שלבי ההגשה והבחינה ב־CNIPA ראו גם רישום פטנט בסין – מדריך Invention Patent.
מה מבקשים להשיג באמצעות הגשה כפולה?
פטנט המצאה בסין יכול להגן, בכפוף להוראות החוק, על פתרונות טכנולוגיים הנוגעים למוצר או לתהליך, ועובר בחינה מהותית לפני מתן הפטנט. פטנט מסוג Utility Model מתייחס בעיקר לפתרונות טכניים במבנה או בצורה של מוצר. גם הוא חייב לעמוד בדרישות חידוש, התקדמות המצאתית ושימוש מעשי, אך סעיף 22 לחוק הסיני מגדיר עבורו רף שונה של התקדמות המצאתית.
מבחינת חברה המסחררת מוצר פיזי, המסלול הכפול עשוי לאפשר קבלת זכות מסוג Utility Model בשלב מוקדם יותר, בעוד שהבקשה לפטנט המצאה ממשיכה להיבחן. אם בהמשך ניתן פטנט המצאה על אותה אמצאה, ניתן לעבור להגנה מכוחו, בכפוף למנגנון הקבוע בחוק. תקופת ההגנה הבסיסית של Utility Model היא עשר שנים ממועד ההגשה, לעומת עשרים שנה לפטנט המצאה, בכפוף להסדרים המיוחדים הקבועים בדין.
היתרון האפשרי הוא בעיקר במבנה לוחות הזמנים. אין בכך ערובה לכך שה־Utility Model יינתן, שהפטנט המאוחר יתקבל או שההגנה שתושג תהיה חסינה מפני טענות בדבר היעדר חידוש או התקדמות המצאתית.
הכלל המשפטי: פטנט אחד לאותה אמצאה
סעיף 9 לחוק הפטנטים של הרפובליקה העממית של סין קובע, ככלל, שאין להעניק יותר מזכות פטנט אחת לאותה אמצאה. לצד הכלל נקבע חריג: כאשר אותו מבקש מגיש באותו יום בקשה לפטנט המצאה ובקשה ל־Utility Model בגין אותה אמצאה, ניתן תחילה להעניק Utility Model; ובהמשך, אם בקשת פטנט ההמצאה עומדת בתנאים למתן פטנט, ניתן להעניק גם את פטנט ההמצאה ובלבד שהזכות המוקדמת מסוג Utility Model עדיין בתוקף והמבקש מצהיר על ויתור עליה.
הכלל אינו מאפשר צבירה חופשית של תקופות ההגנה. לפי תקנה 47 המעודכנת, אם מבקש הפטנט מסכים לוותר על ה־Utility Model לקראת מתן פטנט ההמצאה, פטנט ה־Utility Model פוקע במועד פרסום מתן פטנט ההמצאה. כך מוסדרת החלפת הזכות, בלי להחזיק במקביל בשתי זכויות לאותה אמצאה.
המקור המשפטי המרכזי הוא סעיף 9 לחוק הפטנטים הסיני, בנוסח האנגלי שפרסמה CNIPA, בצירוף תקנה 47 לתקנות היישום המעודכנות.
למה חשוב ששתי הבקשות יוגשו באותו יום?
החריג שבסעיף 9 חל על הגשה באותו יום של שתי הבקשות. לעניין זה תקנה 47 מתייחסת למועד ההגשה עצמו, ולא מאפשרת לראות בתביעת דין קדימה משותף תחליף אוטומטי להגשה באותו יום.
נניח שחברה ישראלית הגישה תחילה בקשה לפטנט בישראל, ולאחר מכן היא מבקשת הגנה בסין תוך הסתמכות על דין הקדימה הישראלי. העובדה ששתי הבקשות הסיניות עשויות לתבוע אותו מועד בכורה אינה מספיקה, כשלעצמה, כדי להתעלם מהדרישה שהבקשה לפטנט המצאה והבקשה ל־Utility Model יוגשו בסין באותו יום.
מכאן החשיבות לתכנון מסלול ההגשה עוד לפני הפעולה הראשונה בסין. חברה הבוחנת תחילה רק הגשת Utility Model, ורק לאחר מכן מחליטה להגיש בקשת פטנט המצאה לאותו נושא, עלולה לגלות שלא עמדה בתנאים הדרושים להפעלת מנגנון ההגשה הכפולה.
הצהרה על הגשה מקבילה כבר בעת הגשת הבקשות
הגשה באותו יום אינה התנאי היחיד. תקנה 47 מחייבת את המבקש לציין בכל אחת מן הבקשות כי הוגשה במקביל בקשה מן הסוג האחר בגין אותה אמצאה. הצהרה זו היא חלק מהמסלול הפרוצדורלי המאפשר בהמשך את החלפת הזכות.
לכן חשוב לתאם מראש את פרטי המבקש, את מועד ההגשה ואת הצהרות ההגשה הכפולה עם עורכי הפטנטים המטפלים בבקשות בסין. כאשר ההצהרה אינה נמסרת כנדרש, אין להניח שאפשר יהיה להשלים אותה בכל עת וליהנות מאותו מסלול. ההוראות העדכניות של CNIPA מבהירות שבמקרה כזה חל הכלל הבסיסי שלפיו אין להעניק שתי זכויות לאותה אמצאה.
גם כאשר אותו צוות מקצועי מכין את שתי הבקשות, ראוי לבדוק את מסמכי ההגשה בנפרד. שתי הבקשות עשויות להיות דומות מבחינה טכנולוגית, אך הן אינן אותו תיק, ולכל אחת מהן דרישות, אגרות ומסלול בחינה משלה.
מהי ״אותה אמצאה״, והאם הנוסח של שתי הבקשות חייב להיות זהה?
השאלה אם שתי בקשות מתייחסות לאותה אמצאה אינה נפתרת על פי שם המוצר, שם האמצאה או הדמיון בין השרטוטים בלבד. השוואת היקף ההגנה המבוקש בתביעות עשויה להיות מכרעת, ובנסיבות שונות ייתכן שהגדרות ההגנה יהיו שונות למרות שהבקשות מתייחסות לאותו מוצר מסחרי.
למשל, חברה עשויה לפתח מערכת שבה מחבר מכני חדש משולב עם שיטת בקרה אלקטרונית. בקשה ל־Utility Model עשויה להתמקד במבנה המחבר, ואילו בקשה לפטנט המצאה עשויה להתייחס גם לשיטת הבקרה, ככל שהדין מאפשר זאת. אין להניח שבקשות כאלה הן בהכרח ״אותה אמצאה״ לצורך סעיף 9, או להפך. יש לבחון את הנוסח המשפטי של התביעות ואת ההסדרים הנוגעים לריבוי זכויות.
כאשר מבקשים לפעול במסלול ההגשה הכפולה המוסדר בחוק, יש לבנות מראש את שני מערכי התביעות באופן המתאים למסלול ולדין הסיני. ניסיון להרחיב את הבקשה המאוחרת באמצעות חומר שלא נכלל כדין בבקשה המקורית עלול ליצור בעיות נפרדות של תמיכה בפירוט ותאריך הגשה.
דוגמה: מנגנון נעילה חדש במוצר תעשייתי
נניח שחברה מפתחת מחבר מהיר לצינור תעשייתי. המחבר כולל טבעת קפיצית הנעה בתוך תעלה היקפית ומפעילה לחץ על רכיב נעילה, כך שהחיבור ננעל לאחר הכנסת הצינור וניתן לשחרור באמצעות הזזת הטבעת. המהנדסים סבורים כי מבנה זה מקטין את הסיכון לפתיחה מקרית ומפשט את הרכבת המוצר.
החברה מתכננת לייצר ולשווק את המחבר בסין. ייתכן שהפתרון המבני מתאים לבקשת Utility Model. במקביל היא מעוניינת בבחינה של בקשת פטנט המצאה, שתוכל להקנות תקופת הגנה בסיסית ארוכה יותר אם תתקבל.
אם החברה בוחרת במסלול ההגשה הכפולה, עליה לתאם הגשה באותו יום ולהצהיר על ההגשה המקבילה כנדרש. בקשת Utility Model עשויה להתקבל מוקדם יותר. הבקשה לפטנט המצאה תמשיך להיבחן, והבוחן עשוי להעלות טענות ביחס לידע קודם ולנוסח התביעות.
אם בסופו של דבר עומדת בקשת פטנט ההמצאה בדרישות למתן פטנט, והזכות המוקדמת מסוג Utility Model נותרה בתוקף, יידרש המבקש להצהיר על ויתור על הזכות המוקדמת לצורך מתן פטנט ההמצאה לאותה אמצאה. אם יסתבר שהבקשה לפטנט המצאה אינה כשירה למתן פטנט, אין בכך כשלעצמו כדי להבטיח או לשלול את תוקפו של Utility Model שכבר ניתן; תוקפו ייבחן על פי הדין והנסיבות שלו.
הדוגמה נועדה להסביר את מנגנון ההגשה בלבד. אין בה קביעה שהמחבר המתואר חדש או בעל התקדמות המצאתית, או שניתן לקבל עליו פטנט בסין.
מה קורה אם Utility Model פוקע לפני שמתקבלת בקשת פטנט ההמצאה?
זו אחת הסכנות שצריך להביא בחשבון מראש. סעיף 9 דורש שהפטנט המוקדם מסוג Utility Model עדיין יהיה בתוקף כאשר המבקש מצהיר על ויתור עליו במסגרת מתן פטנט ההמצאה. לפיכך, במקרה שבו ה־Utility Model פקע קודם לכן, למשל בשל אי־תשלום אגרות, עלולה להיווצר בעיה בהפעלת החריג הקבוע בחוק.
אין להניח שאפשר להזניח את תחזוקת ה־Utility Model לאחר קבלתו מתוך ציפייה שפטנט ההמצאה יחליף אותו בעתיד. כל עוד מבקשים לשמור על האפשרות להשתמש במנגנון שבסעיף 9, יש לעקוב אחר מצבו המשפטי של הפטנט המוקדם ואחר המועדים הקשורים בשתי הבקשות.
גם ויתור יזום ומוקדם מדי על Utility Model דורש בחינה זהירה. הוויתור הרלוונטי למנגנון ההחלפה הוא חלק מההליך המתואם לקראת מתן פטנט ההמצאה, ולא פעולה אוטומטית שיש לבצע ברגע שנראה שהבקשה המאוחרת מתקדמת.
האם הגשה כפולה מתאימה לכל אמצאה?
לא. Utility Model בסין אינו מסלול מתאים לכל סוג של פתרון טכנולוגי. סעיף 2 לחוק הסיני מגדיר אותו כפתרון טכני חדש הנוגע לצורה, למבנה או לשילוב ביניהם במוצר, ולכן שיטות פעולה, תהליכים או פתרונות שאינם נוגעים למבנה או לצורה של מוצר אינם מתאימים ככלל להגנה במסלול זה.
גם כאשר מבחינה טכנית ניתן להגיש שתי בקשות, אין להסיק שההגשה הכפולה כדאית מבחינה כלכלית. היא כרוכה בשני תיקי בקשה, בשתי מערכות של אגרות ובצורך בניהול מקביל. ייתכן שבנסיבות מסוימות עדיף לבחור רק במסלול אחד, או לנסח בקשות שמגינות על היבטים שונים של הטכנולוגיה, בהתאם לדין ולצרכים המסחריים.
בחירת המסלול צריכה להיעשות לאחר בירור הבעיה הטכנולוגית, הפתרונות הקיימים והמאפיינים שמבקשים להגן עליהם. כאשר ההמצאה אינה מתאימה ל־Utility Model, אין בהגשה הכפולה יתרון רק משום שהיא עשויה להוביל למתן זכות מוקדמת יותר.
מה צריך לבדוק לפני שמגישים את שתי הבקשות?
הבחירה בהגשה כפולה מחייבת תכנון מקצועי מוקדם. בראש ובראשונה צריך לזהות האם מדובר באותה אמצאה לצורך הדין הסיני, ולהבין אילו תביעות ניתן וראוי לנסח בכל מסלול. לאחר מכן יש להסדיר את זהות המבקש, לוודא שתאריך ההגשה של שתי הבקשות יהיה זהה ולכלול את ההצהרות הנדרשות בשתיהן.
יש לבחון גם את תאריך דין הקדימה ואת הקשר לבקשות שכבר הוגשו בישראל או במדינות אחרות, את עלות ניהול שני התיקים ואת הסיכון שהפטנט המוקדם יפקע לפני שתסתיים בחינת פטנט ההמצאה. לבסוף, יש לקבוע כיצד יתבצע המעבר בין הזכויות אם תגיע בקשת פטנט ההמצאה לשלב המתן.
לשיקולים אלה משמעות נוספת עבור חברה ישראלית המנהלת תיקי פטנטים במספר מדינות. הבחירה במסלול הסיני היא חלק מתכנון ההגנה הכוללת על האמצאה.
לקריאה נוספת על כללי המסלול, תנאי הכשירות והיתרונות והחסרונות של Utility Model ראו את המדריך הכללי לפטנטים מסוג Utility Model בסין. להוראות המקור ראו את חוק הפטנטים הסיני, סעיפים 2, 9, 22 ו־42, ואת תקנות היישום המעודכנות, ובפרט תקנה 47.
לרקע כללי על תכנון הליכי הגשת בקשות פטנט במדינות שונות ראו בספרי: י' דרורי, ״דיני פטנטים״, הוצאת פרלשטיין־גינוסר (2023), הפרקים העוסקים במסלולי הגשה בין־לאומיים.
