ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו שניתן על ידי כב' השופטת מ' אגמון-גונן. הערעור הוגש על ידי ADIDAS SALOMON A.G כנגד ג'לאל יאסין ומדינת ישראל אגף המכס והמע"מ (משיב פורמלי). הערעור נדון בבית המשפט העליון, בפני הרכב המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבלין, השופט א' רובינשטיין והשופטת א' חיות. ביום 27.8.2012.
עובדות: המערערת, חברת אדידס היא הבעלים של סימני מסחר הכוללים לוגו של שלושה פסים מקבילים ואלכסוניים על צידן של נעלי ספורט. המשיב בשנת 2005 ייבא נעליים עם ארבעה פסים אלכסוניים והשם "SYDNEY" הוטבע עליהן בשלושה מקומות שונים.
אדידס סברה כי חזות הנעליים אכן דומה עד כדי הטעיה לנעליים המיוצרות על ידה וכי יש בה משום הפרת סימן המסחר שלה.
פסק הדין במחוזי: בית המשפט המחוזי דחה את התביעה. וקבע כי השימוש בארבעה פסים כאשר הנעליים אינן כוללות כל סימן או סממן אחר הדומים לאלו של אדידס אין בו משום הפרת סימן המסחר של שלושת הפסים.
בנוסף נקבע כי עוולת גניבת עין אינה מתקיימת מאחר ואין חשש סביר להטעיית הצרכנים. בית המשפט הוסיף ודחה את טענתה החלופית של אדידס כי המשיב, כמי שמנסה להיבנות מהמוניטין שלה, התעשר שלא כדין על חשבונה גם אם יימצא כי לא הפר את סימן המסחר הרשום שבבעלותה. מאחר והשימוש בסימן של ארבעה פסים אינו פוגע באדידס ומעשי המשיב אינם חריגים, מקוממים או יש בהם משום תחרות בלתי הוגנת.
לבסוף, דחה בית משפט קמא את טענות אדידס לגזל ולדילול מוניטין. בעניין זה קבע בית המשפט כי המשיב לא עשה כל שימוש בלתי הוגן במוניטין של אדידס כאמור, וכי נימוק מרכזי לשימוש בארבעה פסים יכול להיות "יצירת שוק נעלי ספורט מעוצבות, לאוכלוסיה שאין בידה לקנות נעלי ספורט ממותגות".
מטעמים אלו כולם קבע בית המשפט המחוזי לסיכום כי לא הוכח חשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת מצד המשיב או נסיון מצידו להבנות מהמוניטין של אדידס. בית המשפט הוסיף וקבע כי בהינתן האמור יש להשאיר בנחלת הכלל כל מה שאינו כלול בסימן המסחר.
תוצאות הערעור: הערעור נדחה ברוב דעות (2 מתוך 3). השופטת חיות והשופט רובינשטיין, פסקו כי אין הפרה של סימן מסחר, אין גניבת עין ולא מתקיימת עילה בעשיית עושר.
בנוסף נפסק כי אדידס תשלם למשיב שכר טרחת עו"ד בערעור בסך של 25,000 ₪.
השופט ריבלין, בדעת מיעוט, הציע לקבל את הערעור בחלקו בעילה של עשיית עושר והציע סעד לפיו המשיב יוסיף לנעל פס חמישי לצורך הקטנת החשש להטעייה.
דיון נוסף: ביום 27.8.204 במסגרת דנא 6658/12 נדחתה בקשה לדיון נוסף על פסק דין זה. נפסק כי לא נקבעה הלכה חדשה בפסק דין זה אלא מדובר בפיתוח ההלכה, ולא כל פיתוח הלכה מצדיק דיון נוסף. נפסק כי הקביעה כי ראוי לבחון במקרה הנדון את שאלת הדמיון של סימן חזותי תוך בחינת המוצר כמכלול, היא אכן חידוש במשפט הישראלי אך אינה עומדת בסתירה להלכה הקודמת אלא מהווה פיתוח שלה. גם הקביעה כי רק במקרים חריגים יהיה ראוי להכיר בעילה של דילול מוניטין כאשר לא הייתה הטעיה, היא פיתוח הלכתי.
הערת DWO: המדובר בפסק דין מרתק ומקיף אשר חידד ופיתח מספר הלכות בתחום סימני המסחר, גניבת עין ועשיית עושר ובהם:
א. חידוד הלכה: דיני עשיית עושר אינם חלים במצב של הפרת סימן מסחר דומה להבדיל מזהה. כך למשל, ארבע פסים לא יחשבו לעשיית עושר כאשר אין הטעיה ואילו השימוש בסימן אדידס (הכתוב) כאשר אין הטעיה (למשל כאשר ברור שהמוצר חיקוי) כן יחשב לעשיית עושר. [השופט ריבלין, בגישת מיעוט, חשב כי שני המצבים אמורים לקיים עילה בעשיית עושר].
ב. לצורך הוכחת הפרת סימן מסחר יש צורך בהוכחת הטעייה רק במצב בו הסימנים דומים. אין צורך בהוכחת הטעייה במצב של סימנים זהים.
ג. פיתוח הלכה: בבחינה של סימן מסחר חזותי (להבדיל ממילולי) ניתן משקל גם למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם וזאת בניגוד להלכה שקבעה שמשקל זה יש לתת רק בעילה של גניבת עין. על כן אין להשוות רק בין הסימנים עצמם, יש לבחון את הנעל בכללותה. ואולם, אין לבחון את "מכלול מעשיו של הנתבע" כפי שנעשה במסגרת עוולת גניבת העין.
ד. פיתוח הלכה: לעניין דילול מוניטין – מוניטין יכול להיות מדולל גם כאשר אין הטעייה ואולם כאשר יש שימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל.
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת פסק הדין:
מטרת דיני סימני המסחר
סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר בין השאר, את המונחים הבאים:
"סימן" – אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;
"סימן מסחר" – סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
"סימן מסחר רשום" – סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל;
מוסד סימני המסחר נולד בשל הצורך להבדיל בין מוצריו של סוחר אחד למוצריו של סוחר אחר המתחרה בו ועל מנת להגן בהקשר זה הן על האינטרסים של הסוחר הן על אלה של הצרכן.
הסוחר – נהנה מהגנה על המוניטין שלו ומקטין את החשש שהצרכן יטעה בין תוצרתו שלו לזו של סוחר אחר.
הצרכן – יכול לאתר בקלות רבה יותר את המוצרים המסוימים שברצונו לרכוש ומוגן מפני הטעיה באשר למקור הטובין.
לשם השגת מטרות אלו, מקנה הפקודה בסעיף 46 "זכות ייחודית" לבעל סימן רשום להשתמש בסימן זה בקשר לטובין אשר לגביהם רשם את סימנו, ובמובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו.
אופי מבחין לסימן מסחר
סימן המסחר כדי שיהיה כשר לרישום עליו להיות בעל "אופי מבחין", כלומר יש לוודא כי הסימן אכן מאפשר את הבידול הרצוי בין הטובין של בעל הסימן לטובין של מתחריו (סעיף 8 לפקודה).
אופי מבחין מולד (אינהרנטי)
אופי מבחין כאמור עשוי להיות אופי מבחין מולד (אינהרנטי) לסימן מהיום שבו נוצר. במרבית המקרים מדובר בהקשר זה בסימנים שהם פרי הדמיון וכאלה שהינם ייחודיים, מקוריים או לא צפויים ואינם מקושרים באופן טבעי לסוג המוצר אותו הם מסמנים, עד כי החיבור בין הסימן למוצר הינו שרירותי.
כך למשל השימוש השרירותי בסימן "Apple" לסימון שמה של חברת מחשבים.
אופי מבחין נרכש
אולם, גם במקרים בהם אין לסימן אופי מבחין מולד, יכול הסימן לרכוש בעקבות שימוש נרחב בו משמעות משנית, באופן שציבור הצרכנים מקשר בינו לבין טובין ממקור מסוים. זהו סימן בעל אופי מבחין נרכש.
כך למשל, הסימנים General Motors או Office Depot הם סימנים שהאופי המבחין המולד שלהם הוא חלש כיוון שהם מהווים סימן תיאורי שאינו שרירותי או דמיוני והקישור בינם ובין יצרנית מכוניות או חנות המוכרת מוצרים למשרד הוא טבעי, אולם ברבות השנים רכשו סימנים אלו אופי מבחין כך שאין כמעט צרכן בעולם שיתקל בהם ולא יקשר אותם לחברות הספציפיות.
האופי המבחין הנרכש מעיד על הביקוש ועל הפופולאריות של הטובין וכן על המוניטין שצבר מיום "הולדתו", כתוצאה ממאמצי שיווק ופרסום שהוקדשו לכך על ידי בעל הסימן ומטעמו.
סימן המסחר של אדידס – שלושה פסים – מזוהה כיום באופן מוחלט עם החברה בכל העולם ומהווה סימן מבדל המזהה את נעליה. מאחר וייתכן כי אדם שאין לו כל היכרות מוקדמת עימו יראה בו אלמנט עיצובי בנעל (להבדיל מסימן מסחר). נראה כי קשה לטעון שאלמלא היתה אדידס בוחרת בסימן זה, לא היו מיוצרות נעליים עם פסים בצידיהן. על כן, אופיו המולד של סימן שלושת הפסים הינו חלש.
היעדר אופי מבחין מולד – הגנה רק על הסימן עצמו
חולשת אופיו המבחין המולד של סימן שלושת הפסים משפיעה על היקף ההגנה שראוי להעניק לו. מחד גיסא, העובדה שסימן שלושת הפסים רכש כמתואר לעיל משמעות מבדלת חזקה במיוחד, משמיע לנו הצדקה להגנה מירבית. אולם, אופיו המבחין המולד החלש של הסימן מצדיק הגנה אשר תוגבל ככלל רק לסימן המסחר עצמו ולנגזרות הדומות לו במיוחד.
במילים אחרות, מתן מונופול לאדידס גם על שניים או ארבעה פסים (וכך גם כמובן לגבי כל מספר שונה של פסים), הוא בעייתי כיוון שבכך אנו מוציאים את עיצוב הפסים מנחלת הכלל ומונעים מיצרנים אחרים להשתמש בעיצוב זה לנעליהם.
הפרת סימן מסחר
סעיף 1 לפקודה מגדיר מהי הפרה של סימן מסחר אשר מפניה מוגן בעל הסימן הרשום. הסעיף מונה מספר חלופות אפשריות והרלוונטית לעניינו היא החלופה הראשונה: ""הפרה" – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך… (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;"
סעיף 1 אינו מפרט מהי רמת הדמיון הנדרשת בין הסימנים על מנת שהדבר ייחשב להפרת סימן המסחר הרשום. אולם, בפסיקה נקבע לא אחת כי יש להחיל בעניין זה את המבחן שבסעיף 11(9) לפקודה הקובע את אופן בחינתו של הסימן לצורך הליך רישומו, ולפיו סימן הדומה לסימן רשום אחר במידה שיש בה להטעות אינו כשר לרישום. זאת, בהתחשב בתכליתם הדומה של שני הסעיפים – הגנה על הציבור מפני הטעיה והגנה על קניין היחיד ועל המוניטין שרכש.
הצורך בהוכחת הטעייה בהפרת סימן מסחר ביחס לסימן דומה
כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה – להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה – הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית "ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה".
מהו סימן מסחר דומה עד כדי להטעות? המבחן המשולש
המבחן המקובל לבחינת קיומו של דמיון מטעה הינו "המבחן המשולש", הכולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ומבחן נסיבות העניין.
המשקל שיש ליתן לכל אחד ממבחני המשנה אף הוא אינו אחיד והוא משתנה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה.
לצד המבחן המשולש החילה הפסיקה במקרים מסוימים מבחן כללי של "שכל ישר", בעיקר כאשר יש לבחון האם קיים מסר רעיוני משותף בין הסימנים.
במקרה דנן נעלי המשיב הן מאותו סוג טובין לגביו נרשם סימנה של אדידס – נעלי ספורט, או למצער טובין מאותו הגדר, כלומר מאותה "משפחה מסחרית".
נפסק כי המסקנה הנובעת מיישום המבחנים דלעיל, תוך התחשבות בקביעות הנורמטיביות המקדימות לעניין היקף ההגנה הראוי לסימן שלושת הפסים, היא כי נעלי המשיב אינן מקימות חשש להטעיית הציבור ועל כן הן אינן מפרות את סימן המסחר של אדידס.
אופן ההשוואה בין הסימנים – בחינה בשלמותם ובחינה יחד עם המוצר
בשלב יישום המבחנים נפסק כי ההשוואה צריך שתעשה בין הסימנים בשלמותם ולא בין חלקים ספציפיים מהם וכי על הבדיקה להתמקד בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, בשונה למשל מעוולת גניבת העין בה נבדקים מכלול מעשיו של המפר.
בבדיקת הפרה של סימן מסחר רשום "יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסויימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם".
בענייננו, נפסק כי לא ניתן לבחון את הסימנים – סימן שלושת הפסים של אדידס מול ארבעת הפסים המופיעים על נעלי המשיב – באופן המנותק לחלוטין מן הטובין שעליהם הם מוטבעים.
ראשית, גם אם הצרכן אינו עומד כששני המוצרים בידיו ועורך השוואה בין הסימנים לפרטיהם, לא ניתן להניח כי הוא מנתק את הסימנים מהנעליים עצמן ובוחן את הסימנים בנפרד מהנעליים.
שנית, ההלכה לפיה יש להשוות בין הסימנים בלבד עוצבה בפסקי דין שעסקו בסימנים מילוליים ולא בסימנים חזותיים כבענייננו. הבחנה זו חשובה כיוון שבעוד שסימנים מילוליים קל ואף סביר יותר להפריד מהמוצרים שאותם הם מסמנים, במיוחד כשמדובר בסימן מילולי אשר בו משתמשים לצורך פרסום המוצר ושיווקו (כמו למשל הסימן "במבה" בעניין פיקנטי), ניתוק מוחלט של סימן מסחר ויזואלי מהמוצר עליו הוא מוטבע, בייחוד כשמדובר בסימן שיכול להתפרש כאלמנט דקורטיבי כבענייננו, הוא ניתוק מלאכותי ובעייתי. על כן, יש להתאים את אופן היישום ההולם של מבחני ההפרה לנסיבותיו הייחודיות של העניין הנדון ובהתחשב בנסיבות המקרה דנן נראה לי כי הגם שאין לבחון את "מכלול מעשיו של הנתבע" כפי שנעשה במסגרת עוולת גניבת העין, יש לבחון את הנעל בכללותה.
החלטה זו ניתנה בניגוד ולמרות החלטות קודמת בתחום שניתנו בעניין בקשות רשות ערעור על החלטות לגבי סעד זמני (בעניין שהנעל מתאימה ובעניין בריל) שם קיבל בית משפט זה (השופט א' גרוניס (כתוארו אז)) כי יש להשוות את שני הסימנים במנותק מהנעליים שעליהן הופיעו סימנים אלה.
למרות החלטות אלו סבר בית המשפט כי בענייננו יש לבחון את הסימנים יחד עם הנעליים שעליהן הם מופיעים ולא במנותק מהן, כפי שנעשה בהליכי הביניים הנזכרים לעיל.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה הוא המבחן המרכזי מבין שלושת מבחני המשנה. בשלב זה של הבחינה יש להשוות את החזות וכן את הצליל – כשהדבר רלוונטי – של שני הסימנים, כדי לבדוק את מידת הדמיון ביניהם. הדגש במבחן זה מושם על הרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, תוך מתן משקל לעובדה שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם.
בענייננו נפסק כי מלבד השוני הברור בין נעלי המשיב לנעליה של אדידס הנובע מכך שעל נעלי המשיב מופיעים ארבעה פסים ולא שלושה, ישנם הבדלים נוספים הבולטים לעין בהשוואה זו. על גבי הנעל מופיע השם "SYDNEY" בשני מקומות בולטים – בחלק האחורי של הנעל ועל הלשונית. כמו כן מופיע השם "SYDNEY" על הסוליה הפנימית של הנעל ושם זה אין לו כל דמיון – לא בעיצוב ולא בצליל – לשם אדידס או לסימן מסחרי כלשהו הרשום על שמה. בכך יש כדי להסיר במידה רבה מאוד את החשש מפני הטעיית ציבור הצרכנים, כפי שקבע בצדק בית משפט קמא.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות
מבחן זה עוסק בהשפעת סוג הטובין בו עסקינן על מידת הסיכון בהטעיית הצרכנים. באשר למבחן סוג הסחורות, נקבע בעבר כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים שחשיבותם רבה סביר להניח שהצרכנים יטו לערוך בדיקה מעמיקה יותר לפני ביצוע העסקה ועל כן החשש להטעיה פוחת. מבחן חוג הלקוחות בוחן שני עניינים משלימים – האחד, האם סביר שאותו חוג לקוחות יתעניין בשני המוצרים; והשני, כיצד מאפייניו של חוג הלקוחות הרלבנטי משפיע על הסיכוי להטעיה.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות: הפרש גדול במחיר
כך למשל נקבע כי גם אם קיים הפרש מחירים בין המוצרים, אך ההפרש אינו גבוה, אין בכך כדי להוביל למסקנה שלכל אחד מהמוצרים קהל לקוחות מובחן באופן המונע חשש להטעייה. זאת במיוחד כיוון שאם המוצר שנטען כמפר הוא זול רק במעט מהמוצר השני, אזי סביר כי הלקוח יעדיף לשלם מחיר נמוך יותר מבלי לתהות על פשרו של מחיר זה.
בענייננו נפסק כי מהשוואת סוג הסחורות במקרה דנן עולה כי אמנם בשני המקרים מדובר בנעלי ספורט, אך בקטגוריות מחיר שונות לחלוטין (ולא בהפרש מחירים קטן). נעלי אדידס משווקות כמותג מצליח במחירים בינוניים ומעלה בחנויותיה ובחנויות ספורט מובחרות ברחבי הארץ, בעוד שנעלי המשיב מיועדות לשיווק במחירים נמוכים ובעיקר בדוכנים שבשווקים.
הבדל זה במחיר ובאופן השיווק, מקטין באופן משמעותי את סכנת ההטעיה של הצרכנים, לא משום שהצרכן של אדידס הוא "צרכן ספציפי" אלא משום שאין זה סביר שצרכן המעוניין לרכוש נעל פשוטה וזולה יטעה לחשוב כי הנעליים הנמכרות לו בשוק במחיר נמוך הן נעליה של אדידס.
לעומת זאת ניתן להניח כי צרכן המעוניין לרכוש נעל באיכות גבוהה מחברה בעלת מוניטין והמוכן לשלם מחיר בהתאם, יבדוק את הנעל טרם הקניה.
מבחן יתר נסיבות העניין
מבחן זה נלווה למבחנים הקודמים ונועד להתחשב בנסיבות הספציפיות של המקרה, ככל שאלה לא נבחנו במסגרת המבחנים הקודמים. בענייננו לא הוצגו נסיבות נוספות כאמור, העשויות להיות רלבנטיות.
גניבת עין
עוולת גניבת העין שבסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות קובעת כדלקמן: "(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."
לעוולת גניבת העין שני יסודות, שהוכחתם מוטלת על הטוען לביצוע העוולה כלפיו: מוניטין שרכש בנכס או בשירות שהוא מציע; ו-חשש מפני הטעיה של הציבור לחשוב כי הנכס שמציע הנתבע שייך לתובע.
דרישה זו להוכחת שני היסודות גם יחד, היא שמאזנת בין האינטרס הקנייני של הסוחר ובין אינטרסים אחרים כגון חופש העיסוק של היצרנים המתחרים והרצון לעודד תחרות חופשית ולהימנע מיצירת מונופולים הפוגעים בשוק.
בדיקת הטעיה בגניבת עין למול סימן מסחר
יצוין כי חרף הדמיון בין המבחנים על פיהם נקבע קיומה של הפרת סימן מסחר ובין המבחנים לעניין עוולת גניבת העין, אין מתחייבת בהם תוצאה זהה בכל המקרים. לעיתים יש לקבוע כי סימן המסחר הופר אך לא הוכחה גניבת עין. כך למשל כאשר יצרן עושה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום, אך קיימים מאפיינים אחרים של המוצר המבדלים אותו ממוצריו של בעל הסימן הרשום. וההיפך – לעיתים מכלול מעשיו של היצרן יובילו למסקנה כי הוא ביצע עוולה של גניבת עין, הגם שלא הפר את סימן המסחר הרשום באותו עניין.
גניבת עין: חשש מפני הטעיה
נפסק כי אין חולק על המוניטין של אדידס ושל סימני המסחר שלה בתחום נעלי הספורט בארץ ובעולם. לפיכך, מתקיים בענייננו היסוד הראשון הנדרש ויש להתמקד ביסוד השני של העוולה, הוא החשש מפני הטעיה.
לצורך בחינת התקיימותו של יסוד זה בכל הנוגע לעוולת גניבת עין, יש לבדוק, את מכלול מעשיו והתנהגותו של הנתבע. בחינה זו אינה מוליכה למסקנה שונה מזו שאליה הגענו בדבר היעדר חשש להטעיה בכל הנוגע לסימן המסחר. זאת, משום שמעשיו של המשיב במקרה דנן מרחיקים עוד יותר את החשש להטעיה ובהם הצמדת תווית לנעל עליה מופיע באותיות גדולות השם "SYDNEY" ואריזת המוצר בקופסה אשר גם עליה מופיע שם זה בבירור. נראה על כן כי בנסיבות אלה החשש להטעיה לא מתקיים.
אשר על לא הוכח בענייננו שהמשיב ביצע כלפי אדידס עוולה של גניבת עין.
דילול מוניטין
הדוקטרינה של דילול מוניטין רלוונטית במצב בו: "נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו… שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או כח) המכירה הטמון בו" (יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 189 (1996). לאימוץ הדוקטרינה על פי הגדרה זו ראו ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276 (1998)).
מתיאור זה עולה כי הדוקטרינה של דילול מוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים. אולם, נראה לי כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן שבהם נבע העדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין.
נפסק כי אין לאמץ דוקטרינה זו כברירת מחדל בכל מקרה שבו לא הוכחה הטעיית צרכנים – כפי המקרה שבפנינו.
פסק הדין בו הופעלה לראשונה דודקטרינה זו: Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffith Cycle Corp., 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898) (להלן: עניין קודאק)), שם נפסק כי שימוש בשמה של חברת הצילום קודאק לחברת אופניים אמנם אינו מוביל להטעיית הצרכנים אך מדלל את מוניטין החברה. הנה כי כן, דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למוניטין עצמו מפני ניסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמוניטין של בעל הסימן תוך יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המוניטין למוצר שלהם.
אכן, כפי שטענה אדידס וכפי שצויין לעיל, כדי שתקום עילה מכח דוקטרינת דילול המוניטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעיה. אולם, אין בכך כדי לייתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה. תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה הקובע שימוש ייחודי לסימן מסחר "מוכר היטב" שהוא סימן רשום גם למוצרים שאינם מאותו ההגדר. הסעיף אמנם אינו דורש הוכחת הטעיה ומסתפק בשימוש ש"עשוי להצביע על קשר בין הטובין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".
לעומת זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל.
בענייננו נפסק כי, נוכח הקביעה כי לא הוכח שהצרכן הממוצע יוטעה לחשוב שנעלי המשיב הן מתוצרת אדידס, לא מתעורר חשש שהצרכן יקשר בין איכות נעלי המשיב ובין חברת אדידס, וממילא לא קמה בענייננו עילת הדילול.
עשיית עושר ולא במשפט וקניין רוחני – יסוד נוסף
פסק הדין המנחה בסוגיית יחסי הגומלין שבין דיני הקניין הרוחני לדיני עשיית עושר ולא במשפט הוא פסק הדין בעניין א.ש.י.ר. באותו עניין, מדובר היה בשלוש פרשות שבהן לא רשמו המשיבים פטנט או מדגם על המוצר שבמחלוקת. כמו כן, נדחו בבית משפט קמא הטענות שהעלו אותם משיבים לקיומה של עילה בעוולת גניבת עין והשאלה המשותפת שעמדה לדיון בערכאת הערעור היתה האם בנסיבות אלה יש מקום להעניק למשיבים סעד על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט.
ההלכה אשר ניתן לגזור מעניין א.ש.י.ר היא: "האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתית שעשה ובה השקיע מזמנו, ממרצו, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דיני עשיית עושר ואין מקום לשלול א-פריורית את תחולתם על אינטרס כזה רק משום שאין מדובר ב"זכות ממוסדת", לפי דיני הקניין הרוחני."
יחד עם זאת, נקבע בעניין אש.י.ר כי היקף תחולתם של דיני עשיית העושר תלוי בשאלה באיזו מידה הדין הספציפי החל מהווה הסדר כולל השולל התערבות של דינים חיצוניים לו; כי תנאי להקמת העילה לפי חוק עשיית עושר הוא שהתעשרותו של הזוכה תהיה "שלא על פי זכות שבדין", כלומר שלהעתקה או לחיקוי ייתוסף "יסוד נוסף" בעל מטען ערכי שלילי; כי טרם מתן פיצוי מכח דיני עשיית עושר יש לוודא כי לא יווצר מצב של כפל פיצוי; וכי מכח דיני עשיית עושר ניתן להעניק, בעת הצורך, מגוון סעדים הכוללים גם צווי מניעה, חרף העובדה שסעדים אלו אינם נזכרים מפורשות בחוק עשיית עושר.
בא.ש.י.ר נקבע על ידי שופטי הרוב כי אכן קמה למשיבים עילה בעשיית עושר ולא במשפט וזאת משום שהמבקשים ביצעו באותו מקרה "העתקה מושלמת" של מוצר בשיטה של "Reverse Engineering" ומשום שהמשיבים השקיעו מאמץ ממושך בפיתוחו של אותו מוצר, שאיננו מוצר פשוט וסטנדרטי.
המקרה שבפנינו שונה בכמה היבטים. ראשית, אדידס הינה בעלת סימן מסחר רשום והיא ביססה את תביעתה בעיקרו של דבר על הפרתו של סימן זה, אם כי לצד אותה עילה העלתה גם עילות נוספות ובהן גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.
אין הפרה של קניין רוחני וגניבת עין האם יכולה להיות עשיית עושר?
נשאלת השאלה האם מקום שבו נקבע כי לא התקיימו היסודות המצדיקים מתן הגנה לבעל הסימן על פי דיני הקניין הרוחני ועוד נקבע כי לא קמה בנסיבות העניין עילה של גניבת עין, יש לאפשר לתובע להעלות כעילה חלופית טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט.
בעניינים קודמים סבר בית המשפט כי משכשל התובע בהוכחת הפרתו של סימן מסחר רשום ומשאינו זכאי להגנה קניינית מכוח "זכות ממוסדת" זו, אין מקום למתן סעד על פי עילה חלופית הנסמכת על חוק עשיית עושר.
בית המשפט בדעת רוב (חיות ורובינשטיין) סבר כי גם אם נניח כי דחיית טענה בדבר הפרתו של סימן מסחר רשום אינה שוללת עילה חלופית בעשיית עושר, דחייה זו נושאת משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת התקיימותם של יסודות העילה החלופית, בייחוד בהינתן הממצא בדבר היעדר הטעיה.
מן הטעמים המפורטים לעיל, בדעת רוב (חיות ורובינשטיין) נדחו טענותיה של אדידס גם בכל הנוגע לעילה של עשיית עושר ולא במשפט.
השופט א' רובינשטיין (דעת רוב), הוסיף לעניין זה כי במקרה שבו לא חלו דיני הקניין הרוחני כיון שלא היה רישום לפיהם, ניתן להכיר בעילת עשיית עושר ולא במשפט.
הלכת א.ש.י.ר באה במקום שקצרה ידם של דיני הקנין הרוחני, לא בגלל המהות אלא כיון שלא היה רישום, ועל כן ניתנה הגנה מסוימת לפי דיני עשיית עושר. המשפט אינו מספק הגנה של "מעין קניין רוחני" במקום שדיני הקנין הרוחני נבדקו ונמצא כי לא הופרו.
המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבלין (דעת מיעוט), פסק כי הצרכן רוכש חיקוי הנהנה ממוניטין היצרן, אדידס, במחיר זול, והחקיין (המשיב 1) נהנה ממאמצי היצרן ללא מתן תמורה. השופט ריבלין סבר כי נושא זה אינו מוסדר כדבעי בדין סימני המסחר, ועל כן יש מקום להעניק סעד כנגד חיקוי של סימן מסחר רשום, ואין לראות כמטרה לגיטימית לאפשר לרכוש בזול נעליים "המזכירות במשהו את נעלי אדידס".
קרי במצב בו הצרכן מודע לעובדה שהמוצר שהוא רוכש הינו חיקוי – ודווקא בשל כך הוא מעוניין במוצר זה. החקיין והצרכן, שניהם גם יחד, נהנים ממצב דברים זה: החקיין נהנה מן היתרון שבמכירת מוצר הדומה למוצר מוכר, מבוקש וממותג תוך שהוא רוכב על גב המוניטין שבנה היצרן תוך השקעת מאמץ ומשאבים; ואילו הצרכן נהנה מחוויה קרובה לזו שברכישת מוצר מוכר ומבוקש, מבלי שיהא עליו לשלם עבורה מחיר גבוה. הפגיעה במקרה זה היא ביצרן ובמוניטין שיצר לעצמו.
כיום דין סימני המסחר אינו מסדיר סוגיה זו – של חיקויים שהצרכן רוכש מתוך כוונה ולא מתוך טעות – שכן הגנתו היא מפני פגיעה משותפת ביצרן ובצרכן, ולא מפני פגיעה ביצרן, שהצרכן הוא שותף לה.
היעדר התחולה של עילת הפרת סימן מסחר ביחס לחיקויים "מובהקים" (דהיינו מוצרים אשר מהווים בבירור חיקוי, ואף הצרכן מודע להיותם חיקוי) אינה משקפת הכרעה של מדיניות, שלפיה "שוק החיקויים" הינו רצוי מבחינת המחוקק. אילו כך היה, ברי שגם חיקוי מושלם של סימן המסחר היה מותר – ובלבד שאין הוא כרוך בהטעיית הצרכן (מצב כזה יכול להתקיים מקום בו נסיבות "חיצוניות", כגון האריזה, המחיר ודרך השיווק, מלמדות על כך שמדובר בחיקוי). מדובר, לפיכך, לכל היותר בחֶסֶר בדין סימני המסחר.
השופט ריבלין סבר כי הגיעה העת, לאחר שנקבעה ההלכה בעניין אשיר, כי יעניק הדין הישראלי סעד מפני חיקוי, למצער ככל שהמדובר בחיקוי של סימן מסחר רשום, שכל מטרתו להיבנות ממוניטין של אחר – כאשר זה האחרון אף דאג לרישום כדין של הסימן הנושא את המוניטין.
השופט ריבלין (בדעת מיעוט) פסק כי אין מניעה, מבחינת דיני הקניין הרוחני, להכיר בעילת תביעה של עשיית עושר ביחס לחיקוי של סימן מסחר רשום, שלא מתקיים בו "דמיון מטעה" מחמת שהצרכן מודע להיותו חיקוי.
ועל כן סבר השופט ריבלין (בדעת מיעוט) כי עומדת למערערת עילה של עשיית עושר ולא במשפט.
סעד של מניעה במסגרת עילת עשיית עושר ולא במשפט
לבית המשפט סמכות להעניק סעד של מניעה במסגרת עילת עשיית עושר ולא במשפט; במקרה שלפנינו, הציע השופט ריבלין לערוך שינוי מסוים בנעליים – הוספת פס חמישי. עריכת שינוי מסוג זה תפיג את הדמיון שבין הסימן על גבי הנעל לבין סימן המסחר של המערערת.
