סימן מסחר מורכב עשוי לשלב שם מסחרי, מילים תיאוריות, רכיבים גרפיים ואותיות מעוצבות. לא כל רכיב בסימן זכאי בהכרח להגנה עצמאית: ייתכן שהסימן בשלמותו כשיר לרישום, בעוד שאחת המילים הכלולות בו חייבת להישאר פתוחה לשימוש המתחרים. הודעת הסתלקות (Disclaimer), המכונה בפקודת סימני המסחר גם דרישת ויתור, נועדה להבהיר שהרישום אינו מקנה לבעליו זכות לשימוש ייחודי ברכיב מסוים כשלעצמו.
הודעת הסתלקות אינה מחיקה של המילה מן הסימן ואינה ויתור על הסימן הרשום כולו. זהו מנגנון הנוגע לגבולות הזכויות הנובעות מהרישום. כאשר עולה דרישה כזו במהלך הבחינה, יש להבחין בינה לבין השאלה אם הסימן בשלמותו הוא בעל אופי מבחין. להרחבה על מסלול הבחינה ראו את המאמר המרכזי הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר.
סעיף 21 לפקודת סימני המסחר: מתי ניתן לדרוש ויתור?
סעיף 21(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, מסמיך את הרשם לדרוש ויתור על בלעדיות ברכיב הכלול בסימן אם מדובר בדבר המקובל באותו מסחר או ברכיב שאינו בעל אופי מבחין, והרשם סבור שבעל הסימן אינו זכאי לשימוש ייחודי בו. הדרישה יכולה להיקבע כאשר הרשם מחליט אם לרשום את הסימן או אם להשאירו רשום בפנקס.
ההיגיון הוא שמילה גנרית, תיאור של תכונת מוצר או צורה שגורה במסחר אינם הופכים לנחלתו הבלעדית של עסק רק מפני שנכללו בסימן מורכב. עם זאת, סעיף 21(ב) מבהיר שהוויתור פוגע רק בזכויות הנובעות מרישום סימן המסחר, ולא בזכות אחרת שייתכן שעומדת לבעל הסימן מכוח הדין.
מבחינה זו, הודעת הסתלקות נבדלת מהיעדר אופי מבחין של הסימן בכללותו. אם הסימן השלם אינו מסוגל להבחין בין מקורות מסחריים, הודעת הסתלקות ברכיב אחד לא תהפוך אותו בהכרח לכשיר לרישום. על ההבחנה בין רכיב תיאורי לבין אופי מבחין מולד או נרכש ראו כשירות לרישום סימן מסחר.
מדוע לא דורשים הודעת הסתלקות באופן אוטומטי?
בחוזר רשם סימני המסחר 033/2016, מיום 15 בדצמבר 2016, הובהר כי סימן נבחן ונרשם כמכלול, וגם בלא הודעת ויתור, הרישום אינו מעניק לבעל הסימן בלעדיות בכל רכיב בנפרד. לכן, לפי המדיניות המפורטת בחוזר, ככלל לא יתנו את קיבולו של סימן הכולל רכיב חסר אופי מבחין במתן הודעת הסתלקות. הסמכות לפי סעיף 21 נשמרת וניתן להפעילה במקרים המתאימים לפי שיקול דעת הרשם.
החוזר מוסיף שבעל הסימן רשאי, מטעמיו, לבקש להוסיף הודעת ויתור, אך גם בקשה זו נתונה להחלטת הרשם. בבקשות בין־לאומיות שנרשמו במשרד הבין־לאומי עם הודעת ויתור, נרשמת ההודעה גם בפנקס הישראלי בהתאם להנחיות החוזר. לעיון בנוסח ובהקשר המדיניות ניתן להיעזר בקובץ חוזרי הרשם באתר רשות הפטנטים.
משמעות המדיניות היא שאין להניח שבכל בקשה הכוללת מילה תיאורית תידרש הסתלקות. מצד שני, היעדר הודעת ויתור בפנקס אינו מלמד שבעל הסימן רשאי למנוע באופן גורף מכל מתחרה להשתמש באותה מילה תיאורית.
החלטת FREE: רכיב תיאורי בסימן מעוצב
בהחלטת רשם סימני המסחר בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 127648, בעניין הסימן המילולי־מעוצב FREE, כאשר האות F הופיעה בעיצוב של כתיב מראה, נדונה משמעותה של הודעת הסתלקות. הרשם הסביר כי לעיתים נדרשת הסתלקות ממילה תיאורית, גנרית או מרכיב מקובל במסחר שצריך להישאר פתוח לשימוש כלל העוסקים בתחום.
בהחלטה הודגש שבעל הסימן אינו תובע זכות ייחודית ברכיב שממנו הסתלק כשהוא לעצמו, אלא שההגנה על סימנו נבחנת בהתאם למתכונת שבה נרשם הסימן השלם. הודעת הסתלקות עשויה להיות רלוונטית גם בבדיקת דמיון מטעה לסימן אחר: לרכיב תיאורי שלגביו נרשם ויתור ניתן, לפי הנסיבות, משקל מוגבל בהשוואה בין הסימנים.
יש לקרוא את ההחלטה לצד המדיניות המאוחרת של חוזר 033/2016. ההחלטה מדגימה את משמעות הוויתור ואת השפעתו על היקף ההגנה, אך אין להסיק ממנה כי הדרישה להודעת הסתלקות היא כיום תנאי שגרתי לרישום כל סימן המכיל רכיב תיאורי. את אופן בחינת הדמיון בין סימנים מסביר המאמר סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש.
הודעת הסתלקות, תנאי רישום ושימוש אמת
סעיף 18 לפקודה מעניק לרשם סמכות רחבה יותר לקבל בקשה כפי שהוגשה או בכפוף לתנאים, לתיקונים, לשינויים ולהגבלות הנוגעים לדרך השימוש, למקום השימוש או לעניין אחר. הודעת הסתלקות לפי סעיף 21 היא מנגנון מסוים של הגבלת זכויות, ואין לבלבל אותה עם כל תנאי אחר שהרשם רשאי להציב בהתאם לסעיף 18.
בנוסף, סעיף 47 לפקודה שומר על שימוש אמת בשם, בשם עסק או במקום עסק, וכן בתיאור אמיתי של מהותם או איכותם של טובין. לכן גבולות הבלעדיות אינם תלויים אך ורק בשאלה אם נרשמה הערת הסתלקות מפורשת: גם במצב שבו ההערה אינה מופיעה, יש לבחון את הזכויות מכוח הרישום לצד ההגנות הקבועות בדין לשימוש תיאורי והוגן.
הבחירה כיצד להציג מילה תיאורית בתוך סימן, ואם ראוי להגן על צירוף מילולי, עיצוב גרפי או שניהם, עשויה להשפיע על היקף הרישום ועל טענות שיועלו בהמשך. לכן ניסוח בקשה לרישום סימן מסחר הכולל רכיבים תיאוריים מחייב לבחון לא רק אם ניתן לקבל את הסימן בפנקס אלא גם מה תהיה משמעותו המעשית של הרישום.
מה עושים כאשר הרשם דורש הודעת הסתלקות?
כאשר הרשם הודיע על קיבול הבקשה בתנאי שתירשם הודעת ויתור, יש לבדוק את נוסח התנאי ואת הרכיב שאליו הוא מתייחס. תקנה 25 לתקנות סימני המסחר, 1940, מסדירה את האפשרות להגיש השגות מנומקות בכתב על תנאים, תיקונים, הגבלות או הערת ויתור בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה. מבקש שמסכים לתנאים נדרש להודיע על הסכמתו בכתב. אי־התייחסות במועד עלולה להביא לכך שהבקשה תיחשב בטלה בהתאם לתקנות.
אם לאחר בחינת ההשגות בכתב נותרת מחלוקת, ניתן במקרים המתאימים לבקש דיון בפני הרשם לפי תקנה 26. על אופן הבירור, מועדי הבקשה וזכות הטיעון ראו את המאמר הליך השגה חד צדדית. לאחר הרישום קיימת גם אפשרות לפעול לשינויים מסוימים בפנקס, בכפוף לדין ולשירותים שהרשות מעמידה לכך.
מאמרים נוספים באשכול: בחינה, השגות ובקשות מתחרות
הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר | הליך השגה חד צדדית | בחינה מהירה של סימן מסחר | הליך בקשות מתחרות – תנאים לפתיחת ההליך | הליכי רישום סימן מסחר: השגות, בקשות מתחרות והתנגדות | תחרות בין בקשות לסימני מסחר
