תחרות בין בקשות לסימני מסחר

שני עסקים עשויים להגיש בקשות לרישום סימני מסחר דומים לגבי אותם טובין, ולעיתים כל אחד מהם סבור שהוא בעל הזכות העדיפה בסימן. כאשר מתקיימים התנאים שבסעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, עשוי רשם סימני המסחר לפתוח בהליך בקשות מתחרות ולהכריע איזו בקשה תמשיך בהליכי הרישום. השאלה אינה רק מי הגיש ראשון: הפסיקה מייחסת משקל גם לשימוש המסחרי בסימן ולתום הלב של הצדדים.

מאמר זה עוסק בהכרעה בזכות העדיפות בין המבקשים ובאפשרות החריגה לרישום מקביל. את תנאי הסף לפתיחת הליך התחרות, ובהם הדרישה שהבקשה המאוחרת הוגשה לפני קיבול הבקשה המוקדמת, מסביר המאמר הליך בקשות מתחרות – תנאים לפתיחת ההליך. את בחינת הכשירות של בקשה לאחר ההכרעה מסביר המאמר המרכזי הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר.

ההכרעה לפי סעיף 29 אינה מבוססת רק על זכות קדימה בזמן

סעיף 29(א) מסמיך את הרשם להשהות את קיבול הבקשות המתחרות עד להסדרת הזכויות בהסכמה שקיבלה את אישורו, ובהיעדר הסכמה מאושרת להחליט בהחלטה מנומקת לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים. מדובר בשלב של בירור זכות העדיפות היחסית בין המבקשים, ולא בהחלטה סופית שכל הדרישות לרישום הסימן התקיימו.

בפסיקה התגבשו שלושה מבחנים מרכזיים להכרעה: מועד הגשת הבקשות, היקף השימוש שנעשה בסימן בישראל, ותום הלב בבחירת הסימן ובאימוצו. בין האסמכתאות שבהן נדונו המבחנים מצויים בג״ץ 476/82 אורלוגד בע״מ נ׳ רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וע״א 11188/03 קונטקט לינסן (ישראל) בע״מ נ׳ רשם הפטנטים. מבחני השימוש ותום הלב נתפסים בדרך כלל כבעלי משקל מרכזי, בעוד שמועד הגשת הבקשה הוא שיקול חשוב אך לא בהכרח מכריע.

מבחן ראשון: מועד הגשת הבקשות

מועד ההגשה מאפשר לזהות מי פנה ראשון לרישום. נניח שעשו הגיש בקשה לרישום סימן מסחר ולאחר ימים אחדים הגיש יעקב בקשה דומה לגבי אותם טובין. הקדימות של עשו היא עובדה רלוונטית, אך אינה מעניקה לו בהכרח ניצחון בהליך: ייתכן שיעקב עשה שימוש מסחרי ממושך יותר בסימן עוד לפני הבקשה הראשונה, או שבחירת הסימן על ידי עשו נעשתה בחוסר תום לב.

לכן יש לבחון את התאריכים לצד השימוש בפועל והנסיבות שבהן בחר כל צד בסימן. להבדיל, השאלה אם עצם מועדי הבקשות מאפשרים לפתוח בהליך לפי סעיף 29 היא שאלת סף נפרדת, הנדונה במאמר על התנאים לפתיחת הליך בקשות מתחרות.

מבחן שני: היקף השימוש בסימן בישראל

במסגרת מבחן השימוש בוחנים מתי החל כל מבקש לעשות שימוש בסימן, עד כמה היה השימוש רציף, מה היה היקפו המסחרי בישראל, באילו טובין ושירותים נעשה והאם הציבור נחשף לסימן באופן העשוי לזהות מקור מסחרי מסוים. הראיות עשויות לכלול חשבוניות ומכירות, חומרי פרסום, אריזות, מסמכים על הפצה ושיווק ונתונים נוספים המעידים על שימוש ממשי בסימן.

יש משמעות גם לשימוש שנעשה בתקופה שבין הגשת הבקשה לבין הדיון בהליך התחרות. עם זאת, נתוני מכירות או תקציבי פרסום אינם ראיה מכרעת כשלעצמם, ויש לבדוק את הקשר בינם לבין הסימן המדויק ואת נסיבות השימוש. למשל, שימוש מאוחר שנועד ליצור יתרון מלאכותי לאחר שהוגשה בקשה של מתחרה עשוי לקבל משקל שונה משימוש מוקדם, עצמאי ורציף.

במקרים שבהם מתגלה התנגשות משמעותית, הכנת התשתית הראייתית לבקשות מתחרות לרישום סימן מסחר מחייבת לעיתים שחזור של היסטוריית השימוש של כל מבקש, ולא רק בדיקת תאריך הגשת הבקשה בפנקס. בכך נבחנת הזיקה המסחרית הממשית לסימן והמשמעות שנרכשה לו בציבור הרלוונטי.

מבחן שלישי: תום הלב בבחירת הסימן

מבחן תום הלב מתייחס למניעים ולנסיבות שבהן בחר כל מבקש בסימן. בין השאלות הרלוונטיות: האם המבקש ידע על הסימן של המתחרה; האם ביקש ליהנות ממוניטין שנרכש קודם לכן; האם קיימת זיקה עסקית קודמת בין הצדדים; והאם הסברו לבחירת הסימן מתיישב עם הראיות. תום הלב אינו נלמד רק מהצהרת המבקש שבחר בסימן בעצמו, אלא גם ממעשיו ומהתמונה העובדתית הכוללת.

כך, בהחלטה בעניין ״סבון של פעם״, בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 138115 ו־140925, נדונה שאלת הבחירה בסימן לנוכח שימוש ומוניטין שקדמו להגשת הבקשה המתחרה. הדוגמה ממחישה כי בחירה מודעת בסימן המזוהה עם גורם אחר עלולה להיות שיקול משמעותי נגד המבקש, גם אם מועד הגשתו קרוב למועד הגשת הבקשה שכנגד.

אין לגזור מן הדוגמאות כלל שלפיו המבקש הראשון תמיד זוכה או שלפיו דמיון בין סימנים מוכיח חוסר תום לב. יש לבחון את מקור הדמיון, את האופי המבחין של הרכיבים המשותפים ואת הראיות להיכרות מוקדמת ולניסיון להיבנות ממוניטין של אחר.

רישום מקביל בתום לב לפי סעיף 30

סעיף 30(א) לפקודה מאפשר לרשם, במקרים של שימוש מקביל בתום לב או בנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת, להתיר רישום סימני מסחר זהים או דומים על שם בעלים שונים לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. הרשם רשאי לקבוע תנאים והגבלות מתאימים. מדובר בסמכות הנתונה לשיקול דעתו, ולא בזכות אוטומטית של כל מי שהשתמש בסימן במשך תקופה מסוימת.

בחינת אפשרות זו קשורה לשיקולים של שימוש ותום לב, אך מחייבת גם תשומת לב לחשש להטעיית הציבור. תנאי שימוש או הגבלות מתאימות עשויים, במקרים מסוימים, לצמצם חשש לבלבול, אך אין להניח שניתן להסדיר כל התנגשות באמצעות הסכמה בין הצדדים או חלוקה מלאכותית של השימוש. בין היתר, בהחלטה בעניין Zuker נ׳ Rabino, בקשות לרישום סימנים 232681 ו־238067, נדונה אפשרות להתאמת פרטי הבקשות ולהמשך קיומם של סימנים לצד זה, בהתאם לנסיבות ולהגדר הטובין.

ההבחנה בין בקשות מתחרות לבין שימוש מקביל מוסברת גם בפרק על סימני מסחר בספר Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד. בדיון בכל מקרה יש להפריד בין השאלה למי זכות עדיפה, השאלה אם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום מקביל, והשאלה אם הרישום שיתאפשר עלול להטעות.

הסכמה בין המבקשים אינה מחליפה את שיקול דעת הרשם

סעיף 29 מאפשר לצדדים להציג הסכמה לגבי הסדרת הזכויות, ובלבד שהרשם מאשר אותה. אם מוצע הסכם שימוש או רישום מקביל, יש לבחון גם את הוראות סעיף 30 ואת האינטרס הציבורי במניעת הטעיה. בחוזר רשם סימני המסחר 013/2012, שעודכן בדצמבר 2014, נקבעו הנחיות לטיפול בבקשות מתחרות, לרבות הסכמות ובקשות בין־לאומיות המייעדות את ישראל. המשמעות היא שהסכם מסחרי בין שני מבקשים הוא נתון חשוב, אך אינו יוצר כשלעצמו חובה לרשום את שני הסימנים.

אם לא מושגת הסכמה מאושרת, הרשם יכריע לגבי הבקשה שתמשיך בהליכי הרישום. גם בקשה שנבחרה להמשך עדיין טעונה בחינה של כשירות הסימן לפי יתר הוראות פקודת סימני המסחר, לרבות האופי המבחין ועילות פסלות. על מסלול הבחינה ניתן לקרוא במאמר הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר.