חברת עשינו עסק בע"מ הגישה בקשה לסימן מסחר אשר פורסמה להתנגדות. חברת פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ הגישה התנגדות לסימן. ההתנגדות נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 5.12.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר בשני סוגים: כלים חשמליים בסוג 7, התקנים למאור בסוג 11.
המתנגדת הגישה התנגדות לרישום סימני המסחר בטענה כי הסימנים המבוקשים דומים עד כדי הטעייה לסימניה הרשומים בסוגים 7, 8, 11, 12 והינם טובין מאותו הגדר. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בינה לבין המבקשת קשרים עסקיים, וכי בחוזה שנחתם ביניהן, הסכימה המבקשת שלא לעשות כל שימוש בסימנה או בשמה של המתנגדת.
המבקשת טוענת כי המילה "PIONEER" הינה מילה גנרית שלא ניתן לרכוש בה בעלות וכי קיימים גופים עסקיים לא מעטים המשתמשים בה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת, נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(6) ו-11(9) לפקודת סימני המסחר.
בנוסף נפסק כי המבקשת תשלם למתנגדת הוצאותיה בהליך זה בסך 1,500 ₪ ושכר טרחת עורכי דינה בסך 16,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הדמיון בין הסימנים
סעיף 11(9) לפקודה קובע כדלקמן:
"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות"
לצורך בחינת קיומו של דמיון מטעה בין סימנים, פיתחה הפסיקה את "המבחן המשולש", הכולל את מבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלה נוסף מבחן השכל הישר הניצב בפני עצמו.
מבחן המראה
הערכת הדמיון במראה הסימנים נעשית על פי הסימנים בשלמותם, אך תוך שימת לב מיוחדת למרכיביהם הדומיננטיים.
הרכיב הדומיננטי בשני הסימנים הינו המלה "PIONEER" וזאת למרות השוני בעיצובים. משום הרכיב המילולי המשותף המובלט, ומפאת זיכרונו הבלתי מושלם של הלקוח, ניתן להניח כי צרכן סביר יטעה לחשוב שמדובר בסימני מסחר המציינים מקור טובין אחד.
מבחן הצליל
נפסק כי כאשר עסקינן במוצרים שאינם מוצרי מדף, מקבל מבחן הצליל משנה חשיבות, שהרי הלקוח הוגה את הסימן באוזני הזבן ולא רק קורא אותו על גבי האריזה.
נפסק כי הלקוח הממוצע יקצר את הסימן בהגייתו ויתמקד ברכיב הדומיננטי בו. יתרה מכך, לקוח סביר יכול להניח כי מוצרים הנושאים את הסימנים הינם של אותו יצרן או משווק, כאשר הסימן "PIONEER" הינו סימן הבית והמלים POWER TOOLS"" הינם סימן מוצר.
על כן נפסק כי אין הבדל משמעותי בהגיית הסימנים.
מבחן סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק
על מנת להכריע בשאלה האם טובין הינם מאותו הגדר מקובל להפעיל מספר מבחנים אשר פורטו בספרו של א.ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", התשל"ג – 1973, בעמ' 82-83:
"א. מהו טבע הסחורות והרכבן?
ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות?
ג. מה הם צינורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות?
אם לפי אחד משלושת המבחנים קיים דמיון או קרבה, יש הצדקה להוצאות המסקנה, שסוגי הסחורות דומים. ברם, נראה (גם לפי הפסיקה האנגלית), כי המבחן השלישי אינו בעל משקל כמו המבחן הראשון והשני."
נפסק כי למרות ההבדל בין הפרטות ובין סוג המוצרים הנמכרים על ידי כל אחד מהצדדים, הצרכן רגיל לראות חברות מתרחבות לתחומים נושקים. החפיפה המסוימת בין הסחורות והעובדה שהתחומים הינם נושקים עשויות להוביל למסקנה כי הסחורות הינן מאותו הגדר.
לעניין זה אזכרה סגנית הרשם את החלטת הרשם בבקשה למחיקת סימן מסחר מס' 129015 HIKE, NIKE International Ltd נ' שי מכר סחר (1996) בע"מ (פורסמה בנבו, 3.12.2008):
"לטעמי אין נפקות לעובדה כי הסחורה הנמכרת על-ידי מבקשות המחיקה והחופפת לזו הנמכרת על-ידי בעלת הסימן, מהווה רק חלק מפעילותן של מבקשות המחיקה, בעוד היא מהווה את עיקר פעילותה של בעלת הסימן. ברגע ששני הצדדים עוסקים במכירה בישראל של אותו סוג מוצרים, מדובר באותו הגדר."
על כן נפסק כי סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק דומים.
מבחן יתר נסיבות העניין
נפסק כי במסגרת מבחן זה יובאו בחשבון שיקולים מסחריים נוספים הרלוונטיים להליך.
המבקשת טענה כי המלה PIONEER הינה מלה גנרית ולפיכך לא ניתן להעניק בה שימוש ייחודי לגורם יחיד. לעניין זה מפנה המבקשת לסימני מסחר שנרשמו בתחומים שונים כגון חומרי בנין ואספלט, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ועוד.
נפסק כי המלה PIONEER הינה מלת שבח בהקשרים מסוימים ולפיכך לא תוענק לה הגנה רחבה בשונה מסימנים מרמזים, שרירותיים או דמיוניים, אך היא אינה מלה גנרית ביחס לטובין הנדונים. יחד עם זאת, הסימן הרשום, המהווה בסיס להתנגדות לפי סעיף 11(9) לפקודה, הינו סימן מעוצב והמלה PIONEER הינה הרכיב הדומיננטי בו וכך גם בסימן המבוקש לרישום. זאת ועוד, היא אינה כה נפוצה בתחום הרלוונטי עד כי הופכת היא ל"שקופה".
גם היחסים החוזיים בין הצדדים מהווים גורם נוסף בתוך סל השיקולים. נטילת חלק מסימן המסחר אין לה כל הסבר ממשי. זאת ועוד, נראה כי התנהגות זו אינה מתיישבת עם החובה לקיים חוזים בדרך מקובלת ובתום לב (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973).
על כן נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
חוסר תום לב ברישום סימן מסחר
חוסר תום לב מטעם המבקש הינו שיקול כבד משקל, אשר עשוי להתווסף לשיקולים הנלקחים בחשבון במסגרת עריכת מבחני הדמיון בין הסימנים.
חוסר תום לב אינו בגדר פגיעה בתקנת הציבור
לטענת המתנגדת הבקשה לרישום סימן מסחר הוגשה בחוסר תום לב וחוסר עילת תום לב היא עילה לאי כשירות הסימן לרישום וזאת בשל הוראות סעיף 11(5) לפקודה – פגיעה בתקנת הציבור.
סגנית הרשמת לא קיבלה טענה זו ופסקה כי חוסר תום לב בהגשת הבקשה אינו שווה ערך הוא לפגיעה בתקנת הציבור.
נפסק כי הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב כעילה עצמאית, הפוסלת סימן מסחר לרישום.
חוסר תום לב ותחרות בלתי הוגנת ברישום סימן מסחר
תום הלב הינו אחד מן הרכיבים ההכרחיים בעילת התחרות הבלתי הוגנת הקבועה בסעיף 11(6) לפקודה. גם עובדה זו מצביעה על כך שלא די בחוסר תום הלב לבדו כדי לשלול את כשירות הרישום של סימן מסחר.
מובן כי שיקול זה הינו אחד מן הרכיבים של עילת התחרות הבלתי הוגנת. נראה כי נדירים יהיו המקרים בהם חוסר תום הלב אינו נלווה לרכיבים הנוספים של התחרות הבלתי הוגנת, דהיינו, סימן מסחר בעל מוניטין אשר הסימן המבוקש מנסה להידמות לו.
נפסק כי חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום ובבחירת הסימן מטה את הכף לקבוע במקרה זה כי יש לקבל את ההתנגדות גם בעילה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.
חוסר תום לב כעילה למחיקת סימן מסחר רשום
סעיף 39(א1) לפקודה קובע כעילה למחיקת סימן מסחר ואף מבטל את תקופת ההתיישנות להגשת בקשת מחיקה מעילה זו כדלקמן:
"על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."
מושג "תום הלב" בהקשר של סעיף 39(א1) לפקודה נותח בהרחבה בהחלטת סגן הרשם בעניין Gianni Versace S.p.A. נ' וורסצ'ה 83 בע"מ. עיקר השימוש בסעיף זה ייעשה כאשר המבקש הגיש את בקשתו לרישום סימן בשעה שידע על סימן אחר בעל מוניטין וניסה ליהנות ממוניטין זה, דהיינו בנסיבות בהן ניתן להסיק כי רישום הסימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת.
