במקרים רבים אמצאה מתפתחת בהדרגה. לאחר הגשת בקשת פטנט ראשונה מתווספים רכיבים, שיפורים או חלופות, ובהמשך מוגשת בקשה נוספת או בקשת PCT. במצב כזה ניתן, בכפוף לתנאים הקבועים בדין, לבסס את הבקשה המאוחרת על מספר דיני קדימה, מנגנון המכונה Multiple Priorities.
למנגנון זה יתרון משמעותי. הוא עשוי לאפשר שמירה על תאריך מוקדם עבור חומר שכבר נכלל בבקשה הראשונה, ובמקביל להכיר בתאריך מאוחר יותר עבור חומר חדש שנוסף בבקשה נוספת.
עם זאת, ריבוי דיני קדימה בבקשת פטנט יוצר גם מורכבות משפטית. לא כל רכיב באמצאה ולא כל חלק בתביעה זכאים בהכרח לאותו תאריך אפקטיבי. לכן, כאשר בקשה מבוססת על מספר בקשות קודמות, יש לבחון בנפרד איזה חומר נתמך בכל אחת מהן ומהו התאריך האפקטיבי הרלוונטי לכל חלק מהאמצאה.
הסיכון משמעותי במיוחד כאשר בקשת PCT מוגשת לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד הבקשה הראשונה, אך בתוך 12 חודשים ממועד בקשה שנייה. במקרה כזה יש לבחון בנפרד את הזכאות של כל רכיב וכל תביעה לדין הקדימה הנטען.
להסבר כללי על תהליך הגשת בקשות פטנט והשלבים השונים בהליך, ראו השלבים לרישום פטנט.
כיצד פועל מנגנון ריבוי דיני הקדימה?
נניח כי ביום 1.1.2025 מוגשת בקשה ראשונה, Priority A. ביום 1.11.2025 מוגשת בקשה שנייה, Priority B, הכוללת את החומר של הבקשה הראשונה וכן חומר חדש. ביום 1.2.2026 מוגשת בקשת PCT.
במצב כזה, חומר שנחשף כדין בבקשה A עשוי להיות זכאי לתאריך 1.1.2025, ככל שדין הקדימה הנובע ממנה תקף. חומר שנחשף לראשונה בבקשה B עשוי להיות זכאי לתאריך 1.11.2025. חומר חדש שהופיע לראשונה בבקשת ה־PCT יקבל, ככלל, את מועד הגשת ה־PCT.
התוצאה אינה אוטומטית. יש לבדוק ביחס לכל רכיב האם בקשת הקדימה שעליה מבקשים להסתמך אכן מגלה אותו במידה הנדרשת והאם יתר התנאים להכרה בדין הקדימה מתקיימים.
למעשה, בתוך אותה משפחת פטנטים עשויים להתקיים מספר תאריכים אפקטיביים שונים.
היתרונות של Multiple Priorities
היתרון העיקרי של ריבוי דיני קדימה הוא האפשרות לשמר תאריך מוקדם ביחס לחלקים שונים של האמצאה.
המבקש יכול להגיש בקשת פטנט ראשונית במהירות, להמשיך בפיתוח האמצאה במהלך שנת הקדימה, ובהמשך להגיש בקשה נוספת הכוללת שיפורים, חלופות או רכיבים חדשים.
אפשרות זו חשובה במיוחד כאשר הפיתוח הטכנולוגי ממשיך לאחר הגשת הבקשה הראשונה והמבקש אינו מעוניין לוותר על התאריך המוקדם ביחס לחומר שכבר נחשף.
ריבוי קדימויות עשוי גם ליצור גמישות בניסוח התביעות. הדבר בולט במיוחד ב־EPO, שבו דוקטרינת ה־partial priority מאפשרת בנסיבות מתאימות להכיר בתאריכים אפקטיביים שונים לחלקים שונים מהיקפה של אותה תביעה.
הסיכון המרכזי: דין הקדימה הראשון אינו בהכרח תקף
עצם העובדה שבבקשת PCT מופיעים מספר מסמכי קדימה אינה מוכיחה שכל אחד מדיני הקדימה תקף.
כאשר בקשת ה־PCT מוגשת יותר מ־12 חודשים לאחר Priority A, יש לבדוק האם ניתן עדיין להכיר ב־A כבסיס תקף לדין קדימה, ובפרט האם קיימת אפשרות של restoration of the right of priority.
אם דין הקדימה של A אינו מוכר, חומר שנחשף לראשונה ב־A עלול שלא ליהנות מהתאריך המוקדם שלה.
לעומת זאת, חומר שנחשף לראשונה ב־Priority B עשוי ליהנות מהתאריך של B, ככל שהבקשה המאוחרת הוגשה במועד והתקיימו יתר התנאים להכרה בדין הקדימה.
לכן, בעת ניתוח בקשת פטנט המבוססת על מספר בקשות קודמות, לא נכון להסתפק ברשימת הקדימויות המופיעה בכותרת הבקשה. יש לבדוק מהו התאריך האפקטיבי של כל רכיב מהותי.
PCT ו־Restoration of the Right of Priority
במסגרת ה־PCT ניתן, בתנאים המתאימים, לבקש restoration of the right of priority כאשר הבקשה הבינלאומית הוגשה לאחר תום תקופת 12 החודשים, אך בתוך התקופה הנוספת המותרת לפי כללי ה־PCT.
הבחינה עשויה להתבסס על מבחן due care או על מבחן unintentionality, בהתאם למשרד המקבל ולמבחן שהוא מחיל.
במסגרת מבחן due care נבחנת השאלה האם המבקש נקט באמצעים הסבירים שנדרשו בנסיבות כדי לעמוד במועד ההגשה. מדובר בבחינה עובדתית של נסיבות האיחור ושל הצעדים שננקטו ביחס להגשה הספציפית.
לכן, כאשר בקשת PCT הוגשה לאחר תום תקופת 12 החודשים, יש לבדוק מיד האם ניתן לבקש restoration ומהן העובדות והראיות הנדרשות לצורך הבקשה.
למידע נוסף על הליך ה־PCT והכניסה לשלב הלאומי בישראל, ראו PCT National Phase Entry in Israel.
ישראל: מבחן ה־Due Care
בישראל, סוגיית דין הקדימה מוסדרת בין היתר בחוק הפטנטים ובכללים החלים על בקשות PCT הנכנסות לשלב הלאומי בישראל.
כאשר בקשת PCT הוגשה לאחר תום תקופת 12 החודשים אך בתוך התקופה המאפשרת בקשת restoration, ניתן בנסיבות המתאימות לבקש את השבת זכות הקדימה.
ישראל מחילה את מבחן ה־due care. לפיכך, המבקש נדרש להראות כי נקט באמצעים סבירים כדי להבטיח שהבקשה הבינלאומית תוגש במועד.
המשמעות המעשית היא שהחלטה חיובית לגבי restoration במסגרת ה־PCT אינה בהכרח סוף הניתוח. יש לבדוק כיצד זכות הקדימה תיבחן בישראל ומה יהיה התאריך האפקטיבי של החומר הרלוונטי במסגרת ההליך הישראלי.
לסקירה רחבה יותר של הליך הבחינה בישראל, ראו Patent Prosecution in Israel.
ארה״ב: Effective Filing Date
בארה״ב השאלה המרכזית היא מהו ה־effective filing date של ההמצאה הנתבעת.
בתיק המבוסס על מספר בקשות קדימה יש לבחון כל תביעה, ולעיתים כל רכיב מהותי בתביעה, ולשאול לאיזה מועד מוקדם היא זכאית ביחס לחומר הנתבע.
אם חומר מסוים אינו נתמך כדין בבקשה קודמת, הוא לא ייהנה מהמועד המוקדם ביחס לאותו subject matter.
המשמעות המעשית היא שיש לבצע effective-date analysis ביחס לתביעות ולרכיבים המהותיים שלהן. התאריך האפקטיבי חשוב, בין היתר, לצורך קביעה אילו פרסומים או בקשות עשויים להיחשב prior art.
לכן, כאשר קיימות מספר בקשות קדימה, עצם הכללתן בבקשת ה־PCT אינה מספיקה. יש לבדוק מהו הבסיס המשפטי והעובדתי לזכאות של כל חלק מהתביעה למועד המוקדם.
EPO: Multiple Priorities ו־Partial Priority
ה־EPO מאפשר לטעון למספר דיני קדימה ואף למספר קדימויות ביחס לתביעה אחת.
במסגרת דוקטרינת partial priority, תביעה רחבה עשויה לכלול חלק הזכאי לדין קדימה מוקדם וחלק שאינו זכאי לו.
כך, למשל, אם תביעה כוללת חלופות A ו־B, כאשר A נחשפה בבקשת קדימה אחת ו־B נחשפה בבקשת קדימה אחרת, ניתן בנסיבות המתאימות לייחס לכל חלופה את התאריך האפקטיבי המתאים לה.
עם זאת, ריבוי קדימויות אינו מאפשר ליצור באופן מלאכותי שילוב חדש ממספר מסמכי קדימה שונים. אם רכיב C נחשף במסמך אחד ורכיב D במסמך אחר, אך השילוב C+D אינו נחשף כדין באף אחד ממסמכי הקדימה, השילוב אינו מקבל אוטומטית את המועד המוקדם.
המבחן המעשי הוא אפוא איזה subject matter נחשף בכל מסמך קדימה ואיזה חלק מהיקף התביעה נתמך בגילוי זה.
Self-Collision ו־Toxic Priority ב־EPO
לשאלת דין הקדימה יכולה להיות חשיבות מיוחדת כאשר קיימות מספר בקשות מאותה משפחת פטנטים.
אם חלק מתביעה אינו זכאי לדין הקדימה הנטען, בקשה קודמת או מקבילה עשויה, בתנאים המתאימים, להפוך לרלוונטית כ־prior art.
דוקטרינת ה־partial priority מאפשרת, בנסיבות המתאימות, להתייחס לתביעה רחבה כאילו היא כוללת חלקים שונים בעלי תאריכים אפקטיביים שונים.
הדבר עשוי להיות משמעותי במיוחד במצבים המכונים self-collision או toxic priority, שבהם בקשה מאותה משפחת פטנטים עלולה להשפיע על כשירותה של בקשה מאוחרת.
לכן, כאשר קיימים מספר מסמכי קדימה, חשוב לבחון לא רק אם נרשמה תביעת קדימה פורמלית, אלא גם איזה חומר נתמך בפועל בכל אחד ממסמכי הקדימה.
כיצד לבצע Priority Audit?
כאשר בקשת פטנט מבוססת על מספר דיני קדימה, מומלץ להכין Priority Map הממפה כל רכיב, חלופה ושילוב בתביעות אל הבקשה הראשונה שבה הם נחשפו.
יש לבדוק האם דין הקדימה הראשון תקף, איזה חומר נתמך בבקשה הראשונה, איזה חומר נוסף נתמך בבקשה השנייה ומהו מועד החשיפה הראשון של כל רכיב.
בנוסף, יש לבדוק האם קיימים פרסומים בין מועדי הקדימה, האם חומר מסוים נחשף לציבור בתקופת הביניים ומהו התאריך האפקטיבי שלו בכל אחת מהמדינות שבהן מבקשים הגנה.
כאשר בקשת ה־PCT הוגשה לאחר תום תקופת 12 החודשים, יש לבדוק גם האם ניתן או היה ניתן לקבל restoration ומהי השפעת ההחלטה על המדינות שבהן מתכוונים להיכנס לשלב הלאומי.
חשוב במיוחד לבדוק האם קיימת חשיפה ל־self-collision, ל־prior art פנימי מתוך משפחת הפטנטים או לפרסומים חיצוניים שהתרחשו בין מועדי ההגשה.
במקרים שבהם נוספו לבקשה המאוחרת רכיבים חדשים, יש לבחון גם את שאלת התמיכה בחומר המקורי ואת השפעת השינויים על מועד הקדימה והיקף ההגנה.
האם החלטת Restoration במסגרת ה־PCT מחייבת את המדינות?
לא בהכרח.
יש להבחין בין שלוש שאלות שונות: האם בקשת ה־PCT הוגשה כדין, האם דין הקדימה תקף, והאם הכניסה לשלב הלאומי בוצעה במועד.
תשובה חיובית לשאלה הראשונה או השלישית אינה מבטיחה בהכרח תשובה חיובית לשאלת הקדימה.
ייתכן שמשרד מקבל במסגרת ה־PCT יקבל בקשת restoration לפי הקריטריון החל אצלו, בעוד שמשרד לאומי יבחן את שאלת הקדימה בהתאם לדין ולמבחנים החלים עליו.
בישראל, למשל, השאלה נבחנת לפי מבחן due care. לכן, גם כאשר התקבלה בקשת restoration במסגרת ה־PCT, יש לבדוק בנפרד כיצד תשפיע ההחלטה על ההליך הישראלי.
האם ניתן לטעון למספר דיני קדימה בבקשת PCT?
כן. בקשה מאוחרת יכולה לתבוע מספר דיני קדימה, בכפוף לכך שכל תביעת קדימה עומדת בתנאים הרלוונטיים ושהחומר שלגביו נטענת הקדימה נתמך בבקשה המתאימה.
עצם ציון מספר בקשות קדימה אינו קובע את התאריך האפקטיבי של כל התביעות. יש לבדוק את הזכאות המהותית לכל אחד ממועדי הקדימה.
מה קורה אם בקשת PCT מוגשת לאחר 12 חודשים מהבקשה הראשונה?
אם ההגשה נעשתה בתוך התקופה שבה ניתן לבקש restoration, ייתכן שניתן יהיה להשיב את זכות הקדימה.
יש לבדוק את המבחן החל, את נסיבות האיחור ואת הראיות הנדרשות לצורך הבקשה.
בנוסף, יש לבדוק בנפרד כיצד restoration שהתקבל בשלב הבינלאומי יטופל במדינות שבהן ייכנס המבקש לשלב הלאומי.
האם כל התביעות בבקשה מקבלות את אותו תאריך קדימה?
לא בהכרח.
כאשר בקשה כוללת חומר שנחשף במועדים שונים, חלקים שונים של התביעות עשויים להיות זכאים לתאריכים אפקטיביים שונים.
לכן, בבקשה הכוללת מספר מסמכי קדימה, חשוב לבצע ניתוח של כל תביעה ושל החומר שעליו היא מבוססת.
מהו Partial Priority ב־EPO?
Partial priority מאפשר, בנסיבות המתאימות, להכיר בכך שחלק מה־subject matter הכלול בתביעה רחבה זכאי למועד קדימה מוקדם, בעוד שהחלק הנותר זכאי למועד מאוחר יותר.
מנגנון זה חשוב במיוחד כאשר התביעה כוללת חלופות או רכיבים שנחשפו בשלבים שונים במהלך התפתחות האמצאה.
המסקנה המעשית
כאשר קיימים מספר דיני קדימה, לא נכון להסתפק ברשימת מסמכי הקדימה המופיעה בבקשה.
יש לבצע ניתוח נפרד של כל רכיב וכל תביעה ולזהות את התאריך האפקטיבי הרלוונטי בישראל, בארה״ב, ב־EPO ובמדינות מרכזיות נוספות.
הדבר חשוב במיוחד כאשר בקשת ה־PCT הוגשה לאחר חלוף 12 חודשים ממועד הקדימה הראשונה, כאשר נוספו רכיבים טכנולוגיים במהלך שנת הקדימה או כאשר פורסם מידע בתקופה שבין ההגשות.
Priority Audit מסודר מאפשר לזהות מראש פרסומים שעלולים להפוך ל־prior art, לבחון את הצורך ב־restoration ולהתאים את אסטרטגיית התביעות לכל מדינה.
במקרים מורכבים של ריבוי דיני קדימה מומלץ לבצע את הניתוח כבר לפני הגשת בקשת ה־PCT או לפני הכניסה לשלבים הלאומיים, יחד עם עורך פטנטים המכיר את מבנה משפחת הפטנטים ואת אסטרטגיית ההגשה הבינלאומית.
לפירוט נוסף ראו בספרי: י' דרורי, "דיני פטנטים", הוצאת פרלשטיין גינוסר (2023), כרך א, בעמ' 579–580.
