תביעה ותביעה נגדית שהוגשה על ידי אפנת רן – לי סחר (2003) בע"מ ומנהלה חגי אהרמי כנגד נתן נוסבוים והניה גולדה נוסבוים. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט גדעון גינת. ביום 27.10.2013 ניתן לפסק הדין בתיק.העובדות: שתי תובענות שעניינן אחד, ואשר הדיון בהן אוחד. האחת, תביעה שהוגשה על ידי רן לי וחגי בגין הפרת סימן מסחר רשום "MIKADO". התובענה השניה הינה המרצת פתיחה שהגישו נוסבוים לבית משפט השלום בהרצליה, במסגרתה ביקשו כי ייקבע שהם היו רשאים לעשות שימוש בשם MIKADO, וכי הם רשאים להוסיף ולעשות בו שימוש גם בעתיד.
תוצאות ההליך: תביעת רן לי התקבלה וניתן צו מניעה קבוע האוסר על נוסבוים לעשות כל שימוש בשם MIKADO.
בנוסף, חייב בית המשפט את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 44,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
תוקפו של סימן המסחר
סעיף 64 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה) קובע כי רישומו של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתוקפו. בע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' יהודה גואטה (לא פורסם [פורסם בנבו] – 16.6.13) הדגיש כב' השופט י' עמית כי לעצם רישום הסימן השלכות במישור הראייתי:
"…עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום. בשלב זה, רשאי כל המעוניין להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר (סעיף 24 לפקודה) ונטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום. לעומת זאת, משעה שנרשם הסימן, נקודת המוצא היא כי הסימן עומד בתוקפו, וצד הטוען אחרת, כגון נתבע בתביעת הפרה או צד שנפגע המעוניין להביא למחיקת הסימן מהמרשם, הם הנושאים בנטל להראות כי הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה או כי מתקיימת עילה למחיקתו (בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, 318 (1988) (להלן: עניין קליל)".
הגנת שימוש אמת
סעיף 46 לפקודה קובע כי "(א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם…". על מנת לגבור על זכותם הבלעדית של התובעים לעשות שימוש בסימן שרשמו, טוענים הנתבעים כי עומדת להם הגנת "שימוש אמת", המעוגנת בסעיף 47 לפקודה, וזאת לאור השימוש שעשו בשם "מיקדו" כשם עסקם עוד משנת 2004, בטרם נרשם הסימן.
נפסק כי הנתבעים לא הציגו כל ראיה לשימוש פומבי בשם MIKADO לפני שנת 2005 (שנת הרישום). לפיכך, נפסק כי לא ניתן לקבוע כי בתקופה שקדמה לרישום סימן המסחר על ידי התובעים, רכש השם MIKADO שהיה בשימוש על ידי הנתבעים מוניטין כה רב, עד כי לא היה מקום כלל לרשום את הסימן על שם התובעים, ולהקנות להם זכויות קנייניות בו.
סעיף 47 לפקודה שכותרתו "שמירה על שימוש אמת" קובע:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
ואילו סעיף 1(ב) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 מורה:
"שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין".
בית המשפט שאל "האם די בעובדה שהשם "מיקדו" הינו שם עסקם של הנתבעים, כמו גם בשימוש שעשו בשם במהלך השנים, לפני ואחרי רישום הסימן על שם התובעים, על מנת לומר שמדובר ב"שימוש אמת"? ".
נפסק כי מן הראיות שהובאו ניתן ללמוד, כי הנתבעים אכן החלו להשתמש בשם "מיקדו" עוד בשנת 2004, עובר לרישום הסימן. השם "מיקדו" הינו שם עסקם של הנתבעים, עוד בטרם נרשם סימן המסחר על שם התובעים. עם זאת, נראה כי היקף השימוש בשם "מיקדו" או MIKADO בשנים הראשונות להקמת העסק אינו רב, ואין כל ראיה כי העסק היה מוכר לציבור בשם זה באותן שנים.
בית המשפט אזכר את פסיקת בית המשפט העליון בעניין ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 שם נקבעו התנאים להגנת "שימוש אמת" כדלקמן:
"ההגנה שמעניק סעיף 47 לשימוש אמת בשם מסחר צריכה להיבחן על רקע העיקרון לפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע הטעיה ולהבטיח מסחר הוגן. אמנם, הוראת סעיף 47 לפקודה אינה כוללת ביטוי מפורש של התנאי לשימוש הוגן…[אך] מן הראוי כי גם אנו נעניק להוראת סעיף 47 פרשנות המבטאת את תכליתה של פקודת סימני המסחר הנטועה במרקם הדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות הוגנת והעדר הטעיה… על פי השקפה זו, כדי לבחון את תחולת הגנת סעיף 47, עלינו להעזר באמות מידה שיש בהן כדי ללמד על כנות השימוש בשם המסחרי לשם תיאור אמיתי של הטובין או השירות… עלינו לבחון האם השימוש בשם המסחרי הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים… כמו כן עלינו לבחון אם עלול הצרכן לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי" (פסקה 14).
דברים דומים נקבעו בפסיקה גם בנוגע ל"הגנת השם" במסגרת העוולה של גניבת עין. בע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה (לא פורסם [פורסם בנבו] – 6.6.00), נאמרו הדברים הבאים, היפים גם לענייננו:
"בהגנת-השם במסגרת עוולת "גניבת העין" טמונה ההנחה כי בדרך כלל השימוש בשם נעשה בתום לב ולא נילווה לו חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי מדובר בעיסקו של אחר. יתר על כן, עצם השימוש בשמו של אדם כמבטא זהות אישית של בעל העסק מניח קיומה של מודעות מוקדמת בציבור כי עשויים להתקיים עסקים נוספים בשם דומה או זהה שיתכן שהם גם בעלי תכנים זהים או דומים… לשון אחרת – השימוש בשמו של אדם בעסקו מאותת מלכתחילה לציבור הלקוחות על קיום אפשרות שיימצאו עסקים אחרים בעלי שם דומה ולפרקים גם בעלי תוכן עיסקי דומה…".
ואילו בע"א 5207/08 WORLD ORT נ' אורט ישראל (לא פורסם [פורסם בנבו] – 1.2.11) (להלן: "עניין אורט") אמרה בהקשר זה השופטת א' פרוקצ'יה את הדברים הבאים:
"…'הגנת השם' היא, על פי טיבה, הגנה יחסית בלבד, במובן זה שהיא כפופה בכל מקרה לתנאי כי אין בשימוש בשם כדי להעלות חשש סביר להטעיית הציבור (ענין פרוינדליך, בעמ' 869, 873-874; ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 341 (2004)); יוצא מכך, כי גם שימוש בשמו האמיתי של עוסק בתום לב לא יהיה מוגן באופן מוחלט אם השימוש בו עלול להטעות את הציבור… משמעות הדבר היא, כי גם אילו נזקקנו ל"הגנת השם" בעניינה של המערערת, גם אז לא היה מדובר בהגנה מוחלטת, שכן גם בהנחה שהמערערת משתמשת בתום לב בשמה ההיסטורי, לא היה בכך בלבד כדי לשלול את אחריותה לעוולת גניבת העין אילו נתקיים בשימוש בשם יסוד של חשש הטעייה (גינת, בעמ' 38-39)…".
בית המשפט סיכם כי הרוצה ליהנות מן ההגנה של "שימוש אמת" צריך להוכיח תחילה, כי השימוש שהוא עושה בשם הינו שימוש הגון ותם לב, שאינו מלווה בניסיון ליהנות מן המוניטין של הבעלים של סימן המסחר הרשום. אולם גם אם הוכח שימוש כזה, על הנתבע להוסיף ולהראות כי השימוש בשם על ידיו אינו יוצר חשש להטעיה ולבלבול בינו ובין סחורתו, לבין בעל הסימן הרשום וסחורתו.
בנוסף פסק בית המשפט כי הנתבעים עשו שימוש בשם MIKADO בתום לב.
חשש להטעייה למרות שימוש אמת בתום לב
נפסק כי קיים חשש שהציבור יטעה לחשוב כי יש קשר בין עסקי הנתבעים לבין עסקי התובעים בשל השימוש בשם הזהה.
מסגרת הבדיקה של שאלת ההטעיה אין צורך להראות כי קיימת הטעייה בפועל, ודי בקיומו של פוטנציאל ברור להטעיה ("חשש סביר", כלשון בית המשפט העליון בע"א 7980/98 בעניין פרוינדליך הנ"ל) על מנת לשלול מן הנתבע את הגנת "שימוש אמת".
בנסיבות אלו, וכאשר הנתבעים לא ביקשו לערער על תוקפו של הסימן שרשמו התובעים, לא ניתן להכיר בהגנת "שימוש אמת", ולאפשר לנתבעים להוסיף ולעשות שימוש בשם MIKADO.
בית המשפט אזכר את פסק הדין בעניין ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 341 (2004) שם דחה בית המשפט את טענת ההגנה של הנתבע בדבר "שימוש אמת", וקבע כי השימוש שעשה בשם משפחתו לא נעשה בתום לב והוא מפר את סימן המסחר (של התובעת). ככל שההצדקה למתן ההגנה חלשה יותר, כך ניטה יותר לקבל את בקשתו של הבעלים של סימן המסחר למנוע מן הנתבע את השימוש בשם הזהה או דומה לסימן. כלשון עניין טוטו זהב – השאלה היא "האם השימוש בשם המסחרי הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים".
היקף ההגנה של הסימן לטובין מאותו הגדר
בית המשפט דחה את טענת הנתבעים לפיה היה על התובעים להגביל את תחולת הסימן לבגדי גברים בלבד, שכן הם אינם עוסקים כלל במכירת בגדי נשים.
סעיף 46 לפקודת סימני המסחר קובע: "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר לטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, ובכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס". ואילו סעיף 1 לפקודה מגדיר "הפרה" של סימן המסחר כדלקמן: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר". מכאן, שבעל הסימן זכאי להגנה לא רק לגבי הטובין שלגביהם נרשם הסימן, אלא גם לגבי טובין מאותו הגדר.
מן הפסיקה עולה כי את המונח "טובין מאותו הגדר" יש לפרש בצורה רחבה. כפי שנקבע בעניין טוטו זהב, בפסקה 7:
"…אין לפרש את המונח 'אותו הגדר' בצורה דווקנית וצרה…השאלה שצריכה להישאל היא אם מצויים אנו באותה 'משפחה מסחרית' שבמסגרתה מתקיים החשש שהצרכן יסיק שקיים קשר בין בעל הסימן הרשום לעושים בו שימוש או על חסות מטעמו של בעל הסימן הרשום…".
על כן נפסק כי לא נפל פגם בעובדה שהתובעים רשמו את סימן המסחר שלהם בקטגוריה של ביגוד, מבלי לעשות הבחנה בין בגדי גברים לבגדי נשים.
הגנה על סימן מעוצב למול סימן שאינו מעוצב
הנתבעים טענו כי הם אינם עושים שימוש בסימן המסחרי המעוצב MIKADO, אלא אך ורק בשם MIKADO עצמו.
נפסק כי השם MIKADO, הינו שם שרירותי ככל שהוא מתייחס לעסק לממכר בגדים, ולכן יזכה להגנה רחבה.
כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אין צורך להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות. במקרה כזה, עצם השימוש בסימן מהווה הפרה. לעומת זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, על התובע להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות.
נפסק כי הנתבעים אמנם אינם עושים שימוש בסימן זהה לחלוטין לסימן הרשום, אולם נראה, כי השוני בין הסימנים הוא מינורי, וספק אם די בו כדי להטיל על התובעים את החובה להוכיח חשש הטעיה. מכל מקום, בחינה של סימנם של הנתבעים לאורו של "המבחן המשולש" מובילה למסקנה, כי למרות השוני בעיצוב המילה MIKADO, קיים במקרה דנן חשש אמיתי להטעיה כתוצאה מן השימוש בשם MIKADO על ידי הנתבעים.
ועל כן נפסק כי השימוש שעושים הנתבעים בשם MIKADO מפר את סימן המסחר הרשום של התובעים.
גניבת עין
סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 קובע כי:
"(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
על מנת לבסס עוולה של גניבת עין על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים: ראשית, מוניטין שיש לטובין או לשם העסק; שנית, חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הטובין שמציע הנתבע הם טובין של התובע, או כי הם קשורים אליו.
"מוניטין" בהקשר של גניבת עין פירושם: "קיומה של תדמית חיובית של המוצר בעיני הציבור, שהודות לה קיים שוק של לקוחות פוטנציאליים המעוניינים ברכישתו". קיומו של מוניטין בטובין, משמעו כי הציבור מזהה את הטובין עם עסקו של התובע.
לצורך בחינת יסוד ההטעיה יש לברר האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור. המבחן המקובל לגבי יסוד ההטעיה הוא ה"מבחן המשולש" בדומה למבחן לגבי הפרת סימן מסחר.
נפסק כי התובעים הוכיחו קיומו של מוניטין בשם MIKADO. לקוחות מזהים את הסימן MIKADO עם מקור מסויים, גם אם הם אינם יודעים שמדובר דווקא בתובעים. תמיכה נוספת במוניטין של התובעים מצויה בעדותו של רואה החשבון קטסטר, אשר העיד כי היקף המכירות של הסחורה הנושאת את השם MIKADO הינו מיליוני ₪ בשנה, וכן בעדותו של הסוכן יניב מנדל, שהעיד כי הוא מוכר את סחורת התובעים למאות חנויות ברחבי הארץ. די בעדויות אלו, שלא נסתרו, כדי לבסס קיומו של מוניטין לתובעים.
אשר לחשש להטעיה – זה נדון כבר בהקשר של הפרת סימן המסחר של התובעים. העובדה שהתובעים והנתבעים עוסקים שניהם בממכר בגדים תחת אותו השם בדיוק, יכולה בהחלט לגרום לחלק מן הציבור לטעות ולחשוב כי כאשר הם נכנסים לחנות הנתבעים המכונה MIKADO, הם רוכשים למעשה בגדים מתוצרתם של התובעים.
על כן נפסק כי הנתבעים אחראים כלפי התובעים גם בעוולה של גניבת עין.
צו מניעה קבוע בגין הפרת סימן מסחר
משנמצא שהנתבעים הפרו את סימן המסחר של התובעים, זכאים התובעים לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים להוסיף ולעשות שימוש בשם "מיקדו" או MIKADO.
פיצויים או השבה
נפסק כי התובעים אינם יכולים לעתור לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם, או לפיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן המסחר ובגין ביצוע עוולה של גניבת עין, ובנוסף לעתור להשבת רווחים שהפיקו הנתבעים שלא כדין ממעשי ההפרה הללו, על סמך החשבונות שיגישו.
פיצוי במצב של תום לב
נפסק כי אין מקום להעניק לתובעים סעד של צו למתן חשבונות או פיצויים.
נפסק כי הנתבעים פעלו לכל אורך הדרך בתום לב, מבלי שהיו מודעים לסימן שנרשם על שם התובעים, וללא כל כוונה ליהנות מן המוניטין של התובעים. נוכח תום ליבם של הנתבעים, ולאור ההיקף המצומצם יחסית של עסקיהם, אין מקום לפסיקת פיצויים.
בית המשפט הוסיף כי התובעים לא הציגו קצה קצה של ראיה לנזק שנגרם להם כתוצאה מן השימוש שעשו הנתבעים בשם "מיקדו".
