הליך שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט גרשון גוטובניק ביום 30.07.23 ניתן פסק הדין.
הצדדים:
התובעות: 1. Chloe S.A.S 2. ZINO DAVIDOFF SA 3. Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co Kg 4. Coty B.V. 5. Coty Germany GmbH 6. Lancome Parfums Et Beaute & Cie 7. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch Nendrisio 8. The Polo/Lauren Company, L.P 9. L'Oreal 10. Britney Jean Spears;
הנתבעים: 1. אויל דה לאמור בע"מ 2. שלומית ארצי 3. אמיר ארצי
התובעת 1 היא בעלת סימן מסחר מס' 50128 "CHLOE"; התובעת 2 היא בעלת סימן מסחר מס' 53026 וסימן מסחר מס' 183740 "DAVIDOFF"; התובעת 3 היא בעלת סימן מסר מס' 67067 "BOSS". התובעת 4-5 הן חברות בנות של חברת "Coty Inc." המוכרת בתחום הבישום והטיפוח, המחזיקה במגוון מותגים שונים. התובעות 4-5 הן בעלות רישיון שימוש בסימני המסחר הנ"ל, השייכים לתובעות 1-2, בהקשר של מוצרי בישום וטיפוח.
התובעות 1-5 (ואף יתר התובעות) מייצרות ומשווקות מוצרי בישום וטיפוח תחת סימני המסחר הנ"ל ברחבי העולם, לרבות בישראל. לעיתים, סימני המסחר משמשים אף לשיווק סדרות של מוצרים הנושאים שמות נפרדים, כדי שניתן יהיה להבחין בין הבשמים השונים תחת אותו המותג.
התובעת 6 היא בעלת סימן מסחר מס' 244383 "LA VIE TST BELLE" וסימן מסחר מס' 134822 "MIRACLE"; התובעת 7 היא בעלת סימן מסחר מס' 148566 "ARMANI", סימן מסחר מס' 83005 "GIORGIO ARMAI", סימן מסחר מס' 237964 "ארמני" וסימן מסחר מס' 270336 "GIORGIO ARMANI SI"; התובעת 8 היא בעלת סימן מסחר מס' 66255 "LAUREN" וסימן מסחר מס' 66256 "RALPH LAUREN"; התובעת 9 היא חברת בישום וטיפוח הפועלת ברחבי העולם. בין היתר התובעת 6 היא חברת בת של התובעת 9. התובעת 9 משווקת בשמים תחת חלק מסימני המסחר הנ"ל.
התובעת 10 היא זמרת ושחקנית מפורסמת ברחבי העולם. התובעת 10 מחזיקה, בעצמה או באמצעות חברה בבעלותה, בסימני המסחר "BRITNEY SPEARS" ו-"BRITNEY SPEARS FANTASY". התובעת טענה כי השקיעה רבות בסימנים והם רשומים על שמה בעשרות מדינות בעולם. בישראל, התובעת 10 היא בעלת סימן מסחר מס' 224383 "BRITNEY SPEARS", שנרשם, בין היתר, עבור בשמים, תמרוקים וסבונים. הסימן "BRITNEY SPEARS FANTASY" לא נרשם בישראל. המוצרים תחת סימן המסחר משווקים בישראל על ידי חברה שקיבלה רישיון לכך. רישיון זה נרשם על ידי רשם הפטנטים, סימני המסחר והעיצובים בחודש יוני 2018.
מנגד, הנתבעת 1 היא חברה משפחתית. הנתבעים 2-3 הם בעלי הנתבעת 1 ומנהליה. הנתבעת 1 עוסקת בייצוא ובשיווק של בשמים ותמרוקים.
העובדות:
שלוש תביעות נפרדות, שבמרכזן טענה להפרת סימני מסחר על ידי הנתבעת ביחס לבשמים "תואמי ריח" שהנתבעת 1 משווקת.
מוצרי הנתבעת 1 כוללים סוגים שונים של ניחוחות, שמקצתם מקוריים (פרי פיתוח הנתבעים) ומקצתם תואמים לניחוחות של בשמים מוכרים, לרבות של התובעות. מוצרים אלה עומדים בלב המחלוקת. בנוגע לבשמים הנוגעים לעניין הנדון, נטען כי הם "תואמי ריח", וכתובה עליהם באותיות קטנות מתחת לשם הנתבעת 1, המילה "Compatible" ("תואם"). מתחת לכיתוב זה, ובגודל יחסית דומה לגודל כיתוב שם הנתבעת 1, נכתב שמו של כל בושם.
התובעות טענו כי סימניהן רכשו מעמד של מותגי על, וכל אחד מהם הוא בגדר "סימן מסחר מוכר היטב" כמובנו באמנת פריז ובסעיף 1 לפקודת סימני המסחר. לגבי שמות הבשמים, התובעות טענו כי מדובר בסימני המסחר שלהן, שהוכנסו בהם שינויים קלים בלבד. למשל, במקום סימן המסחר "CHLOE", נכתב "CLOE"; במקום סימן המסחר "DAVIDOFF", נכתב "DAVIDIOFF" וכו'. הנתבעת 1 טענה שהיא משבשת בכוונה את השמות המוגנים בסימני מסחר, על מנת לבדל את מוצריה ממוצרי התובעות. היא טענה שהשינויים שהיא מבצעת אינם קלים. כך למשל, במקום סימן המסחר "La vie est belle" נרשם על הבקבוקונים והמוצרים ""Lavible ובמקום "MIRACLE" נרשם Miralce" או L.Mricl", ובנוסף, הבידול נעשה באמצעים נוספים בדוכני המכירה שלה.
הנתבעים מוכרים את מוצריהם בעיקר בדוכנים, בקניונים ובמרכזים מסחריים, ולעיתים על ידי מספר משווקים שקיבלו רישיונות שיווק. בדוכנים השונים, ליד כל בושם, מוצבים שלטים שבהם כתוב בעברית שם המותג הרלוונטי של התובעות. כמו כן, באותם שלטים נכתב שמדובר ב"ניחוח תואם". השמות בשפה העברית של הבשמים מופיעים גם בפרסומים נוספים של הנתבעת 1, למשל ברשתות החברתיות.
באשר למחיר, הנתבעת 1 מציעה ללקוחותיה שני גדלים של אריזות – בקבוקון קטן (10 מ"ל) שעולה בין 25-35 ₪; ובקבוקון גדול (30 מ"ל) שעולה בין 70-90 ₪.
התובעות טענו כי הנתבעים מפרים את סימני המסחר שלהן. הן טענו שהנתבעים עושים בסימני המסחר שלהן שימוש עבור חיקויי ריח (רפליקות) נחותים שהם משווקים ברחבי הארץ. חלק מהתובעות פנו לנתבעים בנוגע להפרת סימני המסחר שלהן, והנתבעת עמדה על כך שלא הפרה את הדין.
לאור האמור הוגשה תובענה זו, בה עתרו התובעות לצווים ולפיצויים.
כמו כן, הנתבעת 1 הגישה בקשה לביטול סימן המסחר של התובעת 10 (בריטני ספירס) בנוגע לסחורות של טיפוח ובישום. בחודש אוקטובר 2021 הבקשה נדחתה.
תוצאות ההליך: התביעות נדחו. בית המשפט חייב את התובעות לשאת, ביחד ולחוד, בהוצאות שכ"ט ב"כ הנתבעים בסף 100,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן לשאת בהוצאות הנתבעים בסך 20,000 ₪. כמו כן, בית המשפט חייב את התובעות לשאת, ביחד ולחוד, בהוצאות שנשאו הנתבעים לשם שכירת המומחים מטעמם ולעבודתם.
ערעור לעליון: על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון במסגרת עא 9049/23. הערעור מתברר בימים אלו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
היקף הזכות של בעל סימן מסחר
בית המשפט הסביר כי כדי לבחון את גבולות ההגנה שמעניקים סימני המסחר יש לעמוד על תכליתם.
סימני המסחר נועדו לסייע לצרכן להבחין בין המוצרים השונים המוצעים בשוק, ובהתאם להפחית את עלויות החיפוש שהוא נדרש להשקיע כדי למצוא את המוצר שהמבוקש על ידו. הם מוזילים עלויות עסקה ומונעים בלבול. מנקודת המבט הצרכנית נוצר קישור בין הסימן למוצר ולמקורו.
סימן המסחר מסייע גם ליצרן. הוא מאפשר לו ליהנות מהמוניטין שצבר בעמל רב, ולתרגם אותו לערך כלכלי. ההגנה שמוענקת לסימן המסחר גם מתמרצת את היצרן להמשיך ולהשקיע במוצר, כאשר ניתן לזהותו ולהבחין בינו לבין מוצרים אחרים בשוק. סימני מסחר מהווים מכשיר חשוב לשמירת חיי מסחר יעילים ומתפתחים.
מנגד, ההגנה על סימני מסחר נושאת עמה מחיר. היא מעניקה מונופול לבעליהם ואוסרת על שימוש מפר. הגנה חזקה מדי תפגע בזרימת המסחר החופשית ועלולה לפגוע באינטרסים ובזכויות של המתחרים.
על הדין המעצב את סימני המסחר לקחת בחשבון את רכיבם החוקתי. עליו לקחת בחשבון גם את האינטרס הציבורי שבכלכלה החופשית ואת חופש עיסוק של המתחרים, שגם הוא זכות יסוד חוקתית.
הזכות הקניינית הנלווית לסימן המסחר כוללת מרכיב בולט של הסדרה, שלוקח בחשבון אינטרסים ציבוריים. היקף הזכות ועצם הגדרתה תלויים באיזון שהדין עושה.
מבט משווה – היקף ההגנה המשתנה הניתן לבעל סימן המסחר כנגזרת של האיזון, השוני בין הזכויות והאינטרסים
שני הצדדים הפנו לדין הזר, על מנת לחזק את טענותיהם. הם הפנו לדין החל במשפט האירופאי ובמשפט האנגלו-אמריקאי. השאלה היא האם יוכל בעל חברה לחקות מוצרים של בעל סימן המסחר, ולהפנות אליהם אגב מכירת מוצריו? שאלה זו זוכה למענה שונה בשיטות השונות.
הדירקטיבה האירופאית לעניין סימני המסחר (Directive 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (22.10.08)) קובעת, בין היתר, את היקף ההגנה שמוענק מכוחה לסימני מסחר. הוראת סעיף 5 לדירקטיבה קובעת, בעיקר, כי בעל סימן המסחר רשאי למנוע כל שימוש בסימן על ידי צדדים שלישיים המשתמשים בסימן ללא אישורו.
הפרשנות להוראות הדירקטיבה (שהיו מעוגנות באותה עת בדירקטיבה אחרת) הוצגה בפסק הדין המכונן של בית הדין האירופי לצדק (CJEU) בעניין L'oreal SA & Ors v. Bellure (מיום 18.6.09). עניין זה עסק בחברה (הנתבעת) שייצרה בשמים שהיו בעלי דמיון ויזואלי למספר בשמים של חברת לוריאל (התובעת). החברה גם חיכתה את ריח הבשמים המקוריים.
בית הדין האירופי לצדק ראה בשלילה שימוש בסימן מסחר הכרוך בניצול המוניטין שרכש בעל הסימן בעמל רב. זאת מכיוון שמדובר ב"רוכב חופשי" שמנצל מבחינה מעשית את בעל הסימן. כמו כן, נקבע כי יש לראות את היתרון הצומח למפר עקב השימוש בסימן ככזה הנובע מתחרות בלתי הוגנת.
המשפט האנגלו-אמריקאי מציג גישה שונה. לפי גישה זו ניתן להשתמש בסימן מסחר לשם זיהוי ותיאור הטובין, ככל שהשימוש אינו מכיל תיאור כוזב, או יוצר חשש ממשי להטעיה בדבר מקור המוצר. סוגיה זו נדונה בפסק הדין בעניין R.G. Smith v. Chanel Inc. 402 F.2d 562 (2nd Cir., 1968). בעניין זה, יצרן ניחוח בשם "Second Chance" פרסם ניחוח זה כזהה (duplicate) למוצר הידוע של חברת שאנל כ" Chanel No. 5".
בית המשפט באותו עניין הסביר כי חברת שאנל לא רשמה פטנט על הניחוח האמור, לכן אינה יכולה למנוע מיצרני בשמים אחרים מלנסות לחקות את הניחוחות שהיא מייצרת. כלומר, בית המשפט ייחס חשיבות לכך שבעל הבושם לא רשם פטנט על הריח.
כמו כן, נקבע כי נוכח הקושי שבזיהוי ריחות, הדרך האפקטיבית לתאר את המוצר הנמכר היא על דרך ההפניה לריחות של המוצרים המוגנים בסימן המסחר. לכן, לא רק שההפניה למוצרים המוגנים אינה מפרה את הדין אלא היא נתפסת כהכרחית.
התפתחות חשובה ומאוחרת מצויה בהתייחסות של בתי המשפט בבריטניה להלכת לוריאל שניתנה בבית הדין האירופי לצדק – פסק הדין של בית המשפט לערעורים בעניין L'oreal SA & Ors v. Bellure NV & Ors (2010) EWCA Civ 535 (21 May 2010). בעניין זה נקבע כי להלכת לוריאל יש השלכות שליליות על השכבות הפחות עשירות בחברה, אלה שידן אינה משגת לקנות את המוצרים היוקרתיים של בעלות סימן המסחר. לכאורה, כל שימוש בסימן מסחר הוא בלתי הוגן, אך דברים אלה נכונים מנקודת המבט המוסרית-המופשטת. בחיי המעשה, מנקודת מבט כלכלית, זוהי אינה מסקנה הכרחית כלל וכלל.
למרות זאת, בית המשפט לערעורים ראה עצמו כפוף להלכת לוריאל ולתקדימי בית הדין האירופי לצדק, ולכן היה אנוס לצעוד בדרכה חרף הסתייגותו ממנה.
בית המשפט הבריטי ייחס חשיבות לשיקול צרכני, לפיו ראוי לאפשר לשכבות שידן אינה משגת את האפשרות להשתמש במוצר, וליהנות ממנו בידיעה שהוא מחקה את המוצר היוקרתי. פסק דין זה ממחיש היטב את השוני בין הגישה האנגלו-אמריקאית לבין הגישה האירופית. בית הדין האירופי לצדק פירש את הדירקטיבה האירופית ככזו שבאה למנוע משחקן אחד בשוק לנצל את המוניטין ואת סימן המסחר של שחקן אחר, כדי לקדם את מוצריו. קידום כזה נתפס כתחרות לא הוגנת וכניצול לא ראוי של מוניטין של אחר. לעומת זאת, הפסיקה האנגלו-אמריקאית לא רואה בכך פסול, כל עוד בעל המוצר לא רשם פטנט מתאים. היא שמה את הדגש על השאלה האם ציבור הצרכנים עלול להיות מוטעה כתוצאה מההפניה למוצרים של בעל הסימן. ככל שהתשובה היא לא, הפניה זו יכולה דווקא לקדם לא רק תחרות אלא גם נגישות של ציבורים רחבים למוצרים המפורסמים כתואמים למקור, בעוד שידם אינה משגת לקנות את המוצר עצמו.
הכרעת המחוקק הישראלי – היקף ההגנה לסימן מסחר
הכלל: קיים איסור על שימוש בסימן מסחר או בסימן הדומה לו. אין איסור להפנות למוצרי בעלי סימן מסחר תוך אזכור מוצריהם כדי למצוא מוצרים תואמים או דומים ובלבד שאין הטעיה
סעיף 1 לפקודת סימן המסחר מגדיר מהי "הפרה" של סימן מסחר וקובע מספר חלופות אפשריות:
""הפרה" – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר; (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר; (3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;"
החלופה הראשונה מגנה מפני שימוש בסימן המסחר עצמו ומפני שימוש בסימן "הדומה לו" בטובין לגביהם נרשם הסימן. החלופה השנייה מגנה מפני שימוש בסימן המסחר עצמו לשם פרסום לגבי הטובין כאמור. החלופה השלישית מגנה על סימני מסחר מוכרים היטב גם אם אינם רשומים, וגם היא אוסרת על השימוש בהם או בסימנים הדומים להם עד כדי הטעיה. ההבדל העיקרי בין הנסיבות הוא בהיקף הזכות וההגנה הנלווית לה. בעוד שהחלופה הראשונה מונעת שימוש גם בסימנים הדומים לסימן מסחר רשום, והחלופה השלישית מונעת שימוש בסימן המסחר הדומה עד כדי הטעיה, החלופה השנייה אינה מונעת שימוש בסימן מסחר דומה. עם זאת, נראה כי מקור השוני בהשמטה של המחוקק שככל הנראה יסודה בטעות (ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 331 (2004).
המחוקק הישראלי בחר להתוות בזהירות את היקף הזכות, ואת היקף הפרישה של סימני המסחר. הוא התמקד באיסור השימוש בסימן המסחר עצמו או בסימן הדומה לו. לא קיים איסור הפניה למוצרים שסימן המסחר מגן עליהם, תוך התייחסות לסימן המסחר שאינו עולה לגדר שימוש בו או בסימן הדומה לו. מבחינה זו הדין הישראלי המצוי אינו כולל הכרה בהיקף הזכות השקולה לזו המוענקת לסימני המסחר בדין האירופי. הוא צועד בנתיבותיו של העולם האנגלו-אמריקאי.
בית המשפט הסביר כי ניתן ללמוד, באופן ממוקד יותר, על היקף ההגנה שמעניקים דיני סימני המסחר שלנו מעניין ע"א 563/11 ADIDAS נ' יאסין (פורסם בנבו, 2012) (עניין אדידס). פסק הדין ראה בהגנה כממצא ושלל (בדעת הרוב) את הניסיון להרחיבה על ידי שימוש בעילת עשיית עושר ולא במשפט.
באותו עניין חברת אדידס תבעה יצרן נעליים שהזמין נעלי ספורט שעליהן ארבעה פסים אלכסונים (כשסימן המסחר של אדידס כולל שלושה פסים) והוטבע עליהם הסימן "SYDNEY". חברת אדידס טענה שסימן המסחר הרשום שלה הופר, ולחילופין שנעשה ניסיון להיבנות מהמוניטין שלה ולהתעשר שלא כדין על חשבונה, גם אם יימצא כי לא בוצעה הפרה. טענותיה מזכירות את טענות התובעות בעניין הנדון. בית המשפט המחוזי דחה אותן ובית המשפט העליון דחה את הערעור, בדעת רוב.
השופטת (כתוארה דאז) חיות קבעה כי אין להרחיב את ההגנה של סימן המסחר בן שלושת הפסים כך שיחול גם על פסים נוספים. נקבע כי בנסיבות העניין מוצדקת הגנה שתוגבל ככלל רק לסימן המסחר עצמו ולנגזרות הדומות לו במיוחד. כלומר, מתן מונופול לאדידס על שניים או ארבעה פסים הוא בעייתי מכיוון שבכך מוציאים את עיצוב הפסים מנחלת הכלל ומונעים מיצרנים אחרים שהשתמש בעיצוב זה לנעליהם. אחד הטעמים לדבר היה סיווג סימן הפסים כבעל אופי מבחין חלש.
המשנה לנשיאה (בדימ') ריבלין הסכים שלא הופרו סימני המסחר של אדידס, אך לדעתו היה מקום להכיר בזכותה של אדידס לפיצוי מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. הוא הסביר את הסוגיה כך: אדם מבקש לעשות שימוש בסימן דומה לסימן מסחר רשום של אחר, אשר אין מחלוקת כי רכש מוניטין רב ומשמעותי. הצרכן מעדיף את המוצר הנושא את הסימן הדומה על פני המוצר הנושא את סימן המסחר הרשום, בשל מחירו הגבוה של האחרון (בין היתר לנוכח המוניטין שרכש). כלומר, הצרכן מודע לכך שהמוצר שהוא רוכש הינו חיקוי, ודווקא בשל כך הוא מעוניין המוצר זה. גם החקיין וגם הצרכן נהנים ממצב דברים זה: החקיין נהנה מהיתרון שבמכירת מוצר הדומה למוצר מוכר, מבוקש וממותג תוך שהוא רוכב על המוניטין שבנה היצרן תוך השקעת מאמץ ומשאבים. ואילו הצרכן נהנה מחוויה קרובה לזו שברכישת מוצר מוכר ומבוקש, מבלי שיהיה עליו לשלם עבורה מחיר גבוה. הפגיעה במקרה זה היא ביצרן ובמוניטין שיצר לעצמו.
המשנה לנשיאה ריבלין ציין כי כיום דיני סימני המסחר אינם מסדירים סוגיה זו, ולכן יש להתמודד עמה במישור דיני עשיית עושר. הוא הצביע על כך שיצרן הנעליים אף הציע לאדידס להוסיף פס חמישי על הנעל או להוסיף סימן X על ארבעת הפסים. בכל מקרה, הוא קבע שבמסגרת דיני עשיית עושר, יש להוציא צו האוסר על שיווק או מכירת הנעליים בעיצובם הנוכחי.
חוות דעתו של המשנה לנשיאה ריבלין נותרה במיעוט. השופטת חיות הצביעה על הפסיקה לפיה משכשל התובע בהוכחת הפרתו של סימן מסחר רשום ומשאינו זכאי להגנה קניינית מכוח "זכות ממוסדת" זו, אין מקום למתן סעד לפי עילה חלופית הנסמכת על חוק עשיית עושר.
גם השופט (כתוארו דאז) רובינשטיין הסביר כי אינו בטוח שעילת עשיית עושר ולא במשפט יכולה להשלים את דיני הקניין הרוחני במקום שבו הם אינם חלים מטעם פנימי מהותי, וזאת בין היתר במקרה שבו "זה נהנה וזה לא חסר".
בית המשפט הסביר כי פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין אדידס מקרינה ישירות על העניין הנדון. היא מורה לכבד את גבולות היקף הזכות שקובעים דיני סימני המסחר, ולהיזהר מפני פריצה שלהם בדרך של חקיקה שיפוטית. היא שמה את הדגש בשאלה האם נעשה שימוש בסימן המסחר או בסימן הדומה לו. לא די בפעילות מסחרית "הרוכבת" על המוניטין של בעל סימן המסחר, או מרמזת למוצריו, כדי לכונן אחריות. ודאי שלא מכוח דיני סימני המסחר ולא מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.
התובעות הפנו לכתיבתו של E. SELIGSOHN, OUTLINES OF THE LAW OF COPYRIGHT, TRADEMARKS, PATENTS AND DESIGNS IN ISRAEL 117 (1963) שם הוא קבע כי אזכור סימן מסחר, ללא רשות בעליו, על ידי הדבקת מילים כגון "לפי שיטה", "שווה ל", "כמו", מהווה הפרת סימן מסחר רשום. אך בית המשפט הסביר כי בצדק טענו הנתבעים כי הכוונה היא לשימוש בסימן הרשום לצד הוספת המילים האמורות. שימוש זה אסור לפי דיני סימני המסחר, משום שהוא נעשה ללא רשות בעל הסימן.
בית המשפט הסביר כי גם בהפניית התובעות לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה-1965, אין כדי להושיע לתובעות. אין בה כדי להרחיב את האיסור שבפקודה החל על שימוש בסימן המסחר או בסימן דומה לו או להתגבר על פסיקתו של בית המשפט העליון.
בית המשפט התייחס לשיקול החברתי, לפיו יש לעודד מצב שבו מי שידו אינה משגת יוכל לרכוש מוצרים המחקים את המוצרים היוקרתיים. בית המשפט בבריטניה שקל שיקול זה, לפיו מן הראוי לאפשר למי שידם אינה משגת להתבשם בניחוחות תואמים למוצרי יוקרה, כל עוד לא מדובר בהטעיה. אך בית המשפט העליון בעניין אדידס הסתייג משיקול זה. בכל מקרה, הדרכים מורות לאותו כיוון – זהירות מפני הרחבת יתר של היקף הזכות שמעניקים סימני המסחר לבעליהם.
בית המשפט הסביר כי הוא סבור שהתנהלותה של הנתבעת לא פוגעת בזכויות התובעות מכוח סימני המסחר שלהן. לחילופין, אפילו אם ישנה הפרה, עומדת לנפגעים הגנת "שימוש אמת", שמעניק סעיף 47 לפקודה. הזכויות שמעניק סימן המסחר, יהא היקפן אשר יהא, אינן מוחלטות. המחוקק מצא לנכון להגן על פעילות מסחרית שעושה "שימוש אמת" שבא לידי ביטוי בפרסום "מהותם או איכותם" של הטובין שעל הפרק, גם במחיר של פגיעה בזכות שנושא עמו סימן המסחר.
מדובר בבחינה ב"משבצת משפטית" שונה. בעוד שקודם המיקוד היה בהיקף הזכות, כאן המיקוד הוא באיזון בין הזכות לבין אינטרסים נוגדים. בעוד שקודם האיזון בין השיקולים היה פנימי לזכות, וקבע את גבולות התפרשותה, הרי שיישום ההגנה משקף איזון החיצוני לזכות, בינה לבין הערכים הסותרים.
בית המשפט הסביר כי שני מישורי הבחינה, המישור הפנימי לזכות והחיצוני לה, מובילים לאותה תוצאה – דחיית התובענות. התובעות לא רשמו בישראל פטנט על מוצריהן. חברות מתחרות יכולות לשווק מוצרים התואמים להן, ובלבד שלא קיים חשש להטעיה. הן יכולות להפנות למוצרים המוגנים בסימני מסחר כדי לפרסם שהן עושות זאת.
המישור הראשון – היקף הזכות: לא הופרו סימני המסחר של התובעות
בית המשפט הסביר כי יש לבחון האם בוצעה הפרה במובן של החלופה הראשונה להגדרת ההפרה שבפקודה. לשם כך, יש לבדוק, ראשית, האם נעשה שימוש על ידי הנתבעים בסימן מסחר זהה או דומה לזה של התובעות. לצורך הדיון בית המשפט הניח כי הטובין של הנתבעת הם "טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר", משום שמדובר במוצרי בישום.
תחילה בית המשפט בחן האם מדובר בשימוש בסימן מסחר זהה.
התובעות טענו שהנתבעים עשו שימוש של ממש בסימניהן המסחריים. פעילות הנתבעת באה לידי ביטוי בשני אופנים שונים. על גבי הבקבוקונים או המוצרים ישנו כיתוב באנגלית, שיש בו הפניה ברורה לסימני התובעות. בנוסף, נעשה שימוש בתעתיק לעברית של סימני המסחר בדוכנים בהם נמכרים המוצרים.
לאחר שקילת הדברים, בית המשפט מצא לדחות את הטענה.
בעניין זה, העידה הגברת ארצי (מטעם הנתבעים) כי כצעד של משנה זהירות שנוקטת הנתבעת, שם מותג המקור נכתב בשינוי מהאיות של השם המסחרי הלועזי שלו, באופן שהוא עדיין מספיק קרוב אליו כדי לאפשר לצרכנים, לאחר מחשבה של רגע, להבין את זהות מותג המקור ובאותו זמן שונה ממנו מספיק כדי להבהיר כי לא מדובר במוצר המקורי של בעל המותג או הקשור אליו באיזושהי צורה. בנוסף שם המותג, בעברית ובאופן השונה במידה מסוימת מהמקור, מופיע על השילוט הצמוד לבושם בדוכן בצירוף המילים "ניחוח תואם". בית המשפט קיבל דברים אלה. הוא הסביר כי יש להם גם עיגון בראיות לגבי אופן התנהלותה המסחרית של הנתבעת, הלכה למעשה.
כמו כן, בית המשפט הפנה לגישתה של השופטת (כתוארה דאז) חיות בעניין אדידס, שקבעה כי לא ניתן לבחון את הסימנים באופן המנותק לחלוטין מהטובין שעליהם הם מוטבעים, זאת בשים לב לצורך להתמקד באופן בו הצרכן בוחן את הדברים. בית המשפט הסביר כי זווית ראיה זו מעציצה את ההבחנה והבידול, הקיימים ממילא. זאת משום שבקבוקי הנתבעת ומוצריה, שונים מהותית בכל מובן ממוצרי התובעות.
בית המשפט הסביר כי מדובר במאמץ מכוון של הנתבעת לסטות מהכיתוב שבסימני המסחר. כמו כן, ישנם הבדלים ניכרים ומשמעותיים בגופן ובצורת הכתיבה המבחינים בין הכיתוב שעל מוצרי הנתבעת ובין סימני המסחר של התובעות.
בכל הנוגע לשלטים בדוכנים, הנתבעים משתמשים בתעתיק הלשון העברי של הסימנים (למשל "ניחוח תואם קלואה").
בית המשפט הסביר כי שינויים אלה, שאינם קלים ואזוטריים, מובילים למסקנה כי הסימנים הנדונים אינם זהים ושלא נעשה על ידי הנתבעים שימוש בסימני המסחר הרשומים של התובעות.
בית המשפט הבהיר כי אין להציב רף גבוה מדי בפני המבקשים להגן על סימן המסחר שלהם. אין מקום לדרוש זהות מוחלטת. לא כל שינוי שנעשה בסימן מסחר יוביל למסקנה כי לא מדובר בסימן מסחר זהה, גם אם מדובר בשינוי קל מאוד. גישה כזו תפגע בצורה קשה במוסד סימני המסחר ובהגנה שהוא אמור להעניק לבעליו וברור שהיא אינה רצויה.
אך בית המשפט הסביר כי במקרה הנדון ההבדלים הם משמעותיים וברורים, ולכן הסימנים הם שונים. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את התכלית המסחרית שעומדת על הפרק. לא מדובר במקרה שבו בעל המוצר רוצה לבלבל את הצרכן ולהטעותו לחשוב שהוא רוכש את המוצר המקורי. במצב כזה ניתן יהיה לקבל שהשינויים שנעשים מהווים פעולה בחוסר תום לב. כאן המקרה שונה. מטרת השינויים שנעשו הינה לבדל ולא להטעות. גם לכך יש לתת משמעות. כאשר מדובר בסימנים זהים אין צורך לבסס הטעיה כדי לכונן הפרה, ועדיין שאלת תום הלב יכולה לסייע להבין האם מדובר בשינויים זניחים או שינויים משמעותיים.
התובעות הפנו להחלטת הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני כספי בבקשות לביטול סימני מסחר מס' 13296 ו-14630 בעניין Micys Company S.p.A נ' להב (פורסם בנבו, 24.3.10). בעניין זה נקבע כי שימוש בשפה העברית בסימן מסחר שנרשם בשם באנגלית מהווה "שימוש" לעניין סעיף 41 לפקודת סימני המסחר לפיו ניתן לבטל רישום של סימן מסחר בגין אי-שימוש בו. כלומר, שימוש בסימן המסחר בשפה אחרת מהווה שימוש בסימן. עם זאת, בית המשפט הסביר כי החלטה זו אינה רלוונטית לעניין הנדון, משום ששם היתה זהות בצורה שבה שני הסימנים נכתבו. לעומת זאת, בעניין הנדון נעשה שיבוש מכוון בתעתיק הלועזי, ואין מקום לבודד בעניין זה רק את הרישום בעברית.
התובעות הפנו גם לעניין המ' (מחוזי ת"א) 976/94 בת"א 147/94 Cartier inc חברה מאוגדת לפי דיני מדינת דלוור בארה"ב נ' סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ (פורסם בנבו, 1994). בעניין זה יצרן גלידה ביקש לכנות את אחד ממוצריו בשם קרטייה. בית המשפט הסביר כי מדובר בבקשה לסעד זמני, כך שהפסיקה היא לכאורית בלבד. כמו כן, סימן המסחר של קרטייה לא חל על מוצרי גלידה, לכן צו המניעה ניתן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, ולא מכוח דיני סימני המסחר. כמו כן, החלטה זו ניתנה לפני פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין אדידס.
לאור האמור לעיל, בית המשפט קבע כי הנתבעים לא עשו שימוש בסימני המסחר של התובעות.
מבחני הדמיון המטעה – המבחן המשולש – אינם מתקיימים
גם אם לא נעשה שימוש בסימן המסחר עצמו, יש לבדוק האם נעשה שימוש בסימן מסחר "דומה".
הפסיקה גיבשה מבחני משנה לשם מתן מענה על שאלה זו. בחינת הסוגיה נעשית מנקודת מבטם של "אנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה" (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003) ("עניין טבע")). כלומר, שאלת הדמיון נבדקת לפי האדם הסביר, שהופך להיות "הצרכן הסביר".
הבחינה אינה נעשית לפי בעל סימן המסחר או לפי המפר – שלגביו הפקודה קובעת משטר של אחריות מוחלטת. אלא מזווית הראיה של הצרכן הסביר.
בנוסף, בחינת הדמיון לא מבקשת להשוות בין שני מוצרים הנמצאים האחד ליד השני במנותק מהקשר ובתנאי מעבדה. נקודת המוצא היא שיש להשוות בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר המקורי על סמך זיכרונו של הצרכן הסביר שהינו בלתי מושלם.
שלושת מבחני העזר שנקבעו בהלכה הפסוקה לעניין רישום סימן מסחר חדש מכוח סעיף 11(9) לפקודה, חלים גם על מנת לקבוע האם מתקיים "דמיון" לעניין הפרה. המבחנים מבקשים לתת תשובה לשאלה האם כאשר הצרכן הממוצע יראה את הסימן המפר לכאורה, הוא ישייך אותו לסימן המסחר האמיתי.
יישום המבחנים תלוי באופי המבחין של הסימן הרשום הספציפי שעומד על הפרק ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי. המשקל של כל אחד ממבחני המשנה אינו אחיד, אלא תלוי בנסיבות המקרה הקונקרטיות. כמו כן, לא מדובר במבחנים מצטברים כך שנדרש לבצע שקלול של מסקנות הדיונים יחד.
לצד שלושת המבחנים, נקבע גם מבחן "השכל הישר", לפיו יש להסתכל גם על המסר הרעיוני אותו מבקש סימן המסחר להעביר, ולראות אם הוא זהה או דומה מבחינה מהותית לזה שעולה מהסימן המפר. בנסיבות העניין בית המשפט לא מצא להרחיב בעניין זה.
מבחן המראה והצליל
המבחן הראשון והמרכזי הוא מבחן המראה והצליל. במסגרתו יש להשוות את החזות והצליל של שני הסימנים על מנת לבחון את מידת הדמיון ביניהם. קביעת קיומו או היעדרו של דמיון תיעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם, גם כאשר הם כוללים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו (עניין טבע).
יש לבצע הבחנה בין מוצרים שהצרכן יכול לגשת ולקחת אותם לבדו, לבין מוצרים שהוא נדרש להיעזר במוכר ולהגות את שם סימן המסחר בעל-פה. במוצרים מהסוג הראשון הדמיון החזותי הוא העיקר, ואילו במוצרים מהסוג השני הדגש הוא על הדמיון בצליל.
בית המשפט הסביר כי באשר למראה, קיימים הבדלים מובהקים בין סימני המסחר של התובעות, לבין אלה שהנתבעים עשו בהם שימוש. ההבדלים מתבטאים בכך שהשימוש נעשה בשפה העברית (ביחס לשלטים המפנים למוצרים) ולא בשפה האנגלית; הגופן והגודל של הכיתוב הינו שונה לחלוטין מסימני המסחר של התובעות; נוספו שגיאות לשוניות בכיתוב, שמדגישות עוד יותר כי לא מדובר בסימני המסחר של התובעות. לפיכך, כאשר משווים את שני הסימנים, הצרכן יוכל להבדיל בין המוצרים. בנוסף, ישנו הבדל פיזי ניכר בין שני המוצרים. מוצרי התובעות כוללים קופסאות מהודרות ובקבוקים מעוצבים. המוצרים של הנתבעת הם שונים בתכלית, ובחינת השימוש בסימן צריכה להתחשב גם בזה.
באשר לצליל, בית המשפט הסביר כי נראה כי קיים דמיון צלילי, במובן זה שקריאה בקול של שני הסימנים, באנגלית ובעברית, מביאות לאותה תוצאה או לתוצאה דומה. אך מאחר שהצרכנים יכולים לגשת ולקחת בעצמם את המוצרים מהמדף, יש לתת את הדגש דווקא לדמיון החזותי, שבעניין זה אינו מתקיים.
בנוסף, בית המשפט הסביר כי יש לזכור שמוצרי בישום לא נרכשים בהרף עין. לרוב, הצרכן הסביר בוחן את ריח הבושם על גופו; מהם רכיבי הבושם; על איזה בסיס הבושם מיוצר; מה מחיר הבושם; ובירורים נוספים. בקנייה שאלה הם מאפייניה מופחתת משמעותית הסכנה הלכאורית מפני הטעיה של צרכנים, משום שהם מקדישים מחשבה טרם הקנייה ואינם רוכשים את הבשמים מתוך אינסטינקט רגעי.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות מורכב משני רכיבים. ראשית, נבחנת השפעתם של סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכנה להטעיה של הצרכנים. לא מדובר בשאלת זהות בלבד, אלא בשאלות נוספות כגון האם מדובר במוצר שעלותו גבוהה, או שבשירותים בעלי חשיבות גבוהה לצרכן, שלגביהם סביר יותר להניח שהצרכנים נוטים לערוך בדיקות מעמיקות טרם ביצוע העסקה, ולכן בהתאם הסיכוי לטעות קטן יותר (עניין טבע).
שנית, יש לבחון האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות, וכיצד משפיעה זהות הלקוחות, ככל שישנה, על הסיכוי להטעיה. בהקשר זה נקבע כי הבדלים במחירי המוצרים עשויים להיות רלוונטיים, ככל שהם משמעותיים, ולא כאשר המוצר שנטען כמפר הוא זול רק במעט (ע"א 3975/10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ' AKISIONERNO DROUJESTVO (פורסם בנבו, 2011)).
בית המשפט הסביר כי בעניין הנדון גם מבחן זה אינו מבסס דמיון.
באשר לסוג הסחורות, מדובר במוצרי בישום כך שלכאורה מדובר באותן סחורות. אך כאשר מתבוננים על הסוגיה מנקודת מבט מהותית הדברים אינם כה פשוטים. המוצרים עצמם הם בעלי נראות שונה. מוצרי הנתבעים נמכרים בבקבוקונים קטנים ושקופים, ואילו מוצרי התובעות מעוצבים בצורות מיוחדות והינם גדולים יותר. הבדל זה, שמשתקף גם במחירי המוצרים, מלמד על השוני בין הסחורות. זוהי נגזרת של העובדה שמוצרי התובעות הם מוצרי יוקרה, ואילו מוצרי הנתבעים אינם כאלה.
בית המשפט הסביר שכאשר צרכן מגיע לרכוש מוצר, והוא רואה שהוא נמכר במחיר זול בהרבה, לצד השוני העיצובי, מתבקש שהוא יבין שהוא לא רוכש את מוצרי התובעות. גם כאשר מוצרי התובעות נמכרים במחיר מוזל במסגרת מבצעים, עדיין ישנו פער במחירים, גם אם קטן יותר, ובכל מקרה המחיר המקורי תמיד מודגש על שלט ההנחה, כך שאי-החשש מפני הטעיה נשמר גם בהיבט זה.
כמו כן, קיים הבדל משמעותי בתכונות המוצרים עצמם, משום שבשמי התובעות הם על בסיס אלכוהול, בעוד שבשמי הנתבעת הם על בסיס שמן.
באשר לסוג הלקוחות, בית המשפט הסביר כי מדובר בקהלים שונים, גם אם אין בהכרח הפרדה מוחלטת. מוצרי התובעות הם יוקרתיים ויקרים יותר. חלק נכבד מלקוחות הנתבעת אינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש באופן שוטף את המוצרים המוגנים בסימני המסחר. מוצרי הנתבעת הינם זולים משמעותית ואינם נמכרים בחנויות הפארם, אלא בדוכנים במרכזים מסחריים ובקניונים. אותו פלח לקוחות, המסוגל להרשות לעצמו את מוצרי התובעות, ובוחן את האפשרות לרכוש את מוצרי הנתבעת, יוכל להבדיל בין המוצרים בשים לב להבדלים שצוינו עד כה.
לפיכך, ובשים לב לשוני בין הסחורות ולשאר ההבדלים, בית המשפט קבע כי אין חשש שהצרכנים לא יבחינו בין המוצרים גם בהתאם למבחן משנה זה.
מבחן יתר נסיבות העניין
במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין נבחנים יחד יתר הנתונים והנסיבות הרלוונטיים להכרעה השיפוטית, ושלא הובאו או נדונו במסגרת שני המבחנים הקודמים. בית המשפט הסביר שכאן רלוונטיים שלושה נתונים התומכים בשלילת הדמיון. ראשית, הייחוס של הנתבעים לסימני המסחר של התובעות נעשה כדי לתאר את המוצרים של הנתבעת, כתואמים לריח מסוים, ולא כדי ללמד על מקור המוצר, כפי שסימני מסחר ככלל נועדו לעשות. שנית, הנתבעים מדגישים על בקבוקוני הבשמים ובשלטים השונים שבדוכן, כי היצרנית היא הנתבעת ולא התובעות. הנתבעים גם ציינו כי הנתבעת פועלת לביסוס המוניטין של עצמה, והגישה בקשה לרישום סימני מסחר על שמה. שלישית, בדף ההנחיות של עובדי החברה, שכל עובד מחויב לחתום עליו, מצוין כי יש להסביר ללקוחות כי מדובר במוצרים המיוצרים על ידי הנתבעת, כי המוצרים הינם על בסיס שמן וכי אין כל קשר בין המקור לבין מה שהנתבעת מוכרת. כמו כן, מצוין שם כי בכל פעם שהעובדים מזכירים ריח כלשהו הם צריכים לצרף לפניו את המילה "תואם".
בית המשפט הסביר כי מסמך זה מלמד שהנתבעים נוקטים באמצעי זהירות כדי לצמצם את הסכנה להטעיית הלקוחות.
התובעות הפנו בסיכומיהן למסמך זה וטענו כי יש בו משום הודאת בעל דין כי קיים חשש להטעיה, וכי אלמלא היה חשש אקוטי שכזה, ספק אם הנתבעים היו טורחים להחתים כל עובד חדש על מסמך זה, ולנקוט בניסוח הנחרץ. בית המשפט לא הסכים עם טענה זו. בית המשפט הסביר כי אלמלא היתה נוקטת הנתבעת בצעדים אלה ובצעדים אחרים, כדי לבדל בינה לבין התובעות, אכן היה קיים חשש להטעיה. אלא שמה שקובע הוא אילו צעדים ננקטים בפועל כדי להתמודד עם חשש זה. בית המשפט הסביר כי הנתבעת נקטה בצעדים ממשיים. דף ההנחיות הוא אחד מהם. יש לעודד את הפעילות שנקטה בה הנתבעת, ושבח אותה בגינה. אין מקום שזו תשמש כנגדה. כמו כן, בית המשפט הסביר כי אין בפניו נתונים בדבר תלונות של צרכנים שהוטעו הלכה למעשה. זו ראיה נסיבתית נוספת המבססת כי לא מתקיים חשש להטעיה.
לאור האמור, בית המשפט קבע כי לא התבצע שימוש בסימנים הדומים לסימני המסחר של התובעות ולכן יש לדחות עילה זו.
המישור השני: הזכות שמעניק סימן המסחר אינה מוחלטת. עומדת לנתבעים הגנת "שימוש אמת"
בית המשפט הסביר כי למרות שהקביעות לעיל מספיקות כדי לדחות את התביעות בגין הטענה להפרת סימני מסחר, הוא סבור כי עומדת לנתבעים הגנת "שימוש אמת". הגנה זו משקפת איזון בין הזכות שנושא עמה סימן המסחר לבין אינטרסים נוגדים.
בית המשפט הסביר כי במישור השני של הבחינה הוא מניח כי הנתבעים הפרו את סימני המסחר של התובעות – כי הן עשו שימוש בסימן המסחר שלהן או בסימן הדומה לו, כאשר הפנו לסימני המסחר של התובעות.
הפקודה מכירה בכך שהגנת יתר על סימן מסחר עלולה לפגוע בפעילות מסחרית שהמחוקק רואה כלגיטימית, ולכן היא מעניקה הגנה רק במקרים המתאימים. זכותו של בעל סימן המסחר בסימנו המסחרי אינה זכות מוחלטת. למרות שנקודת המוצא היא כי חל איסור לעשות שימוש בסימן מסחר ללא הסכמת בעליו, במקרים מסוימים הדין מתיר שימוש כזה. כך, סעיף 47 לפקודה קובע את הגנת "שימוש אמת":
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מלהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מלהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
בית המשפט הסביר כי המיקוד הוא בחלופה השלישית המנויה בהגנה – שימוש בסימן המסחר הנוגע למהותם או איכותם של הטובין. הנטל להוכחת התקיימות ההגנה מוטל על המבקשים לעשות בה שימוש, כלומר הנתבעים.
בעניין ע"א 8668/19 CHANEL (חברה מאוגדת על פי דיני צרפת) נ' סנט וויש בע"מ (פורסם בנבו, 2021) ("עניין שאנל") דובר על חברה שרכשה בקבוקי בשמים יוקרתיים, והעבירה את תכולתם לבקבוקונים קטנים יותר. היא מכרה אותם תוך ציון שם הבושם המקורי ושם יצרניתו במחיר נמוך ממחיר הבקבוק המקורי. באותו עניין נקבע כי נעשה שימוש בסימן המסחר, אך הוא יכול להיחשב ל"שימוש אמת" בתנאי שנכונים מצגי החברה כי לא חל שינוי באיכות החומר או בתכונותיו כתוצאה מבקבוקו מחדש.
הצדדים היו חלוקים בשאלה האם השימוש של הנתבעים בסימני המסחר של התובעות הוא שימוש תיאורי. בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים, המתיישבת עם התנהלותם העסקית.
בית המשפט הסביר כי מדובר בשימוש תיאורי, משום שהדרך והצורה שבה משתמשים הנתבעים בסימני המסחר של התובעות נועדו לתאר את מוצר הבישום הרלוונטי, ככזה התואם לריח של הבושם המקורי. לפיכך, המטרה הינה למסור אינפורמציה לצרכן אודות המוצר. כלומר, לתאר נכונה את הסחורה עצמה – הריח של הבושם, ולא בצורה שנודעה לקשור את המוצר של הנתבעת לנתבעות, כאילו הן לקחו עליו חסות או שמתקיים קשר בינן לבין המוצר.
בעניין שאנל חברת שאנל טענה כי לא ניתן לעשות שימוש בסימן המסחר שלה או בשמה כדי לתאר את מוצרי החברה האחרת, ולכן אין תחולה לסעיף. בית המשפט שם דחה טענה זו וקבע כי השקפה זו של שאנל מנוגדת להלכה הפסוקה, שפירשה את המונח "הגדר אמיתי של מהות הסחורה" כעשוי לחול גם על התייחסותו של המשתמש לסחורתו האמיתית של בעל הסימן. בית המשפט (בעניין הנדון) הסביר כי דברים אלה יפים גם לעניין הנדון, ומאפשרים לנתבעים לעשות שימוש בהגנה, ככל שיעמדו בתנאיה.
המשוכות שעל הנתבעים לעבור הן מבחני הדמיון המטעה שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון. מבחנים אלה נועדו "ללמד על כמות השימוש בשם המסחרי לשם תיאור אמיתי של הטובין או השירות שמסופקים בידי מי שעושה שימוש בסימן המסחרי של זולתו, ועל חיוניות השימוש בשם המסחרי במהלך העסקים הרגיל על-פי עקרון ההגינות" (ע"א 3559-02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (2004)). מבחנים אלה הינם:
- חשש להטעיית הצרכן – האם השימוש בסימן המסחר מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו? כלומר, האם ישנו חשש להטעיית הצרכן בדבר קיומו של קשר מסחרי כלשהו בין בעל הסימן לבין מי שמשתמש בו.
- שימוש הכרחי – האם השימוש בסימן המסחר הינו "הכרחי"? כלומר, האם הוא מוצדק מבחינה עניינית, כך שהמוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר.
- שימוש סביר והוגן – האם השימוש אינו חורג מהדרוש "באופן סביר והוגן". כלומר, השימוש בסימן נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש לשם הזיהוי במובנים של סבירות והגינות מסחרית.
בית המשפט עבר ליישום המבחנים:
- חשש להטעיית הצרכן – התובעות טענו כי השימוש הבולט שעשו הנתבעים בסימני המסחר שלהן, בשילוב יתר נסיבות המקרה, מטעה את הצרכנים לחשוב שקיימת זיקה, קשר או שיתוף פעולה בין בשמי הנתבעת לבין בשמי התובעות. זאת, לשיטתן, משום שמוצרי הנתבעת לא נושאים שם המייחד אותם, ולא מצוינים עליהם פרטי היצרן כנדרש, ומשום שהנתבעים לא ציינו כי אין כל קשר בינם לבין התובעות ומצריהן.
לעומת זאת, הנתבעים טענו שהשימוש שלהם אינו מצביע על קשר של חסות בין הצדדים, אלא על "ההפך הגמור". זאת בייחוד משום שהציבור הישראלי מבחין בין מוצרי מותגי בשמים מוכרים ובינלאומיים כגון מוצרי התובעות לבין מוצרי הנתבעת.
בית המשפט קבע כי לא בוסס חשש להטעיה של הצרכנים. קיימים הבדלים ניכרים בנראות של סימני המסחר, בין היתר בכיתוב העברי ובגודל שבו נעשה שימוש; צורת ההפצה של המוצרים הינה אחרת; המוצרים עצמם הינם שונים משמעותית, הן מבחינת החומרים והן מבחינה ויזואלית; הנתבעים נוקטים באמצעים לא מועטים כדי למנוע סכנת הטעיה, כגון השימוש במילה "תואם" או "compatible" על הבקבוקונים ובשילוט בדוכני המכירות. בית המשפט הסביר כי די בכך כדי לשלול את הטענה לטעות בדבר קיום קשר מסחרי בין המוצרים, או שהתובעות לוקחות חסות על מוצרי הנתבעת.
- שימוש הכרחי – התובעות טענו כי השימוש בסימנים אינו נחוץ כדי לתאר את מוצרי הנתבעת, משום שיש דרכים אחרות לעשות זאת (כגון שימוש ב"תווים אוניברסליים"). הן טענו שהקושי בתיאור המוצרים קיים גם בענפי תעשייה אחרים, והוא לא יכול להצדיק את נטילת קניינן הרוחני.
התובעים טענו כי קיים קושי ממשי ואובייקטיבי למסור תיאור מילולי מהימן של ריח, המאפשר להעמיד את הצרכן על טיבו. לכן, השימוש בסימנים הינו הכרחי ונחוץ על מנת לתאר באופן אמיתי את מהותם.
בית המשפט קיבל את טענתם של הנתבעים. הוא הסביר כי מדובר בשימוש מוצדק מבחינה עניינית, משום שלא ניתן לזהות את הבשמים באופן נאות מבלי להשתמש בסימני המסחר של התובעות. זהו שימוש תיאורי שמתבקש בנסיבות העניין. כך, בעניין Chanel בארצות הברית נקבע כי ההפניה למוצרים המוגנים בסימן המסחר היא הכרחית כדי לאפשר את זיהוי המוצרים. השימוש נחוץ למען תיאור וזיהוי הטובין.
בעניין הנדון העידה הגב' ארצי (מטעם הנתבעים) כי לאור האופי של המוצרים – בשמים, אשר התכונה העיקרית שלהם היא הריח שלהם, אין דרך לתאר אותם לצרכן מלבד להשתמש בשמם או בשם שמזכיר את שמם. לכן, השימוש בשמות הבשמים על ידי הנתבעת הינו הכרחי ונחוץ לשם תיאור הבשמים. ללא השימוש האמור, קיים קושי מעשי אדיר בהעמדת הצרכנים על טיבו של ריח פלוני. בית המשפט קיבל דברים אלה אשר לא נסתרו.
בית המשפט לא קיבל את טענת התובעות כי קביעה זו עשויה להוביל לנטילת קניינן, משום שהדין עצמו מכיר באפשרות כאמור, בין במסגרת היקף הזכות ובין במסגרת הגנת "שימוש אמת". בנוסף, מאחר שמוצרי התובעות אינם מוגנים בפטנט, עצם הפעילות של מתחרים המבקשים לייצר ניחוחות הדומים לאלה של התובעות, היא אפשרית מבחינת הדין. לכן גם לגיטימי להפנות לניחוחות אלה במסגרת הפעילות השוטפת של הנתבעת.
בית המשפט הסביר כי בעניין הנדון מתבצע שימוש תיאורי, לצד הדגשה כי המוצרים הם של הנתבעת. הדגשה זו נעשית על המוצרים עצמם ובדוכני המכירה. התנהלות מסחרית זו מלמדת כי השימוש בסימני המסחר של התובעות נועד רק כדי לזהות את הבושם של הנתבעת כתואם ריח לבושם המקורי, ולכן הינו הכרחי לפעילות המסחרית של הנתבעת.
- שימוש סביר והוגן – התובעות טענו כי השימוש של הנתבעים בסימני המסחר שלהן אינו עולה בקנה אחד עם עיקרון ההגינות. זאת מאחר שהנתבעים אינם משקיעים דבר בפרסום או בשיווק מוצריהם, והם אף לא משלמים כל תמורה לבעלת הסימן הרלוונטית. הנתבעים ממתינים עד שהבושם שנושא את הסימן ירכוש מוניטין ויזכה להכרה, ואז הם משיקים חיקוי שלו וקוטפים את פירות ההשקעות העצומות של התובעות, נהנים שלא כדין מפרי עמלן ולא נושאים בסיכונים כלשהם. בכך הם מפירים יתרון לא הוגן על חשבון התובעות.
התובעות גם טענו שלא ברורה התועלת החברתית במתן הגנה לשימוש בלתי הוגן זה, המעודד שוק חיקויים המאפשר למי שידו אינה משגת לרכוש את המוצר האמיתי, שוק שערכו מוטל בספק גם לפי פסיקת בית המשפט העליון.
בנוגע לסבירות השימוש, התובעות טענו שהשימוש בסימני המסחר שלהן חורג בהרבה מהנדרש. כל מטרתו היא להיבנות מהמוניטין שרכשו סימני המסחר של התובעות. הנתבעים מבקשים לציין "חפיפה" בין המוצרים שלהם לבין מוצרי התובעות. השימוש בסימני המסחר נעשה באופן מודגש ומובלט ואילו המילים "ניחוח תואם" או "compatible" מופיעים באופן מוצנע ובאותיות קטנות.
מנגד, הנתבעים טענו שהשימוש הוא סביר והוגן. זאת, משום שאין כל חשש לפגיעה כלכלית בתובעות כפועל יוצא משימוש שלהם, ומפני שהם רושמים על הבשמים את שם הנתבעת כמזהה מקור, בגודל שהינו גדול פי שניים מהסימן המסחרי של התובעות, ושמדובר במוצר תואם.
בית המשפט קבע שהשימוש הוא סביר והוגן. הוא אינו עולה על הנדרש לשם זיהוי המוצרים. השימוש של הנתבעים בסימני המסחר הוא תיאורי. כמו כן, הוא נלווה לשימוש הנרחב שהנתבעים עושים בשם של הנתבעת אשר מופיע "בכל פינה" וכך מבהיר לצרכן שהנתבעת היא יצרנית הבושם. ואילו השם, הכתוב על המוצר עצמו, נועד כדי לזהות ולהבדיל בין סוגי הבשמים השונים ותוך ניסיון להתאים בין הריחות. בית המשפט הסביר כי ייתכן שהמסקנה היתה שונה ביחס למבחן זה אם שם הנתבעת היה מוסתר מפני הצרכנים, או שלא היה נעשה בו כל שימוש. אך זה לא המקרה. בהתאם להתנהלות המסחרית של הנתבעים בית המשפט קבע שהשימוש סביר והוגן.
בית המשפט הסביר כי עד כה הנתבעים צלחו את מלאכת ביסוס הגנת שימוש האמת. אך התובעות המשיכו וטענו כי בכל זאת אין יסוד להגנה בנסיבות העניין. זאת משום שהשימוש שעושים הנתבעים בשמם של מוצרי התובעות אינו "אמת". כלומר, התובעות טענו כי הבשמים של הנתבעים כלל אינם תואמים בריחם לבשמים של התובעות. לכן, ההגנה לא יכולה לעמוד להם.
בית המשפט הסביר כי התובעות צודקות בטענתן כי על הנתבעים לבסס שמצגיהם הפרסומיים הינם נכונים, אחרת לא תעמוד להם הגנת שימוש אמת. עמדה זו מעוגנת בעניין שאנל, שם העבירה הנתבעת את הבושם של שאנל לבקבוקים קטנים יותר וטענה שמדובר באותו בושם שיימכר במחיר זול יותר. בית המשפט שם קבע כי אם אכן יוכרע, לאחר בחינת הראיות, כי קיים חשש שפועלותיה של הנתבעת משנות את תכונות הבושם, או כי יש ראיות קונקרטיות לכך שתהליך העברת בושם כרוך בחשש פנימי לשינוי תכונותיו, אז השימוש של הנתבעת בסימני המסחר של שאנל לא יהיה בגדר שימוש אמת.
באשר לשאלות כיצד ייקבע אם מצגי הנתבעת בדבר ריחות תואמים הם נכונים ומהו הנטל הראייתי שעל הנתבעת לעמוד בו, התובעות הפנו לדין האמריקאי. הן טענו כי בהתאם לדין האמריקאי על המבקש לבסס את הדמיון בין הבושם המקורי לבין המוצר המתיימר להיות בעל ריח דומה, ולעשות זאת באמצעים מדעיים, כלומר על בסיס אנליזות כימיות ופאנלים סנסוריים מקצועיים, שאחרת הדבר יעלה לגדר תיאור כוזב אסור.
בית המשפט הסביר כי הרף הראייתי שהתובעות טוענות לו הוא מרחיק לכת, והוא לא מעוגן באסמכתאות עליהן הן נשענות.
כך, בעניין Saxony Products, Inc. v. Guerlain, Inc., 513 F.2d 716 (9th Cir. 1975), הצדדים הציגו ראיות סותרות, והערכאה הדיונית הכריעה באמצעות מבחן הרחה שהמותב ביצע בעצמו. נקבע שאין לעשות זאת. בעניין Sherell Perfumes v. Revlon, 483 F.Supp. 188 (S.D.N.Y. 1980) לא הצליחה הנתבעת לבסס את נכונות טענותיה, שעה שראיותיה כללו, בין היתר, אמירה כי מזכירה לא הצליחה להבחין בין הניחוחות. בית המשפט הסביר שעדיין, פסקי דין אלה אינם מבססים את הרף הראייתי הנדרש לביסוס הטענות של התובעות.
בית המשפט הסביר כי אין לקבוע קביעות נחרצות בעניין באופן שבו על חברה, הטוענת כי ניחוחות בשמיה זהים א תואמים לאלה של בעלות סימני מסחר, לבסס את טענותיה ואת מצגיה הפרסומיים. ברור שעליה להציג ראיות רציניות, אך שאלת דיותן תיקבע בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו. בנוסף, בית המשפט הסביר כי אינו סבור שעל חברה שכזו לחשוף בפירוט את תהליך ייצור מוצריה, כפי שטענו התובעות. אין להפוך תביעות כאלה לכר פורה לניסיונות לחשוף סודות מסחריים ומידעים רגישים מבחינת פרטיות עסקית.
בית המשפט עבר לבחון את התשתית הראייתית שהוצגה על ידי הצדדים.
התובעות הציגו חוות דעת של מומחים שטענו כי הריחות שונים. הן טענו כי חוות דעת אלה סותרות את טענת ההתאמה בריח.
ד"ר מיכאל צביאלי, שהינו דוקטור לכימיה ובעל ניסיון רב במחקר ופיתוח בתעשייה הכימית, ובפרט בתחום הכימיה של חומרי ריח וטעם, טען כי לסוג הנשא יש השפעה על הריח הייחודי של הבושם. כלומר, ריח בושם על בסיס אלכוהול אינו זהה לריח בושם על בסיס שמן. כמו כן, הוא טען כי ישנם הבדלים במרכיבים האחרים של הבשמים, המשפיעים גם הם על הריח ועל איכות הבושם.
גב' קרן קורלי, שהינה בעלת תואר ראשון בביוכימיה ובמדעי המזון (ותואר שני במנהל עסקים), ובעלת ניסיון רב במחקר סנסורי צרכני ומסחרי, טענה כי ישנם הבדלים מובהקים בין הריח של הבשמים המקוריים של התובעות לבין הריח של מוצרי הנתבעים. הבדלים אלה נובעים ממאפייני ריח או גווני הריחות, השונים באופן מובהק בין הבשמים.
התובעות גם ביקרו את התשתית שהציגו הנתבעים. הנתבעים ביצעו סקר הרחה והתובעות טענו כי נפלו בו פגמים וכשלים יסודיים. הן טענו כי נעשה שימוש בנבדקים שאינם מיומנים בביצוע מחקרי הרחה; סקר ההרחה נעשה בקניון הומה אדם, רועש ועם ריחות סביבתיים; הנבדקים היו חשופים לשילוט "ניחוח תואם" בדוכנים בהם נערכו סקרי ההרחה באופן שעשוי היה להשפיע עליהם; הנשאלים היו חשופים לתשובות של נשאלים אחרים; שאלת הניפוי ("האם השתמשת בבושם או קרם גורף בשעות האחרונות במידה שלפי דעתך עלול להשפיע על הסקר?") היתה מעורפלת והותירה לנשאלים להחליט לפי שיקול דעתם. גם לא נערך תיעוד בנוגע לכמה אנשים נופו מהסקר עקב שאלה זו; לא סוננו קבוצות של נשאלים, כפי שנדרש לעשות במחקרי ריח; הדוגמאות להרחה הוכנו בידי סוקרים לא מיומנים; השאלה שהוצגה לנשאלים ("אנא ציין באיזו מידה הריחות דומים בעיניך?") הינה מוטה ומניחה את המבוקש בדבר הדמיון; שקלול התשובות של הסקר הינו לקוי ומגוחך, משום שנשאלים שהשיבו לשאלת המחקר "ככה-ככה" תויגו ככאלה שהשיבו שריח הבשמים דומה או דומה מאוד; אחת מדגימות הביקורת היא ריח של קרם גוף והתובעות טענו שהיא מגוחכת, בלתי רלוונטית בעליל וחסרת תוקף מדעי; כמו כן, התובעות טענו שהנתבעים הסתירו תוצאות של דגימות נוספות שנערכו בסקר באופן שמטיל ספק במהימנות הסקר כולו.
מנגד, הנתבעים הציגו את חוות הדעת שהוגשה על ידי המומחה מטעמם, מר דניאל גפסו, שהוא מומחה למיתוג ריח, לפיתוח מוצרים וערכי מותג מבוססי ריח ויוצר בשמים. כמו כן הוא חבר באגודת יוצרי הבשמים הצרפתית SEP וחוקר בתחום הריח בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחום חוש הריח והבישום.
לפי חוות דעתו, בדיקות ההרחה שבוצעו על ידו ובסקר הרחה צרכני, מלמדות כי בהתחשב בהבדלים בין הממסים (אלכוהול מול שמן), אכן קיים דמיון תפישתי משמעותי בין הריחות של הבשמים של התובעות ושל הנתבעת. מנגד, חוות הדעת של התובעות אינן מתייחסות לכל או לרוב הבשמים הרלוונטיים; התובעות והמומחים מטעמן לא בדקו את שאלות הדמיון בריחות, וממילא לא מדובר במומחים לריח. כמו כן, גב' קורלי היא בעלת "אף רגיש", ואין לראותה כמדד לאופן בו חווה צרכן טיפוסי את המוצרים. ובכלל, הנתבעים טענו כי חוות שהדעת של התובעות הופרכו ולא נותר מהן דבר לאחר החקירות הנגדיות.
הנתבעים טענו שמרבית לקוחותיהם הם לקוחות חוזרים, דבר שמלמד על מידת הדמיון הניכר בריחות, משום שאם הריחות לא היו דומים לעסק לא היתה זכות קיום. כמו כן, הנתבעים דחו מכל וכל את טענות התובעות בנוגע לסקר ההרחה, ופירטו ארוכות אודות עריכתו התקינה.
לאחר שבחן את התשתית הראייתית שהוצגה לפניו, בית המשפט קבע כי הנתבעים עמדו בנטל המוטל עליהם לבסס דמיון בין ניחוחות הבשמים, במובן זה שהפניית הנתבעת למוצרי התובעות, כבבסיס לייחוס לריחות, מהווה פעילות מסחרית שמשקפת את המציאות.
בית המשפט הסביר כי נקודת המוצא לדיונו היא שהנתבעים לא טוענים כי מדובר במוצרים בעלי ריח זהה. מה שחשוב הוא מה הם משווקים לציבור, ואילו מצגים הם מציגים. הם טענו כי הריחות תואמים או compatible ולא כי הם זהים.
בית המשפט הסביר כי להבחנה זו יש חשיבות, והיא משפיעה על רמת האדיקות הנדרשת בהשוואה בין הריחות. אם היה נטען לזהות מלאה בריח, הרף היה גבוה ומחמי יותר, והנתבעים לא היו עומדים בו. אך ככל שהמצג הפרסומי נוגע לריחות תואמים, הרף הנדרש פוחת, ובהתאם המובהקות הנדרשת נחלשת. דמיון, בהגדרה, אינו שקול לזהות. אך אין לוותר לחלוטין על דרישת הדמיון או להסתפק בדמיון רחוק. המונח "תואם" טומן בחובו מידת דמיון משמעותית.
בית המשפט קבע שהנתבעים עומדים ברף הנדרש מהם לעניין הדמיון.
מר גפסו, המומחה מטעם הנתבעים, אכן אוחז במומחיות מרשימה ורלוונטית, כפי שניתן לראות מקורות חיוו ומניסיונו המקצועי. הוא קבע, על סמך בדיקה שביצע בעצמו, כי אכן קיים דמיון בין הריחות, גם אם בחלק מהם הדמיון מתקיים ומתברר לאחר פרק זמן מסוים מהשימוש בבושם, לנוכח השוני בין המוצרים, שבמוצרי הנתבעת נעשה שימוש בממס על בסיס שמן.
בית המשפט ציין כי למר גפסו יש ניסיון בעבודה המעשית של ביצוע התאמה של ריחות, משום שעבד בחברת "סבון של פעם".
בית המשפט הסביר כי חלק זה של חוות דעתו יכול היה לעמוד בפני עצמו, והוא תומך משמעותית בטענת הנתבעים. עיקר חיצי התובעות כוון נגד סקר הצרכנים אך חוות דעתו של מר גפסו לא נסתרה בעיקרה.
עם זאת, בית המשפט הסביר כי הוא שותף לדעת התובעות בנוגע לחלק מהפגמים שנראה שנפלו בסקר ההרחה. ועדיין בית המשפט לא סבר שכל הבסיס לסקר פסול מעיקרו. בית המשפט לא מצא פגם בכך שהסקר בוצע בקניון, או שהנבדקים בסקר אינם מיומנים בתחום. מושא הבדיקה הינו הצרכן הסביר. הוא לא אמור להיות מומחה בתחום הריחות. לא בוחנים זהות בין המוצרים אלא דמיון. בנוסף, אין פסול בכך שהסקר מבוצע בסביבה בה הצרכן מחליט לרכוש את המוצר. כמו כן, התשובה כי מידת הדמיון בין המוצרים היא "ככה-ככה" יכולה להקרין על עוצמת הדמיון אך לא לשלול את קיומו. בעניין זה מר גפסו הסביר כי יש לקחת בחשבון את השוני הבסיסי בין מוצרים על בסיס אלכוהול לבין מוצרים שנעשה בהם שימוש בממס על בסיס שומני, ולכן יש להשוות את הנתונים יחד למדד שפיתח לשם שקלול עניין זה.
בית המשפט הסביר כי מצא בעייתיות בשאלה עליה התבקשו הנבדקים להשיב, שהיא אכן שאלה מנחה, משום שהיא מבקשת לבדוק את היקף הדמיון, ולא את עצם קיומו. כמו כן, התיעוד בדבר עריכת הסקר יכול היה להיות משופר יותר.
בית המשפט הסביר כי הנתבעים הציבו חוות דעת שלא נסתרה בחקירה נגדית. כמו כן, הם הציגו סקר שלתובעות יש השגות לגביו, חלקן מוצדקות, אך עדיין יש בכוחו לבסס את טענת הנתבעים לדמיון בין הריחות.
מנגד, התובעות לא ערכו סקר צרכני משל עצמן. נראה כי זאת לאור עמדתן לפיה אין מקום לבצע בסקרים מסוג זה לצורך הכרעה בשאלות מהסוג שעל הפרק.
טענות התובעות נשענות על חוות הדעת של המומחים מטעמן, אך בית המשפט לא מצא שיש בכוחן לבסס חוסר דמיון בין ריחות המוצרים.
ראשית, בית המשפט הסביר כי הבדיקה שנערכה על ידי המומחים לא כללה את כל הבשמים הרלוונטיים, אלא רק חלק מהם, כך שלא ניתן ללמוד ממנה ממילא על הכלל. שנית, חוות הדעת מלמדות על חוסר זהות בין הבשמים. ואכן, התובעות ביססו כי הריחות אינם זהים. הם ציינו כי קיימים הבדלים בין הריחות, אך בהינתן התשתית שהעמידו הנתבעים אין בכך כדי לשלול דמיון מנקודת המבט של הצרכן הסביר.
בית המשפט הסביר כי כך, גב' קורלי נשענה על פנל של 12 אנשים בעלי חוש ריח רגיש. מבחינה מתודולוגית היא בחנה קיומו של הבדל בין הניחוחות, לבדיל מקיומו של דמיון בין הריחות. המסקנות שלה אינן מלמדות, בהכרח, על תפיסת הצרכן הסביר בנוגע להבדל בין הריחות. אמנם נטען כי הבדל ברכיב אחד עשוי להשפיע על כל הריח של הבושם, אך מלבד טענה תיאורטית זו לא קיימות מסקנות אופרטיביות בנושא.
ד"ר צביאלי התבקש להתייחס בחוות דעתו לשאלה האם קיימים הבדלים במרכיבי המוצרים ובמרכיבי הריח בין בשמי התובעות לבין מוצרי הנתבעים, וככל שקיים הבדל מה משמעותו. מסקנתו היתה שיש הבדלים בין המוצרים שנבדקו הן במרכיבי הריח והן במרכיבים אחרים. בסוף חוות דעתו הוא אפיין את ההבדלים כניכרים, ומספר לא מבוטל של מרכיבי ריח קיימים בסוג אחד של מוצרים אך לא בשני. הוא טען כי הבדלים אלה גורמים בהכרח להבדל בין הבושם המקורי לבושם המתיימר להיות "תואם" של הנתבעים.
הוא ציין בעדותו כי הוא לא מתייחס לדמיון, משום שמדובר ב"מושג שהוא דמיוני". בית המשפט הסביר שזה לא מפתיע מכיוון שמדובר באיש שמגיע בתחום הכימיה, אשר יכול להתייחס לחומרים שהוא בודק, להבדיל משאלות של דמיון בין הריחות.
בית המשפט הסביר כי כאשר זוהי התשתית הראייתית שניצבת לפניו, וכאשר הנתבעים נדרשים לבסס את מצגיהם המסחריים ברמת מאזן ההסתברויות הנוהג במשפט האזרחי, הוא מצא שהכף נוטה לטובתם.
בית המשפט הסביר שנקודת המוצא המתבקשת בתיק זה היא שאין זהות בין הניחוחות. מלכתחילה ברור שקיימים הבדלים משמעותיים בין המוצרים, זאת משום שמוצרי התובעות מתבססים על אלכוהול ומוצרי הנתבעת מתבססים על שמן.
אך התובעות ביקשו לצעוד צעד נוסף ולשלול את הלגיטימיות של הפנייה לבשמיי התובעות שנקודת ייחוס למוצרי הנתבעת. אם אין דמיון בין הריחות, אין מקום להפניה כאמור. אך אם קיים דמיון, ההפניה שעושה הנתבעות למוצרי התובעות היא לגיטימית. בית המשפט הסביר שהתשתית שהוצגה מבססת דמיון, במידה מהותית, והיא לא נשללה.
לאור האמור, בית המשפט קבע שהנתבעת רשאית להפנות לניחוחות התובעות אגב מכירותיה.
האם השימוש במילים "Compatible" או "תואם" הינו ראי בנסיבות העניין
בית המשפט הסביר כי פירוש המילה "תואם" אינו חד וברור. מילון אבן שושן מגדיר אותה כ"1. מתאים, הולם 2. דומה, שווה.". הגדרה זו כוללת גם את האפשרות ה"דומה" וגם את האפשרות ה"שווה".
לפיכך, בית המשפט הסביר כי אין לנקוט באמת מידה אחת ויחידה לשימוש במילה "תואם". הדבר הוא תלוי הקשר. בתחום הריחות קשה יותר להפיק ריח זהה. הדברים מתבקשים עוד יותר כאשר הבסיס למוצרים הוא שונה – בשמים מבוססי אלכוהול לעומת בשמים מבוססי שמן. מלכתחילה הציפיות של הלקוחות אחרות. לכן, בית המשפט הסביר כי כאשר בוסס דמיון בין הריחות, במידה מהותית, ניתן לעשות שימוש במונח "תואם".
בית המשפט העיר כי אינו סבור שיש חשש להטעיית הצרכנים במקרה הנדון. לא מתקיים חשש שהצרכן הסביר יטעה לחשוב שהוא רוכש מוצר של התובעות, בעוד שהוא בכלל רוכש בושם מאחד מדוכני הנתבעים. הרוצה לרכוש את מוצרי התובעות – יעשה זאת.
בית המשפט התייחס לשאלה האם ראוי לעשות שימוש בנסיבות בעניין במונח אחר במקום "תואם" כגון "דומה" או "תואם (דומה)". הוא הסביר כי העניין זה לא שמע טיעונים מהצדדים ולכן לא הוצגה בפניו תשתית ראייתית או טיעונית, שתאפשר לו לרדת לעומקה של הסוגיה.
לכן, בית המשפט הסביר כי לא ישלול את אפשרות השימוש במילה "תואם" שנעשה על ידי הנתבעים, בקשר לפעילות המסחרית שלהם, ובנסיבות העניין.
כמו כן, בית המשפט הסביר כי נחה דעתו שהנתבעים נוקטים בפעולות המבדלות מספיק בין פעילותם לבעילות התובעות. הם מדגישים את שם הנתבעת במוצריהם; סימן זה הוא גדול משמעותית מההפניה המרמזת לסימני המסחר של התובעות; הם משתמשים בבקבוקים מאותו הסוג ביחס למוצרים השונים, השונים מאלה של התובעות; קיימת הבהרה כי הנתבעת מייצרת את המוצרים שלה בעצמה; וכן מובהר כי הבשמים אינם קשורים לבשמים המקוריים.
עם זאת, בית המשפט הסביר כי ביחס לבקבוקים ולמוצרים הנמכרים בארץ והמיועדים למכירה בארץ, יש לעשות שימוש במונח "תואם" בעברית במקום המילה "Compatible" באנגלית המצויה כיום בתוויות על הבקבוקונים. כמו כן, יש להגדיל מעט את הגופן של מונח זה. למרות שהכיתוב על הבקבוקונים בכללותו הוא באנגלית, כאשר המוצרים נמכרים לקהל הישראלי, יש לוודא שהמסר מועבר בעברית, כדי לצמצם עוד יותר את החשש לטעות. בית המשפט קבע כי על הנתבעים להיערך ליישום שינוי זה ולהפעילו החל מיום 1.1.24.
בית המשפט הסביר כי למרות שלא חייב את הנתבעים להשתמש במונח שונה מהמונח "תואם", ראוי שיישקל שינוי השימוש במונח כך שיכלול הפניה למילה "דומה". למשל "תואם (דומה)" בכל המקומות שבהם נעשה שימוש במונח "תואם". ניתן לחשוב על מונחים נוספים וחלופיים, ובלבד שיובהר שאין זהות. זאת משום שבהתאם לתשתית שהוצגה בפני בית המשפט אין זהות בין הניחוחות, ונראה שחשוב להבהיר זאת לצרכנים כדי למנוע אי הבנות, חשיפה להליכים אזרחיים וכיו"ב.
גניבת עין
עוולת גניבת עין, שמעוגנת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, קובעת כי "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
העוולה מבוססת על מקרים שבהם צד אחד מנצל את המוניטין של הצד השני, ומשתמש בו באופן שעשוי להטעות את הצרכנים לחשוב שהמוניטין שייך לו או למוצריו.
על מנת להוכיח את קיום העוולה יש להראות שני יסודות. היסוד הראשון הוא מוניטין שרכש העוסק בנכס או בשירות המוצע; והיסוד השני הוא חשש מפני הטעיה של צרכנים, שמא יסברו שהמוצר שאותו מציע המשתמש שייך ליצרן המקורי. מדובר ביסודות מצטברים. אחד ההבדלים בין בחינת טענה לגניבת עין לבין בחינת טענה להפרת סימן מסחר רשום, הוא שאת רכיב ההטעיה במסגרת עוולת גניבת עין בוחנים לפי כלל נסיבות המקרה, בנוסף להשוואה בין הסימנים עצמם. הנטל להוכיח א התקיימות שני היסודות מוטל על התובעות.
בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה התובעות לא ביססו את יסודות עוולת גניבת העין. בית המשפט הסביר כי אין מחלוקת לגבי המוניטין של התובעות, כך שהיסוד הראשון מתקיים בבירור בעניין הנדון. הקושי נעוץ ביסוד ההטעיה. קודם לכן בית המשפט קבע כי לא מתקיימת הטעיה כאשר בוחנים את הסימנים עצמם. מסקנה זו נשענה גם על בחינת כלל נסיבות המקרה ולא רק על הסימנים לבדם. לפיכך, קצרה הדרך למסקנה שרכיב הטעיה אינו מתקיים, ולכן גם העוולה אינה מתקיימת.
ראשית, הנתבעים אינם משתמשים בסימני המסחר של התובעות בצורה זהה, אלא תוך שינויים משמעותיים בשם, בדופן ובתקינות הלשונית. שנית, בחינת מכלול ההתנהלות המסחרית של הנתבעים מקימה בבירור את המסקנה כי אין חשש להטעיה. בית המשפט הסביר כי אינו סבור שלקוח המבקש לרכוש, לדוגמה, בושם של "BOSS" יטעה וירכוש במקומו את המוצר התואם של הנתבעים. מלבד השוני בסימני המסחר עצמם, ישנם הבדלים רבים בצורת המוצרים – גם לגבי הבקבוקים וגם לגבי האריזות. בשמי התובעות ארוזים באריזות שאינן משאירות כל ספק באשר למקורן ומוצרי הנתבעים אינם נמכרים בצורה זו. כמו כן, המוצרים נמכרים בצורת הפצה שונה.
בית המשפט הסביר כי אינו סבור שצרכן הרוכש מוצר מהנתבעים סבור כי הוא עתיד לקבל ריח או מוצר זהים לאלה שמציעות התובעות. הנתבעת אינה מתיימרת למכור מוצרים כאלה. גם אם הצרכן לא יאהב את הבושם שרכש מהנתבעים, הוא לא יעלה על דעתו להשליך זאת על מוצרי התובעות באופן שימנע ממנו לרכוש בושם מהן. התובעות לא ביססו אחרת.
לאור האמור, בית המשפט דחה את טענת התובעות להתקיימות עוולת גנבת עין.
תיאור כוזב
סעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות, המעגן את עוולת "תיאור כוזב", קובע כי: "לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר (להלן – תיאור כוזב)".
העוולה עוסקת בפרסום הודעות כוזבות, שהן בעלות זיקה לעולם העסקי. יש להראות כי העוסק פרסם (או גרם לפרסום) מידע כלשהו, כאשר הוא יודע, או שהיה עליו לדעת, שהוא אינו נכון. האיסור חל גם אם מדובר בפרסום כוזב ביחס לעסק של המפרסם עצמו.
התובעות טענו כי הנתבעים פרסמו מידע כוזב, משום שריחות הבשמים שלהם אינם זהים לרישום המקוריים של הבשמים, וגם לא דומים להם. בנוסף, הן טענו שהנתבעים ידעו או היה עליהם לדעת שריח הבשמים שלהם אינו כריח בשמי התובעות. לפיכך, התובעות טענו שגם עילת ההטעיה, במעוגנת בחוק הגנת הצרכן, מתקיימת משום שהמצגים של הנתבעים הסבו נזקים לתובעות.
בית המשפט לא הסכים עם טענו אלה. בית המשפט הסביר כי, כאמור, המילה "Compatible" אינה מחייבת זהות, אלא גם דמיון, וזאת בנסיבות המקרה הנדון. גם המונח "ניחוח תואם" אינו מלמד על זהות בריחות. לכן לא מדובר בתיאור כוזב.
בית המשפט הסביר כי מאחר שלא בוססה הטעיה, ולא הוצגו לפניו מקרים בהם צרכנים בחרו במוצרי הנתבעים בשל התיאור הכוזב לכאורה, לא בוססה הטענה כי התובעות ניזוקו עקב התיאור עליו הן מלינות. בנוסף, כדי לקבל פיצוי בגין עוולה זו יש להוכיח קיומו של נזק. התובעות לא הביאו ראיות בנוגע לשאלת הנזק, וממילא הנזק לא הוכח.
לפיכך, בית המשפט קבי כי עוולת תיאור כוזב ועוולת ההטעיה לא בוססו בעניין הנדון.
הפרת זכות הפרסום
זכות הפרסום היא זכות כלכלית, המבקשת להגן על יכולתו של ידוען לשלוט בשימוש המסחרי הנעשה בדמותו, בקולו או בשמו. בעניין ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 331 (2004) נקבע כי קיים צורך כלכלי להגן על יכולת זו, כפועל יוצא של מציאות החיים הכלכלית והתקשורתית של העולם המודרני. במציאות בו אנו חיים שירותיו של ידוען נשכרים גם כדי שהוא ישמש כפרזנטור לשם שיווק מוצרים או שירותים. לכן, זכות הפרסום מקנה לאדם "שליטה מונופוליסטית על השימוש שייעשה בדמותו, בקולו ובשמו לצורכי מסר וקידום מכירות" (עניין מקדונלד).
אותו שימוש מסחרי אסור עשוי לבוא לידי ביטוי בהקשרים של פרסום על גבי מוצרים נלווים ובהקשרים של שימוש בדמות הידוען בפרסומת מסחרית (ע"א 3425/17 Societe des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (פורסם בנבו, 2019)), שהיא לכאורה זו שנוגעת לעניין הנדון.
בריטני ספירס טענה שהשימוש שנעשה בשם שלה על ידי הנתבעים פוגע בזכות הפרסום שלה, שערכה הכספי גבוה מאוד. בית המשפט לא קיבל טענה זו.
עניין מקדונלד דן בשימוש שעתה חברת מקדונלד'ס בשמו של שחקן הכדורסל אריאל מקדונלד בפרסומת. הפרסומת שימשה כתגובה לפרסומת קודמת שעשה מקדונלד בשביל המתחרה בורגר קינג. בפרסומת של מקדונלד'ס נעשה שימוש בשם השחקן והיו אמירות מסוימות לפיהן השחקן מעדיף את ההמבורגר של מקדונלד'ס. נקבע כי למרות שזכות הפרסום הופרה, מקדונלד'ס אינו חייבת בתשלום למקדונלד נוכח נסיבות המקרה הפרטניות – היה מדובר בסרטון תגובה.
בית המשפט הסביר כי העניין הנדון הינו שונה. בעניין מקדונלד נעשה שימוש מפרש בשמו של מקדונלד לשם הפנייה ישירה וחד משמעית אליו, תוך שמוצגים ציטוטים שהוא לכאורה אמר. מדובר בשימוש ממשי שנועדף למעשה, ליצור יתרון ורווח למקדונלד'ס. בעניין הנדון השימוש בשמה של ספירס הוא שימוש תיאורי של המוצר, ומבלי שיוחסה לה לספירס כל התייחסות לנתבעת. השימוש בשמה על גבי הבושם של הנתבעים לא נועד לקשר בינה לבין הבושם, אלא רק כדי לזהות את הבושם הספציפי של הנתבעת ככזה התואם לריח הבושם של ספירס. קבלתה טענת התובעת תקנה לה הגנת יתר שאינה רצויה, ומעבר להגנה שאותה מעניקים דיני סימני המסחר.
לפיכך, בית המשפט קבע שזכות הפרסום של ספירס לא הופרה.
דילול
דוקטרינת הדילול מבקשת להגן על סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל מפני שחיקת תדמית הסימן, גם בהעדר חשש להטעיית צרכנים, כאשר הסימן מנוצל לצורך קידום תחרות בלתי הוגנת.
בעניין אדידס, השופטת חיות קבעה שההגנה מכוח הדוקטרינה ניתנת למוניטין של הסימן, מפני ניסיונות ליצירת קשר, שאינו קיים, בין המוצר המפר לבין המוצר המקורי.
לגבי תנאי הדוקטרינה, נקבע שם כי לא נדרש בהכרח להוכיח חשש ממשי להטעיית צרכנים. עם זאת , כאשר לא הוכח חשש יהיה קשה לקבוע כי דוקטרינת הדילול מתקיימת, והדבר יעשה רק במקרים יוצאי דופן. מקרים יוצאי דופן אלה, הם מקרים, למשל, בהם נבע העדר ההטעיה מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין. כאשר מדובר בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא שאין דמיון מטעה בין המורצים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, אין מקום שטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל.
בית המשפט הסביר כי די באמור לעיל כדי להראות שדוקטרינת הדילול לא מתקיימת בעניין הנדון. קיים בידול משמעותי בין השימוש שהצדדים עושים בסימני המסחר, ואף בסימנים עצמם. מאחר שמדובר במוצרים מאותו הגדר, (גם אם סוג המוצרים לעניין המבחן המשולש שונה), אין חשש שהמוניטין של התובעות ידולל.
בנוסף, ממילא לא הוכחה פגיעה כזו על ידי התובעות. לא הוצגו נתונים כי פעילות הנתבעת פגעה בתובעות כלכלית.
עשיית עושר ולא במשפט
סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי: "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה (להלן: הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן: המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה". התובעות טענו כי עוולה זו מתקיימת משום שהנתבעים התעשרו שלא כדין על חשבונן, כשאר הפרו את סימני המסחר שלהן.
בית המשפט לא קיבל טענה זו.
בית המשפט הסביר כי דיני עשיית העושר ם דינים כלליים, ואינם יכולים להרחיב את האחריות שמשרטטים דיני סימני המסחר. דין ספציפי גובר על דין כללי. כאשר קיים הסדר פנימי בחור בעל היגיון מארגן ממצה, אין מקום לסטות מהאיזון שערך המחוקק על ידי שימוש בדיני עשיית העושר ולא במשפט.
בית המשפט הסביר כי יש להיזהר במיוחד מפני פניה לדיני עשיית עושר ולא במשפט לשם הרחבת ההגנה מפני פגיעה בזכות, שכבר מוגנת על ידי דיני הקניין הרוחני החקיקה עדכנית. יש בכך כדי לשבש את האישון שהגיע אליו החוק הספציפי המסדיר את הנושא.
בית המשפט הסביר כי בסוגיה הנדונה, הכרה בחברות מכוח דיני עשיית עושר עלולה להעניק כוח רב מדי לבעלי סימני המסחר, ולקרבם לכוח המסור בידי בעלי הפטנט. לא לכך כיוונה הפקודה, לא לכך כיוון המחוקק, ובית המשפט סבור שלא כדאי לצעוד בדרך זו, הפוגעת פגיעת יתר בשוק החופשי ובתחרות החופשית. בית המשפט הסביר שלא ראוי לסטות מנקודת האיזון החקוקה בתחום זה בדרך של חקיקה שיפוטית.
