ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 31.07.2012 בת"א 11296-09-10 שניתן על ידי כבוד השופט י' ענבר. הערעור הוגש על ידי אלעד מנחם סוויסה ומחסן היבואן 42 בע"מ כנגד TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, TOMMY HILFIGER U.S.A INC, TOMMY HILFIGER EUROPE B.V, סי אנד שלס שיווק. הערעור נדון בבית המשפט העליון בפני כבוד המשנה לנשיא מ' נאור, כבוד השופט י' דנציגר וכבוד השופטת ד' ברק-ארז. ביום 16.11.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: המערערים (מחסן היבואן), פועלים בישראל בתחום השיווק של מוצרי לבוש הנושאים מותגים יוקרתיים, במתכונת המכונה "יבוא מקביל" והפעילו עסק ששמו היה "מחסן היבואן טומי הילפיגר". לאחר פניית המשיבות השמיטו המערערים משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר". מאותו שלב ואילך כונה העסק בשם "מחסן היבואן".
המערערים פרסמו את פעילותו של "מחסן היבואן" באופן בולט תוך הדגשה שנמכרים בו מוצרים של מותגים יוקרתיים "בזול". בפרסומים צוינו שמותיהם של המותגים שנמכרו ב"מחסן היבואן". כמו בעסק עצמו, גם בפרסומים הודגש השם "טומי הילפיגר". בשלב מסוים, העסק אף נצבע בצבעים שמופיעים בסימן המסחר של טומי הילפיגר (אדום, כחול ולבן). כמו כן, המערערים הפעילו אתר מכירות באינטרנט של מוצרי טומי הילפיגר תוך שימוש בשם: www.tommy4less.co.il.
המשיבות הגישו תביעה נגד המערערים, לטענתן הפעילות השיווקית שנעשתה בקשר למוצרי טומי היפליגר שיובאו בצורה זו פגעה בזכויותיהן בכמה אופנים. לטענתן, אופן השיווק עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר בישראל, וכן היווה גניבת עין והטעית לקוחות. המשיבות טענו עוד כי פעילותם של המערערים עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט. בנוסף לכך, נטען כי פעילות זו פגעה ברווחיהן בשל "דילול" סימן המסחר.
המשיבות ביקשו מספר סעדים כדלקמן: צו מניעה קבוע שיאסור על המערערים לעשות שימוש בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר" בכל דרך שהיא וכן יאסור עליהם לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של טומי הילפיגר, כולל בשילוט פנימי וחיצוני בעסק; פיצוי סטטוטורי בסך של 100,000 שקל בגין כל מקרה של גניבת עין מצד המערערים והשבת כל הרווחים שצמחו למערערים כתוצאה מההפרות הנטענות. המשיבות העמידו את תביעתן על סך של 5,000,000 שקל.
פסק הדין של בית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת המשיבות בחלקה, וקבע כי אופן השיווק והפרסום של המערערים עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום "טומי הילפיגר" וכן עלה כדי ביצוע העוולה של תיאור כוזב.
בית המשפט המחוזי קבע כי השימוש שעשו המערערים בסימן המסחר של טומי הילפיגר עלה במידה ניכרת על הנדרש באופן סביר והגון. במסגרת כך, קבע בית המשפט המחוזי כי הבחירה לקרוא לעסק בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר", השימוש ה"מאסיבי" שעשו המערערים בסימן המסחר ושילובו של סימן המסחר בשם המתחם של העסק (www.tommy4less.co.il) היוו כולם ניסיון ל"רכב" על המוניטין שממנו נהנה סימן המסחר.
בית המשפט המחוזי ערך אומדן גלובלי של הנזק ועל בסיסו העמיד את שיעור הפיצוי שאותו חויבו המערערים לשלם לטומי הילפיגר (הבעלים של סימן המסחר) על סך של 457,000 שקל. כמו כן, ניתן צו מניעה קבוע האוסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר"; להשתמש בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר, לרבות בשם "TOMMY" בשם המתחם של אתר האינטרנט של העסק; וכן להשתמש בצבעים של סמל הלוגו של טומי הילפיגר בקירות העסק, בגג העסק ובדפי אתר האינטרנט של העסק.
כן נקבע במסגרת צו המניעה הקבוע כי על המערערים ייאסר להשתמש בסימן המסחר בשילוט הפנימי והחיצוני של העסק, למעט בשלט אחד מחוץ לבית העסק, תוך ציון שמדובר ביבוא מקביל; כי ייאסר עליהם להשתמש בסימן המסחר בעלוני פרסום או בפרסומת מכל סוג, למעט סימן אחד בכל פרסום תוך ציון מפורש כי מדובר ביבוא מקביל; וכי ייאסר עליהם לגם השתמש בסימני המסחר באתר האינטרנט, זולת סימון אחד בדף הבית ולצורך זיהוי המוצרים ב"קטלוג המוצרים", שוב תוך ציון כי מדובר ביבוא מקביל בכל אחד מן הדפים הנפתחים מתוך דף הבית.
לפסק הדין המלא ראו מאמר זה.
תוצאות הערעור: נפסק כי דין הערעור של המערערים להתקבל באופן חלקי, ואילו דין ערעורן של המשיבות להידחות. נפסק כי בנסיבות אלה, יועמד הפיצוי שאותו נדרשים המערערים לשלם למשיבות על סך של 100,000 שקל וכן ישונה צו המניעה הקבוע שניתן בבית המשפט קמא.
בנוסף נפסק כי המשיבות יישאו בהוצאות המערערים בבית המשפט העליון בסך של 25,000 שקל, וכן יבוטל חיובם של המערערים בהוצאות המשיבות בבית המשפט המחוזי.
עתירה לדיון נוסף על פסק דין זה נדחתה, להחלטה ראו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
יבוא מקביל
סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר מעניק לבעליו של סימן מסחר תקף שנרשם בישראל זכות בעלת אופי קנייני לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שעליהם נרשם ובהתייחס אליהם. פקודת סימני מסחר אינה מתייחסת במפורש לסוגיה של יבוא מקביל, אולם בית משפט זה קבע, עוד בעבר, כי אין לפרשה כמונעת שימוש בסימן המסחר לגבי מוצרים מקוריים של הגורם שסימן המסחר שלו רשום בישראל. בכך נפתחה הדרך ליבוא מקביל.
דוקטרינת ה"מיצוי"
ההכרה בלגיטימיות של יבוא מקביל מבוססת על דוקטרינת ה"מיצוי" בדיני הקניין הרוחני, ובכלל זה דיני סימני מסחר. הכוונה היא לכך שבעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. מכירה זו "ממצה" את זכויותיו. לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה. ההכרה ב"יבוא מקביל" במשפט הישראלי משמעותה היא שדוקטרינת המיצוי מיושמת במתכונת המבוססת על "מיצוי בינלאומי", היינו די בכך שהמוצר נמכר פעם אחת במתכונת שנשלטה על-ידי בעל סימן המסחר, יהא זה בארץ או בחו"ל.
כפי שיובהר להלן, השאלה האם ה"מיצוי" צריך להיות בינלאומי, או חייב להיות מיצוי בשוק המקומי דווקא, היא שאלה שהתשובה לה בקרב שיטות משפט שונות אינה אחידה. בישראל, כפי שכבר צוין לעיל, נקודת המוצא לדיון ביבוא מקביל היא שפעולה במתכונת זו היא מותרת, במישור העקרוני.
בעניין ליבוביץ נפסק כי לאחר שהיצרן מוכר את סחורתו הוא נפרד ממנה "באופן מוחלט" ואינו יכול להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה שלה, כך שרוכש הסחורה רשאי להפיצה הלאה וליהנות מן המוניטין הצמוד לה (שם, בעמ' 320-319).
מוניטין של משווק או של יצרן
פסק דין חשוב שעסק במישרין בתופעה של יבוא מקביל ניתן בעניין ליבוביץ. פסק דין זה נסב על יבוא מקביל של עטי "פרקר" ו"קרוס", אף הם מותגים בעלי מוניטין בינלאומיים. באותו מקרה, ביקשו מי שהחזיקו בחוזה הפצה בלעדי בישראל של מותגי העטים היוקרתיים לאסור על יבוא מקביל שלהם. הנשיא מ' שמגר קבע כי המוניטין של המוצר שייך ליצרן, ולא למשווק, גם אם המשווק משקיע משאבים רבים בבניית המוניטין של המוצר וטיפוחו.
הסכם בלעדיות אינו כובל צדדים שלישיים
בעניין ליבוביץ נפסק כי השימוש שעושה יבואן מקביל במוניטין של המוצר אינו מהווה במקרה הרגיל עשיית עושר ולא במשפט, וכן שזכות ההפצה הבלעדית המעוגנת בחוזה שבין היצרן ליבואן הרשמי עניינה הוא אך במערכת היחסים שבין שני אלה והיא אינה כובלת את ידיהם של יבואנים מקבילים (שם, בעמוד 324).
עצם הפגיעה בציפיותיו של היבואן הבלעדי לא תיחשב להתעשרות שלא כדין. הנשיא שמגר הבהיר כי אמנם ייתכנו מקרים שבהם היבואן המקביל יתעשר שלא כדין על חשבונו של היבואן הבלעדי, אולם אלה יהיו פני הדברים רק כאשר יהיה קיים "יסוד נוסף" ההופך את ההתעשרות לבלתי צודקת. יסוד זה עשוי להתבטא בכך שהיבואן המקביל פועל באופן פסול ובלתי הוגן, ובכלל זאת: מפרסם מידע כוזב, מבצע עוולה של גניבת עין, פוגע בסימן מסחר או בסוד מסחרי, או כאשר יש נסיבות אחרות ההופכות את ההתעשרות לבלתי צודקת.
ייבוא מקביל ודיני סימני מסחר
דיני סימני המסחר מגנים על בעל הסימן אל מול יבואן מקביל שיבקש ליצור רושם כוזב לפיו בעל סימן המסחר פרש את חסותו על פעילותו. ברי כי הגנה זו מוגבלת היא, והדבר אינו מפליא, שכן דיני סימני המסחר מעניקים לבעל סימן המסחר הגנה בראש ובראשונה מפני מוצרים מזויפים המתחזים להיות מוצריו או הדומים עד כדי הטעיה למוצריו (וזו ההגנה ה"קלאסית"), וכן, בנסיבות מסוימות, מפני שימוש בסימן המסחר שלו או בחלקו גם למוצרים השונים ממוצריו (על בסיס דוקטרינת הדילול).
אם כן, תכליתם העיקרית של דיני סימני המסחר אינה להטיל הגבלות על השימוש במוצרים מקוריים של בעל סימן המסחר עצמו. ככל שבעל סימן מסחר מבקש לשלוט על ערוצי ההפצה של סחורתו, וככל שהדבר מותר לפי דיני ההגבלים העסקיים, יוכל לעשות זאת באמצעים חוזיים ולא באמצעות דיני סימני המסחר. במסגרת זאת, יכול לכאורה בעל סימן המסחר, בין השאר, להעניק ליבואן שדרכו הוא מעוניין להפיץ את סחורתו הנחה משמעותית במחיר בו הוא רוכש ממנו, על מנת לפצות אותו על השקעתו בפרסום בשוק היעד. באופן כזה יתוגמל מפיץ על השקעתו – אך תגמול זה יגיע מן היצרן, ולא על דרך של פגיעה בתחרות.
שימוש אמת בסימן מסחר ויבוא מקביל
הגם שהלגיטימיות של היבוא המקביל בישראל הוכרה זה מכבר, טרם חודד די צורכו הדיון בשאלה האם אינו כרוך כלל בהפרה של סימן המסחר, או שמא יש לראות בו הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" בסימן מסחר כקביעתה בסעיף 47 לפקודת סימני מסחר? מפאת חשיבותו, נביא כאן את לשונו של סעיף 47 האמור:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
בעניין פזכים נקבע כי השימוש בסימן מסחר רשום בהתייחס לסחורתו של בעל הסימן עצמו אינו נחשב להפרתו. בעניין פזכים לא נקבע כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס ל"סחורה המקורית" של בעל הסימן הוא הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" ועולה ממנו כי שימוש זה אינו הפרה כלל (ללא כל קשר לסעיף 47 לפקודת סימני המסחר).
לעומת זאת, בעניין טוטו זהב דן בית משפט זה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר, שעניינו "שימוש אמת" בסימן מסחר, וקבע כי שימוש שעושה אדם בסימן מסחר ביחס ל"סחורה האמיתית" של בעל הסימן חוסה תחת כנפי ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה. לפי גישה זו, שימוש בסימן מסחר ביחס לסחורה של בעל סימן המסחר ייחשב להפרה אלמלא חלה עליו ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה. חוות דעתה של השופטת (כתוארה אז) ד' ביניש בעניין זה פירשה את המקרים שבהם תחול הגנה מכוחו של סעיף 47 לפקודה באופן שאימץ מבחני עזר שפותחו בפסיקה האמריקאית בהקשר של "שימוש אמת", ובאופן יותר ספציפי את שלושת התנאים הבאים:
א. "ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר";
ב. "שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור";
ג. "שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו" (שם, בעמ' 898)".
בנוסף נפסק כי גם מכירת סחורה "אמיתית" של בעל סימן מסחר אינה מהווה הפרה של סימן המסחר, אף אם הסחורה לא נרכשה במישרין מבעל סימן המסחר. כיוון שמכירה או יבוא של סחורה המוגנת על-ידי סימן מסחר אינה מהווה הפרה של סימן המסחר, ממילא אין היא נדרשת לחסות תחת אחת ההגנות המוכרות בדיני סימני המסחר, וברי כי התנאים שנקבעו בעניין טוטו זהב אינם חלים עליה.
לעומת זאת, כאשר אדם שאינו מורשה בידי בעל סימן המסחר עושה שימוש בסימן המסחר המוגן לצורך שיווק, קרי כאשר השימוש בסימן המסחר אינו מתמצה במכירת "סחורה אמיתית" גרידא, יהיה שימוש זה כפוף למבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב.
יחד עם זאת, יישום המבחנים שנקבעו כאמור ללא קשר ליבוא מקביל ובמקרה שנגע לשימוש בסימן המסחר שלא לצורך מכירת סחורתו של בעל סימן המסחר (אלא לצורך מתן שירות משלים), חייב להיות מותאם להתייחסות אל היבוא המקביל בשיטתנו כאל פעילות מותרת ואף חיובית. במסגרת זאת, דומה כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס לסחורה המיובאת ביבוא מקביל עומד באופן אינהרנטי במבחן הראשון – מבחן הזיהוי: ברי כי לא ניתן לזהות טובין מבלי להשתמש בסימן המסחר המקושר אליהם. בכל הנוגע למבחן השני – מבחן חיוניות השימוש – דומה כי גם כאן שיווקם של מוצרים "אמיתיים" המיובאים ביבוא מקביל יעמוד בתנאי זה, שכן די בכך שלצורך שיווק המוצר נדרש המוכר אותו להשתמש בסימן המסחר המזוהה איתו.
אם כן, נפסק כי המבחן הרלוונטי והחשוב לצורך דיון בשיווק מוצרים שיובאו במתכונת של יבוא מקביל יהיה המבחן השלישי – מבחן החסות. במסגרת מבחן זה יצטרך היבואן המקביל להוכיח כי השימוש בסימן המסחר המוגן אינו יוצר הסתברות לכך שהצרכן הסביר יקבל את הרושם לכך שמדובר בפעילות הנהנית מחסותו של בעל הסימן. בהקשר זה חשוב להדגיש: שאלת החסות נוגעת לבעל הסימן (שהוא, במקרה הרגיל, היצרן) ולא ליבואן הרשמי שאינו בעל סימן המסחר.
השאלה של יצירת מצג לחסות מצד בעל סימן המסחר המוגן, ובכלל זאת האמצעים שצריך היבואן המקביל לנקוט כדי להבטיח שלא ייווצר מצג כזה, תיבחן על פי הקשרה, תוך מתן משקל רב לסוג הטובין הנמכרים ולציפייה הסבירה של הצרכן. במסגרת זאת תיבדק, בין השאר, השאלה האם מערכת היחסים בין המוכר לקונה בסוג הטובין המדובר היא נמשכת או חד-פעמית, וכן שאלת המהות הכלכלית של העסקה. כך, למשל, כאשר עסקינן במכירה של כלי רכב, אשר אחריות היבואן בנוגע אליו היא רבת חשיבות עבור הצרכן ועלותו היא משמעותית עבור האדם הממוצע, יצטרך המשווק להדגיש באופן בולט כי אינו פועל בחסותו של יצרן הרכב שהוא בעל סימן המסחר, ולפרט את משמעות הדבר (למשל, מי אחראי לטיפול בתקלות ברכב בתקופת האחריות). לעומת זאת, על משווק של צעצועים שנמכרים במחיר נמוך ויובאו ביבוא מקביל, מוצרים שהצרכן אינו מצפה לרכוש דווקא בחסות היצרן בעל סימן המסחר וככלל סוגיית האחריות להם היא פחות הרת גורל, תוטל חובה פחותה בדרגתה בכל הנוגע להבהרת העובדה כי המוכר אינו פועל בחסותו של בעל סימן המסחר. יודגש, כי הדברים אמורים במקרים שבהם לא קיימת שונות מהותית בין המוצרים שאותם משווק היבואן המקביל לבין המוצרים שאותם משווק היבואן הבלעדי (בדגש על איכות המוצרים). מקום שבו היבואן המקביל משווק מוצרים מאיכות נחותה יותר של אותו יצרן ("סוג ב'") תחול עליו כמובן חובה להדגיש את השוני האמור. זאת, משום שהימנעות מהבהרת ההבדל בין איכות המוצרים עלולה לפגוע גם בביקוש למוצרים שאותם משווק היבואן הרשמי. כמובן, חשוב להבהיר: השוני באיכות המוצרים יחייב אמנם חובת גילוי מוגברת מצד היבואן המקביל, אך לא יהווה טעם למניעת היבוא המקביל מדעיקרא.
מן הכלל אל הפרט, בהתייחס לטענה של הפרת סימן המסחר של טומי הילפיגר, יש להתייחס להיבטים הבאים בפעילותו של המערערים בתקופה הרלוונטית לדיון: השימוש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר"; ההימנעות מציון מפורש של המונח "יבוא מקביל"; צביעת החנות בצבעים המזוהים עם "טומי הילפיגר"; והשימוש בשם המתחם www.tommy4less.co.il.
כמפורט להלן, חלק מסוים מפעילות המערערים אכן חרג לעבר זיהויו עם בעלת סימן המסחר הרשום, הלוא היא טומי הילפיגר, ולכן צדק בית המשפט קמא בכך שהטיל עליו מגבלות מסוימות. במקביל לכך, ניתן לקבוע כי חלק לא מבוטל מפעילות זו לא חרג מן המסגרת המותרת ליבואן מקביל, ועל כן, היקף ההגבלות אשר הוטלו על פעילותם של המערערים חרג מן הראוי. זאת, לנוכח עמדת היסוד של המשפט הישראלי, לפיה היבוא המקביל אינו אסור, ועל כן אין לחסום פעולות שיווקיות בלתי מטעות הקשורות בו.
א. מכירת המוצרים, עצם היבוא המקביל של מוצרי טומי הילפיגר ומכירתם בידי המערערים אינם כרוכים בהפרה של סימני מסחר, ולכן הם מותרים אף מבלי להידרש להגנות הקבועות בדיני סימני המסחר.
ב. השיווק בעסק, בכל הנוגע לשימוש שעשו המערערים בסימני המסחר לצורך שיווק המוצרים המיובאים במתכונת של יבוא מקביל, הרי שזה עשוי להיחשב הפרה אם לא עומדת למערערים הגנת "שימוש האמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. לצורך הכרעה בשאלה האם הגנה זו קמה למערערים, יש לבדוק האם פעולותיהם עומדות בשלושת המבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב, בכפוף ליישומם במתכונת המותאמת למאטריה הייחודית של יבוא מקביל. השימוש בסימני מסחר לצורך שיווק טובין אותנטיים של בעל סימן המסחר עומד באופן אינהרנטי במבחן הראשון – מבחן הזיהוי, שכן לא ניתן לזהות טובין אלה ללא שימוש בסימן המסחר, וכך גם בענייננו. בכל הנוגע למבחן השני, מבחן חיוניות השימוש, די בכך שהשימוש בסימני המסחר נדרש לצורך שיווק הטובין שיובאו ביבוא מקביל, ואכן בענייננו נדרשו המערערים להשתמש בסימני המסחר לצורך שיווק המוצרים שיוצרו בידי טומי הילפיגר ומכאן שעמדו במבחן זה. נותר אפוא לבחון את המבחן המרכזי שיש להחיל בהתייחס לצורך שימוש בסימני מסחר בהקשר של יבוא מקביל – מבחן החסות.
בגדרו של מבחן החסות השאלה שיש לבחון היא האם השימוש שעושה היבואן המקביל בסימני המסחר יוצר הסתברות לכך שהצרכן הסביר יקבל רושם כי היבואן המקביל פועל בחסותו של בעל סימן המסחר. בענייננו, השאלה היא: האם הצרכן הסביר היה מתרשם כי המערערים פעלו בחסותה של טומי הילפיגר?
נפסק כי השימוש בשם "מחסן היבואן" עלול, כאשר הוא מופיע כשלצידו השם "טומי הילפיגר" בלבד ליצור הטעיה פוטנציאלית.
לעומת זאת, בית המשפט לא סבר כי השימוש בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר בתוך העסק מעורר חשש להטעיה, וזאת בהתחשב בשוני הניכר בין עיצוב העסק לבין החנויות הפועלות בחסות של בעלת סימן המסחר "טומי הילפיגר".
על כן, לאחר ששונה שם העסק הרי שלא די היה בשימוש בצבעים בלבד כדי ליצור הטעיה. לכך ניתן להוסיף, כי מיקום העסק (באזור שאינו נחשב ליוקרתי כלל וכלל) והאופי החזותי שלו הנראה כמבנה תעשייתי (כפי שעולה מעיון בתמונה שהוגשה מטעם המשיבות) מכרסמים בטענת החסות.
ג. העדר הבהרה – נפסק כי המערערים לא כשלו באי-הבהרה שלא קיימת חסות של בעל סימן המסחר לפעילותם. התשובה לשאלה זו עשויה להשתנות גם בהתאם לסוג המוצרים הנמכרים במסגרת של יבוא מקביל. ככל שמדובר במוצרים שלהם נלווה בדרך כלל מרכיב של שירות, החובה להבהיר היעדר של חסות מצד בעל סימן המסחר גוברת. פריטי לבוש אינם ברגיל מוצרים מסוג זה. ניסיון החיים מלמד כי פריטי הלבוש המיוצרים בידי טומי הילפיגר ומשווקים בידי המערערים הם טובין אשר הרוכשים אותם אינם מצפים למערכת יחסים נמשכת עם הגורם המשווק אותם (מאחר שביחס אליהם מרכיב השירות לאחר הקניה הוא שולי).
בית המשפט סבר כי השימוש שעשו המערערים בסימני המסחר לצורך שיווק הטובין שיוצרו בידי טומי הילפיגר עומד במבחן הזיהוי ובמבחן חיוניות השימוש, וכי מרביתו של שימוש זה עמד גם במבחן החסות. על כן, עומדת למערערים הגנת "שימוש האמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. יחד עם זאת, בחירתם של המערערים לכנות את העסק "מחסן היבואן טומי הילפיגר" הייתה עשויה להטעות את הצרכן הסביר ולכן היא מהווה הפרה של סימני המסחר.
ייבוא מקביל ודיני עשיית עושר ולא במשפט
במישור של דיני עשיית עושר ולא במשפט, ייתכן כי תקום עילה לבעל סימן המסחר או ליבואן הרשמי מקום בו מאמצי השיווק של יבואן מקביל "תופסים טרמפ" על מאמצי שיווק והשקעה בשיווק של בעל סימן המסחר הרשום. יש להדגיש בהקשר זה כי, כפי שכבר ציינתי לעיל, שיווק מוצרים שיובאו ביבוא מקביל מתבסס באופן אינהרנטי על המוניטין הצמוד למוצרים, ואין בכך כדי להוות התעשרות שלא כדין. פעולותיו של יבואן מקביל ייחשבו כהתעשרות שלא כדין על חשבון היצרן או על חשבון היבואן הרשמי מקום בו דבק בפעולותיו "יסוד נוסף" (כאמור בעניין ליבוביץ). אלה הם פני הדברים למשל כאשר היבוא המקביל עוקב למסע פרסום משמעותי שנועד לאפשר "חדירה" של מותג חדש לשוק הישראלי, אשר בו השקיע היבואן הבלעדי משאבים ניכרים. חשוב, אם כן, להדגיש כי דיני עשיית עושר ולא במשפט לא נועדו ליצור נתיב "עוקף" לדיני הקניין הרוחני אשר יאפשרו להרחיב את כוחם המונופוליסטי של בעלי זכויות המוגנות בקניין רוחני אף מעבר לאיזונים הפנימיים הקבועים בדינים אלה (לממשק שבין דיני הקניין הרוחני לבין דיני עשיית עושר ולא במשפט. כפי שנקבע בעניין אדידס (בדעת הרוב), נראה כי כאשר תובע אינו מצליח להוכיח כי הופר סימן מסחר רשום הוא לא יזכה ברגיל בסעד מכוח דיני עשיית העושר ואף אם דחיית טענה בדבר הפרת סימן המסחר אינה שוללת לחלוטין עילה מכוח דיני עשיית עושר, בוודאי שיש לה משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת העילה החלופית.
דיני עשיית עושר אינם יכולים להוות נתיב "עוקף" לדיני סימני המסחר, אלא רק נתיב משלים להם, במקרים מתאימים. יש להקפיד הקפד היטב כי לא יוענק סעד הנובע מדיני עשיית עושר בהקשר של פגיעה בסימן מסחר אלא כאשר אכן מתקיים "יסוד נוסף" בעל משמעות של ממש, כדוגמת מקרים של הטעיה או של "טפילות" יוצאת דופן מצד יבואן מקביל (כמו, כאמור, במקרה בו היבואן המקביל החל לשווק בארץ בסמוך לאחר שהיבואן הבלעדי השקיע משאבים ניכרים ב"החדרת" מוצר חדש לשוק הישראלי). זאת, על מנת שהשימוש בדיני עשיית העושר לא יוביל "בדלת האחורית" לחיזוק יתר של תופעות מונופוליסטיות. יצוין בהקשר זה כי גם לגישת המצדדים בפיתוח זכאויות מכוח דיני עשיית עושר לצורך קידום "כללי תחרות" המסדירים את דרכי הפעולה הלגיטימיות בין מתחרים בנסיבות שבהן אין זכאות להגנה מלאה מכוח דיני הקניין הרוחני (ראו: גרוסקופף, בעמ' 330-309), יש להביא בחשבון את השאלה האם קיים הסדר ספציפי ועדכני בחקיקה המסדירה את תחום הקניין הרוחני. כאשר זה קיים, כך הוסבר, אין מקום להרחבה שיפוטית שלו בעזרת דיני עשיית עושר ולא במשפט (ראו: הנשר והנסיכות, בעמ' 225-222).
דיני סימני המסחר מגנים על בעל סימן המסחר, ולא על היבואן הבלעדי, שלו אין עילה מכוחם. דומה כי יבואן בלעדי אמור היה לדעת כי דיני סימני המסחר אינם מעניקים לו הגנה מפני יבוא מקביל לישראל, אך מכל מקום אם הוא סבור כי שילם סכום מופרז בעבור זכות היבוא הבלעדי או כי הוטעה בנוגע למשמעותה של זכות כזו, הרי שעילות התביעה שלו (ככל שקיימות כאלה) צריכות להיות מופנות כלפי היצרן עמו הוא קשר חוזה, ולא כלפי היבואן המקביל.
דוקטרינת ה"דילול" ביחס להפרת סימן מסחר
לכאורה (וכך נטען גם בענייננו) עשויה לקום לבעל סימן מסחר עילת תביעה כנגד יבואן מקביל גם מכוח דוקטרינת ה"דילול" המגנה על סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל מפני שחיקת תדמית סימן המסחר אף בהעדר חשש להטעיה, וזאת מקום בו גורם זר לסימן המסחר מנצל אותו לצורך קידום תחרות בלתי הוגנת. אולם, דוקטרינת הדילול איננה רלוונטית כלל בהתייחס ליבוא מקביל, שכן יבואן מקביל אינו "זר" לסימן המסחר, אלא מייבא את סחורתו של בעל סימן המסחר ומוכר אותה, תוך שהוא משתמש כדין במוניטין של המוצר.
דוקטרינת הדילול ביחס לסימנים מהגדר שונה
דוקטרינת הדילול, מרחיבה את ההגנה על סימני מסחר מעבר להגנה המסורתית שאלה הקנו ביחס למכירת טובין מאותו הגדר. בהתאם לדוקטרינה זו, לא ניתן להשתמש בסימני מסחר מפורסמים גם ביחס לטובין מהגדרים שונים מאלה שבהם משתמש בעל סימן המסחר. בכך היא מרחיבה את הגנתם של דיני סימני המסחר ממצבים שבהם קיים חשש להטעיה של הצרכנים למצבים נוספים שבהם החשש מתמקד בשימוש בלתי הוגן בסימן המסחר תוך ניצול המוניטין הגלום בו. כך, למשל, אף אם סימן המסחר "קוקה קולה" רשום אך בהתייחס להגדר של משקאות קלים, עשויה לצמוח לבעל הסימן עילת תביעה כנגד אדם שיפעיל מלון בשם "קוקה קולה".
סעיף 46א לפקודת סימני המסחר מכיר בעיקרון של דילול, וזאת בהמשך להצטרפותה של ישראל להסכם TRIPS משנת 1994. סעיף 16 להסכם זה מעניק הגנה לסימני מסחר מוכרים היטב גם ביחס לטובין שאינם מההגדר שלגביו נרשמו, ככל שהשימוש בסימן המסחר עלול ליצור זיקה בין הטובין לבין בעל סימן המסחר, ובתנאי שסביר להניח כי שימוש כזה יפגע באינטרסים של בעל הסימן. על-פי סעיף 46א לפקודת סימני המסחר מוגנים בישראל גם סימני מסחר מוכרים שאינם רשומים בה, ואילו סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל זוכים להגנה מורחבת – גם ביחס לטובין שאינם מאותו הגדר. במסגרת התיקון האמור הוספה לסעיף 1 לפקודת סימני המסחר הגדרה למונח "סימן מסחר מוכר היטב" ובה נקבע כי לצורך הכרעה בשאלה האם סימן מסחר הוא אכן מוכר היטב, יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הציבור הרלוונטי מכיר את סימן המסחר והמידה שבה מוכר הסימן כתוצאה ממאמצי שיווק.
על מנת שתובע יצליח בתביעתו המבוססת על דוקטרינת הדילול, עליו להראות כי התקיימו בעניינו ארבעה תנאים מצטברים שנקבעו בפסיקה:
א. קיומו של עסק בינלאומי מפורסם;
ב. סימן המסחר שלו הוא בעל עוצמה רבה ותדמית עצמאית החורגת ממוצר ספציפי;
ג. השימוש בסימן המסחר נועד לקדם את עסקיו של המשתמש על בסיס המוניטין של בעל סימן המסחר;
ד. והשימוש בסימן המסחר בנסיבות העניין נעשה בחוסר תום לב וחורג מכללי התחרות ההוגנת או ה"סטנדרטים הראויים של החברה".
חשוב להוסיף ולציין בהקשר זה כי אף שכאמור ניתן להכיר בעילת תביעה מכוח דוקטרינת הדילול, המקרים שבהם ייקבע כי התקיים דילול גם כאשר לא קיים חשש להטעיה בשל השימוש בסימן המסחר הם חריגים ויוצאי דופן בלבד.
בענייננו נפסק כי עילת הדילול אינה עילת תביעה מתאימה בהקשר של יבוא מקביל. אפשר לומר, באופן מטאפורי, כי ניתן לדלל שמפניה משובחת במים, אך לא ניתן לדלל שמפניה כזו בשמפניה זהה לה, גם אם נקנתה מספק אחר. זאת, משום שבמצב של יבוא מקביל המוצרים המיובאים הם מוצרים שבעל סימן המסחר עצמו סבר שיש מקום לסמנם ולזהותם באמצעות סימן המסחר ובכך אף העיד עליהם שהם ראויים למוניטין שמהם הוא נהנה. מוניטין זה צמוד לטובין שאותם מייצר בעל סימן המסחר, ומרגע שמכר אותם הוא מיצה את זכויותיו בהם, על כל המשתמע מכך.
תכליתה של דוקטרינת הדילול, כפי שנקלטה במשפט הישראלי (בסעיף 46א לפקודת סימני המסחר) היא להגן על בעל סימן המסחר מפני האפשרות שגורם זר ייבנה מהמוניטין הצמוד לסימן המסחר שלו. אולם, יבואן מקביל אינו גורם זר: הוא רוכש את הטובין שמייצר בעל סימן המסחר והוא זכאי ליהנות מהמוניטין הצמוד להם.
דוקטרינת הדילול לא יכולה להוות "צינור עוקף" שיאפשר לבעל סימן המסחר למנוע יבוא מקביל של הסחורה אותה הוא מייצר או לשלוט על האופן שבו היא משווקת.
ייבוא מקביל ודיני העוולות המסחריות
במישור של דיני העוולות המסחריות, חלים על יבואן מקביל, כעל כל מתחרה עסקי, האיסורים הקבועים בדין על ביצוע עוולות של גניבת עין (לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות), תיאור כוזב (לפי סעיף 2 לחוק) והכבדה בלתי הוגנת על הגישה לעסק (לפי סעיף 3 לחוק). מובן כי גם בהתייחס לעוולות אלה יידרש יישום מותאם של הדין בהתחשב במאפייניו הייחודיים של היבוא המקביל. בעוד שבמקרה הרגיל הטענה היא כי הנתבע מנסה לקשר באופן מטעה או כוזב את המוצר אותו הוא משווק אל עסקו של התובע, הרי שבמקרה של יבוא מקביל מדובר בשיווק של מוצרים זהים בידי משווקים שונים, ומכאן שבאופן בסיסי הקישור בין המוצרים אותם מוכר היבואן המקביל לבין בעל סימן המסחר אינו מטעה אלא הוא טבעי ומתבקש, כיוון שבעל סימן המסחר אכן מייצר אותם (להבדיל ממעניק חסות ליבואן המקביל). אין משמעות הדבר כי לעולם לא תיתכן גניבת עין בהקשר של יבוא מקביל. כך, למשל, אם יגרום יבואן מקביל לכך שהמוצרים שהוא משווק ייחשבו בטעות כמוצרים המיובאים על ידי היבואן הרשמי, אשר מעניק להם אחריות, הרי שלכאורה יעלו מעשיו כדי גניבת עין.
גניבת עין ויבוא מקביל
עוולת גניבת העין, המעוגנת כיום בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, מגינה על המוניטין של העוסק או של הטובין שאותם הוא מייצר בנסיבות שבהן עוסק אחר מטעה את הציבור לחשוב כי הוא מוכר את מוצריו או שירותיו של התובע או כי הוא פועל בקשר עם התובע.
ההכרה בעוולת גניבת העין מותנית בכך שהיצרן רכש מוניטין וכי יש חשש סביר להטעיית הציבור. בין עוולת גניבת העין לבין עילת התביעה של הפרת סימן מסחר קיים דמיון רב, אך גם שוני. ההבדל בין השתיים עניינו בכך ששאלת ההפרה של סימן המסחר נבחנת באמצעות השוואת סימן מסחר לסימון המוצרים שמכר הנתבע, בעוד שהסוגיה של גניבת עין ממוקדת בשאלה האם כלל מעשיו של העוסק הטעו בנוגע למקור המוצר.
העוולה של גניבת עין עשויה אפוא להיות רלוונטית למקרים של יבוא מקביל שבהם קיים חשש סביר להטעיית הציבור באשר לחסות שפורש היצרן על פעולת היבואן המקביל או באשר לקשר בין היבואן המקביל לבין היבואן הרשמי – ככל שהיבואן הרשמי מצליח להוכיח כי הוא רכש מוניטין עצמאי משל עצמו. אם כן, בניגוד לתביעה לפי פקודת סימני המסחר, אותה יכול להגיש רק בעל סימן המסחר (ולא היבואן), עוולת גניבת העין שאינה מותנית ברישום סימן מסחר עשויה לעמוד גם ליבואן הרשמי אשר רכש מוניטין משל עצמו. עם זאת, כאשר עסקינן במוצרים "אמיתיים", קשה לראות כיצד תיתכן גניבת עין בנוגע למקור המוצר (להבדיל מגניבת עין באשר לקשר הקיים בין בעל סימן המסחר או היבואן הרשמי לבין היבואן המקביל). הרי, הן הטובין שמיובאים בידי היבואן הרשמי והן הטובין שמיובאים בידי היבואן ה"מקביל" מיוצרים בידי אותו יצרן.
סימני מסחר ושמות מתחם
סוגיה נוספת שעמדה במוקד ההתדיינות בין הצדדים נגעה לשם המתחם שבו השתמשו המערערים – www.tommy4less.co.il.
מי רשאי להשתמש בסימן מסחר במסגרת שם מתחם שלו? נקודת המוצא היא שזכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי בסימן המסחר הרשום, המוקנית לו בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר, משתרעת גם אל עבר השימוש בסימן המסחר באינטרנט, ובכלל זה לשמות המתחם עצמם. אולם, זה אינו סוף פסוק. סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, שעניינו "שימוש אמת", ושפרשנותו עומדת במרכזו של התיק דנן, חל כמובן גם בנוגע לשימוש בסימני מסחר באינטרנט. משמעות הדבר היא שלא כל שימוש בשם מסחר במסגרתו של שם מתחם הוא פסול.
לנקודה זו חשיבות רבה החורגת מסוגיית היבוא המקביל, ויש לה השפעה גם על תחום חופש הביטוי. טלו לדוגמה מקרה של חברת מזון גדולה בישראל ששמה הוא "טעים לכל" והיא אף רושמת סימן מסחר על שם זה. הבה נניח שעיתונאי חוקר עורך סדרת תחקירים על החברה ומפרסם אותם באתר ייעודי, אשר כתובתו היא: .co.ilהאמת-על-טעים-לכל. בית המשפט פוסק כי אף שכתובת המתחם כוללת סימן מסחר רשום, היא תיחשב לשימוש אמת מותר. זאת, בהתחשב באינטרס הקיים בחשיפתם לקהל הרחב של תחקירים עיתונאיים כאלה, ובהתחשב בכך שאין חשש סביר שהגולש הסביר יוטעה לחשוב כי אתר שכזה פועל בחסותה של בעלת סימן המסחר.
בכל הנוגע לשימוש בסימני מסחר מוגנים במסגרת שמות מתחם לצרכים מסחריים, יש להבחין בין שלוש קטגוריות:
א. "חטיפת" שמות מתחם;
ב. שימוש בסימני מסחר (או בסימנים דומים להם) בידי גורם זר להם;
ג. ושימוש בסימני מסחר לצורך מכירת סחורה אותנטית, כדוגמת מכירה במתכונת של יבוא מקביל.
הקטגוריה הראשונה שעניינה "חטיפת" שם מתחם נסבה על רכישה של שמות מתחם הכוללים סימני מסחר מוכרים (דוגמת McDonalds.com) על מנת לחייב את בעלי סימני המסחר לרכוש מהם את שם המתחם בהמשך. גורמים שעשו כן (בעיקר בעבר) ניצלו את העובדה שרישום שמות מתחם נעשה בדרך של "כל הקודם זוכה" (כך שככלל אדם הרוכש שם מתחם אינו נדרש להוכיח כי שם המתחם המבוקש קשור לשמו או לשם עסקו, אלא רק כי שם מתחם זה טרם נרכש בידי אחר, וכן להצהיר כי הקצאת שם המתחם לרוכש לא תפגע בזכויותיו של צד שלישי. כללי הרישום של שמות המתחם בישראל זמינים באתר איגוד האינטרנט הישראלי, בכתובת: http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html. לדיון בכללים אלה, ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 1149-1141). קיים קונצנזוס בשיטות משפטיות שונות בעולם כי תופעה זו היא פסולה. במסגרת זאת, בפסיקה האמריקאית הוחלה דוקטרינת הדילול על מקרים של "חטיפת" שמות מתחם, ואף הוצאו במהירות יחסית צווי מניעה שיאסרו על ה"חוטפים" להשתמש בשמות המתחם. כמו כן, נקבעו בשיטות שונות בעולם, כולל בישראל, מנגנונים ליישוב מחלוקות במסגרת הגופים הרושמים שמות מתחם.
הקטגוריה השנייה נסבה על המקרים שבהם גורם זר עושה שימוש בסימני מסחר מוגנים או בסימנים הדומים להם לצורך רישום מתחם. זו תיבחן על פי הכללים הרגילים הנוגעים להפרת סימני מסחר. כך, בשלב ראשון, תיבחן השאלה האם סימני המסחר הופרו, ובשלב שני, תיבחן השאלה האם עומדת לגורם שרשם את סימן המסחר הגנה. ככל שיטען הגורם שרשם את שם המתחם כי עומדת לו הגנת "שימוש האמת", הוא יצטרך להוכיח כי הוא עמד בשלושת המבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב. עוולה נוספת העשויה להיות רלוונטית למקרה זה היא עוולת ההתערבות הלא הוגנת, הקבועה בסעיף 3 לחוק עוולות מסחריות. כך, לדוגמה, דומה כי אם חברת משקאות המתחרה בחברת "קוקה קולה" תפתח אתר אינטרנט בכתובת www.kokakola.co.il עשוי הדבר להיחשב להפרת סימן מסחר, בהתחשב בדמיון הרב בין שם המתחם לבין סימן המסחר המקים חשש סביר להטעיית הלקוחות אשר עלולים להגיע בטעות לאתר המתחרה במקום לאתר של חברת "קוקה קולה" אליו התכוונו להגיע.
הקטגוריה האחרונה של המקרים, שהיא הרלוונטית לענייננו, נוגעת לשימוש בסימני מסחר בשמות מתחם של גורמים המוכרים טובין אותנטיים של בעל סימן המסחר, כולל כאלה העוסקים ביבוא מקביל. שימוש זה עשוי להיחשב להפרה, אך זאת רק ככל שלא עומדת לבעל האתר הגנת שימוש האמת. למעשה, שימוש בסימני מסחר במסגרת שמות מתחם הוא בסך הכול דוגמה נוספת לשימוש בסימני מסחר לצורך שיווק סחורה אותנטית, וככזה יחולו עליו, כאמור לעיל, המבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב בהתאמות המתחייבות מאופיו של היבוא המקביל ומן העובדה שהוא מותר ואף חיובי. כפי שכבר הוסבר, לא ניתן לזהות את הטובין המיוצרים בידי טומי הילפיגר ללא שימוש בסימני המסחר. קביעה זו רלוונטית גם לשם המתחם ומכאן שהוא עומד במבחן הזיהוי. שם המתחם שנבחר עומד גם במבחן השני – מבחן חיוניות השימוש – שכן די בכך שהשימוש בסימני המסחר הוא חיוני לצורך שיווקם. זה המצב גם במקרה דנן. המבחן השלישי והעיקרי, מבחן החסות, מבוסס כאמור על השאלה האם השימוש בשם המתחם עלול לגרום לצרכן הסביר (או ה"גולש הסביר") לרושם כי האתר מופעל בחסות בעלת סימן המסחר.
בית המשפט סבר כי במקרה דנן התשובה לשאלה זו היא שלילית. אין בשם המתחם כדי להטעות. אדרבה, תוכו כברו: הוא מעיד על כך שניתן לקנות דרכו מוצרים של "טומי הילפיגר" במחירים המוצגים כנמוכים יותר.
לשם המתחם יש כמובן חשיבות גדולה בהתייחס לחשש מהטעיה. על פי המקובל כיום, במקרה הרגיל הצרכן הסביר יצפה למצוא באתר שכתובתו כוללת רק את שם המותג או את שמו של סימן המסחר ומסתיים בסיומת מסחרית (co.il או com, במתכונת של www.brandname.co.il) את האתר הרשמי של בעל סימן המסחר או גורם המורשה על ידו. כך, נראה כי לו היו המערערים מקימים אתר ששם המתחם שלו הוא www.tommyhilfiger.co.il, אז היה מתעורר חשש להטעיית הצרכנים. אלה היו פני הדברים גם אם היה נעשה שימוש בשם המותג בתוספת התייחסות לישראל, באופן שעשוי היה לרמז כי מדובר בנציגים רשמיים של טומי הילפיגר בישראל ובכך ליצור הטעיה. לכן, דומה שהמערערים לא יכולים להשתמש בשם המתחם www.tommyhilfiger-israel.co.il.
אולם, בענייננו, שם המתחם לא כולל רק את סימן המסחר, אלא גם תוספת משמעותית המרמזת על כך שאין מדובר באתר הנהנה מחסותה של בעלת סימן המסחר.
מובן כי עסקינן בתחום המשתנה במהירות, ולא ניתן לקבוע כעת כללים קשיחים בנוגע לאילו שמות מתחם הם מטעים ואילו אינם. ניתן להעריך כי בעתיד צפויים פיתוחים חדשים שירחיבו את האפשרויות הקיימות לעיצוב שם המתחם, וייתכן ששינוי זה ישפיע בתורו על הציפייה של הצרכן הסביר. לכן, בענייננו, יש להתמקד בהתוויית העיקרון לפיו המבחן העיקרי הוא האם שם המתחם עלול לגרום להטעיית הצרכן הסביר. במסגרת זאת, תיבחן הציפייה הסבירה של הצרכן בנוגע לשם מתחם, תוך שיישום עקרון זה ייעשה בהתאם לנסיבות העיתים המשתנות. בנוסף לכך, סבר בית המשפט כי אין בעובדה שהמערערים פרסמו באתר המופעל על ידם לא רק פריטי לבוש המיוצרים בידי טומי הילפיגר, אלא גם פריטי לבוש המיוצרים בידי חברות אחרות, כדי ליצור חשש להטעיה.
הפרת סימן מסחר ביחס לשימוש במילות חיפוש Adwords
בית המשפט הוסיף כי ניתן להזכיר בהקשר זה סוגיה נוספת שאמנם אינה נוגעת ישירות לשמות מתחם אך היא בעלת קרבה אנאלוגית רבה מאוד אליה: שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" לחיפוש על-ידי מנועי חיפוש. חיפוש כזה מוביל את המשתמש גם לאתרים שאינם של בעל סימן המסחר, אלא למשווקים לא רשמיים של המוצרים המסומנים באותם סימני מסחר, וכן לאתרים שבהם נמכרים מוצרים חלופיים או שירותים משלימים לאלה שמוצעים על-ידי בעל סימן המסחר. אף בהקשר זה מתעוררת אפוא השאלה של שימוש ב"מרחב הוירטואלי" בסימני מסחר בידי מי שאינו בעל סימן המסחר (אשר בדרך כלל רוכש מודעות בתשלום שיופיעו כאשר משתמש במחשב מחפש במנוע החיפוש את שם סימן המסחר, מודעות המכונות על-ידי חברת גוגל, המפעילה כידוע את מנוע החיפוש הפופולארי ביותר בעולם, בשם Adwords, ומופיעות בדרך כלל לצד, מתחת או מעל תוצאות החיפוש הרגילות, הלא ממומנות). כפי שנראה להלן, העיון ההשוואתי מלמד על סובלנות כלפי שימוש מסוג זה, ובלבד שאינו כרוך בהטעיה לגבי זהותו של המוכר.
שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" טרם הוכרעה בבית המשפט העליון, אך כבר התעוררה בבתי המשפט המחוזיים (ראו למשל: ה"פ (מחוזי ת"א) 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליין בע"מ [פורסם בנבו] (31.7.2006); ה"פ (מחוזי ת"א) 20877-05-12 פאיירפלאי בע"מ נ' Magic Software Enterprises Ltd [פורסם בנבו] (16.5.2013)). במבט מעבר לים ניתן לציין כי בית המשפט האירופי לצדק סבר ששימוש בסימן מסחר כמילת מפתח לפרסום ממומן אין בו שלעצמו כדי להפר את סימן המסחר, ובלבד שלא נגרמת הטעיה באשר לזהותו של המוכר. בפסיקה האמריקאית טרם הוכרעה שאלה זו באופן מלא, אך נראה כי במקרים רבים פסקו בתי המשפט כי אין בשימוש בסימני מסחר כמילות מפתח לפרסום ממומן כדי להטעות את הצרכן הסביר וכי אין לראות בשימוש זה כהפרה של סימני המסחר.
להשלמת התמונה ראוי להוסיף כי בשנת 2009 שינתה חברת גוגל את מדיניותה בכל הנוגע לשילוב מילים המוגנות באמצעות סימני מסחר במסגרת המודעות שהיא משווקת. בעקבות שינוי זה חברת גוגל מאפשרת לחברות המשווקות טובין או שירותים המיוצרים או מסופקים בידי בעלי סימני מסחר (בין אם בדרך של "יבוא מקביל" ובין אם בדרך אחרת) או לחברות המספקות מידע על טובין או שירותים כאלה לשלב מילים המוגנות בסימני מסחר בתוכן המודעות המתפרסמות מטעמן. זאת, להבדיל משימוש בסימני המסחר כ"מילות מפתח" לפרסום מודעות, שאותו אפשרה גוגל גם קודם לכן וכן ממשיכה לאפשר גם כיום.
פיצוי בגין הפרת סימן מסחר וגניבת עין
נפסק כי המערערים הפרו את סימני המסחר ועיוולו בגניבת עין, אך הפעולה האסורה שביצעו היא מתוחמת – כינוי העסק בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" במשך תקופה בת מעט למעלה משנה. אם כן, הפגם שנפל בפעולותיהם של המערערים הוא קל יותר מכפי שקבע בית המשפט המחוזי.
כפי שקבע בצדק בית המשפט המחוזי, אין בחוות דעת הכלכלית של המשיבות כדי להניח בסיס לפיצוי אותו ביקשו המשיבות, וזאת בלשון המעטה, מאחר שלא ניתן לקבל את הנחות היסוד של חוות הדעת.
אכן, קיים קושי אינהרנטי בכימות מדויק של הנזק כאשר עסקינן בתביעות הנסבות על פגיעה בקניין רוחני. אולם, אין בכך כדי לפטור את התובע מחובתו הראשונית להוכיח את נזקו, ולו על דרך של הצגת ראיות שיהוו בסיס לאומדן הנזק (כאשר כימות מדויק אינו אפשרי). בוודאי ובוודאי שהדברים נכונים כאשר מדובר בתביעה לקבלת סכום כה גבוה (המשיבות העמידו את תביעתן על סך של 5,000,000 שקל).
חשוב עוד לציין כי, כאמור, פקודת סימני המסחר אינה מקנה לבעל סימן מסחר את האפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק, ואילו סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות קובע כי במקרה של גניבת עין יכול בית המשפט לפסוק לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 שקל לכל עוולה, כאשר רואים עוולות המתבצעות בסדרה אחת של מעשים כעוולה אחת.
לא ניתן לתבוע "כפל פיצוי" בגין אותה עוולה, הן במסלול הסטטוטורי והן במסלול הדורש את הוכחת הנזק.
נפסק כי המשיבות כשלו בהוכחת הנזקים שנגרמו להן לטענתן. אולם, משקבעתי כי המערערים הפרו את סימן המסחר בכך שכינו את בית העסק "מחסן היבואן – טומי הילפיגר" וזאת לתקופה בת שנה ומספר חודשים, דומה כי ניתן להעמיד את הנזק שנגרם למשיבות בסך של 100,000 שקל, על דרך האומדנה. יצוין כי בכך הבאתי בחשבון גם את העובדה שהמערערים השמיטו משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר" כאשר נדרשו לעשות כן בידי המשיבות, התנהלות השוקלת לטובת הורדת רף הפיצוי, שכן ראוי לעודד מפרים לחדול מההפרה כאשר הם נדרשים לכך. בהתאם לכך, חיוב המערערים לפצות את המשיבות יתוקן ויועמד על סך של 100,000 שקל.
צו מניעה בגין הפרת סימן מסחר
בית המשפט סבר כי חלק מן ההגבלות הנוספות שעליהן הורה פסק דינו של בית המשפט המחוזי כבלו את ידי המערערים מעבר למידה הראויה. כאמור, השימוש שנעשה בשם המתחם שנבחר לא היה מטעה ונהנה מהגנת "שימוש אמת", ולכן אין מקום לאסור על השימוש בו. כמו כן, אין כל הכרח שהמערערים ישווקו את הטובין המיוצרים בידי טומי הילפיגר תחת הכותרת "יבוא מקביל". זוהי מגבלה טכנית שאינה נובעת במישרין מן הדין. המערערים נדרשים להבהיר כי טומי הילפיגר לא פרשה עליהם את חסותה, אולם, העברת מסר זה אינה חייבת להיות באמצעות השימוש במטבע הלשון "יבוא מקביל" דווקא, מה גם שציבור הצרכנים, או לפחות חלקו, אינו מודע בהכרח למשמעותו המדויקת של מונח טכני זה.
בהתחשב באופי הטובין הנמכרים ובציפייה הסבירה של הלקוחות, שמהם נגזרת אינטנסיביות הגילוי מול הלקוחות, אין לחייב את המערערים לציין בכל פרסום ופרסום מטעמם כי הם עוסקים ביבוא מקביל.
כמובן, ייתכן שהם עצמם יהיו מעוניינים בפרסום מובלט של עובדה זו, מטעמיהם המסחריים, ואין צריך לומר כי הם רשאים לעשות כן. מכל מקום, באופן עקרוני, די בכך שהמערערים יימנעו מיצירת כל רושם בפרסומים מטעמם כי הם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר, וכן יציינו באופן אקטיבי, בתדירות סבירה ובאופן שוטף עובדה זו, לרבות באתר האינטרנט שלהם. אולם, המערערים אינם חייבים לציין בכל עמוד ועמוד באתר האינטרנט שלהם כי הם עוסקים ביבוא מקביל, ודי שיציינו כי אינם נהנים מחסותה של בעלת סימני המסחר בהבלטה סבירה בעמוד הפתיחה של האתר ובעמוד ה"אודות" שלו.
לבסוף, בהתחשב בכך שיבואן מקביל רשאי להשתמש בסימני מסחר לצורך פרסום הטובין אותם הוא מוכר, אין מקום להתערב בכמות הפעמים שבהם משתמשים המערערים בסימני המסחר בפרסומים מטעמם ובעסק עצמו, ובכלל זאת אין פסול בשימוש בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר בעיצובו של העסק.
עם זאת, המערערים יידרשו להציב שלט בכניסה לעסק שיבהיר כי אינם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר.
על כן, ניתן אם כן צו מניעה קבוע שבמסגרתו:
א. נאסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר".
ב. המערערים יבהירו ללקוחותיהם כי אינם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר, ויציינו עובדה זאת בפרסומיהם באופן אקטיבי ושוטף ובתדירות סבירה, בין על דרך של הצהרה כי הם פועלים במתכונת של יבוא מקביל ובין בדרך אחרת.
ג. המערערים יציינו את היעדר החסות מטעמה של בעלת סימני המסחר בשלט בולט בכניסה לעסק, וכן יציינו עובדה זאת בהבלטה סבירה בדף הפתיחה של אתר האינטרנט של העסק ובדף ה"אודות" של האתר.
