בית המשפט המחוזי מרכז, כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן (תא (ת"א) 2580-06) – 30.11.09
תחום: הפרת סימני מסחר
נושא: מטרת פקודת סימן מסחר, הפרת סימן מסחר, מבחן הדמיון המטעה בסימני מסחר – המבחן המשולש, שימוש אמת בסימן מסחר, הודעת הסתלקות בסימן מסחר, גניבת עין, מבחן הדמיון המטעה בגניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט – צמצום תכולה על קניין רוחני
עובדות
תביעה שעילתה הפרת סימן מסחר וגניבת עין בגין שימוש בשם "סייקלין" אשר לטענת התובעת דומה עד כדי להטעות לסימן המסחר "Safety-Kleen".
נפסק
התביעה נדחית. אין דמיון בחזות בין הסימנים, בוודאי שלא דמיון העלול להטעות.
התובעת תשלם לנתבעות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 40,000 ₪.
נקודות מרכזיות
מטרת פקודת סימן מסחר
המטרה המרכזית שביסוד פקודת סימני המסחר הינה הגנה על הציבור הרחב. אמנם לפקודה גם מטרות מסחריות של מניעת תחרות בלתי הוגנת המוגשמות על ידי הגנה על בעל הזכות לשימוש בלעדי בשם, אך בבסיס הפקודה הינה חוק צרכני.
הפרת סימן מסחר
סעיף 1 לפקודת סימני מסחר מגדיר הפרה של סימן מסחר רשום כך:
"הפרה" – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;".
מבחן הדמיון המטעה בסימני מסחר – המבחן המשולש
הפסיקה אימצה את מבחן "הדימיון המטעה", לפיו לא כל דימיון יספיק כדי לפסול סימן מסחר, אלא רק דמיון שיש בו כדי להטעות.
"הדמיון המטעה" יכול להתקיים בשני מישורים:
א. במישור של המוצר – הלקוח עשוי לטעות ולחשוב שהמוצר שהוא רוכש הינו למעשה מוצר אחר או מוצר ממקור אחר;
ב. במישור של החברה ממנה הוא רוכש את המוצר – הלקוח עלול לטעות ולהאמין שהוא רוכש את המוצר מחברה פלונית בעוד שבפועל הוא רוכש את המוצר מחברה אלמונית.
"המבחן המשולש", שנקבע בפסיקה, קובע שלושה פרמטרים לבחינת התקיימותו של "דמיון מטעה": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.
המבחנים המתאימים יותר לבדיקת קיומו של חשש להטעיה במישור המוצר עצמו הינם מבחן סוג הסחורה ומבחן יתר הנסיבות ו'השכל הישר'. שאלת המפתח שיש לברר במסגרת בחינת יתר הנסיבות.
המבחנים הרלוונטיים לבחינת קיומו של דמיון מטעה במישור החברה המוכרת, הינם מבחן המראה והצליל ומבחן חוג הלקוחות.
שימוש אמת בסימן מסחר
כאשר השימוש בסימן המסחר נעשה כלפי סחורה "אמיתית" של התובעת, לא ניתן לטעון כי מדובר בשימוש מפר.
הדין הוא שאין אדם מפר את זכותו של בעל סימן מסחר לשימוש בלעדי בסימנו כשהוא משתמש בו בקשר ל"סחורה האמיתית", דהיינו, לסחורתו של בעל הסימן, שנפלה לידיים בלתי-מוסמכות או בלתי-נאמנות, אין הסימן מגן בפני השימוש בסימן לגבי סחורה כזאת. בשימוש כזה אין הטעיה. נכון אמנם שאף באין הטעיה יכול שיופר הסימן.
אם היה בעל הסימן יצרן, ופלוני מייבא ומשווק את סחורתו תוך שימוש בסימנו של היצרן, אין הסימן מעיד אלא על העובדה שהסחורה היא מוצרו של בעל הסימן. אין לומר כי אין זאת האמת כולה ושבעת ובעונה אחת הסימן גם מטעה את הציבור לגבי אופן היבוא והשיווק של הסחורה בארץ. די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה.
מה משמעות של הודעת הסתלקות בסימן מסחר?
ככלל, את ההשוואה לצורך בחינת הדמיון המטעה יש לעשות בין שני הסימנים בשלמותם.
הנתבעות הפנו להערה ברישומי סימן המסחר של התובעת, לפיה: "רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה Kleen אלא בהרכב הסימן” – להלן: הודעת הסתלקות.
הערה זו אינה גורעת מזכותה של התובעת לשימוש בלעדי בצירוף המילים, ולא נכון להסיק מקיום ההערה כי יש להתעלם מהמילה 'Kleen' בהשוואה בין הסימנים.
הויתור על השימוש הייחודי במילה Kleen, אין משמעו כי זכותה של המבקשת מצטמצמת למונופולין ביחס למילה " Safety-". תוצאת הסייג היא שניתנת למבקשת זכות לשימוש ייחודי בסימן בשלמותו, תוך שנלקחת ממנה זכות זו ביחס לאחד ממרכיבי הסימן.
גניבת עין
סעיף 1(א) לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, קובע:
"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
לעוולת גניבת העין שני יסודות: מוניטין, וחשש סביר להטעיה.
המוקד של עוולת גניבת העין, על-פי לשונה, הוא בחשש מפני הטעייה. העוולה קמה, מקום בו אדם גורם לכך שנכס או שירות מבית מדרשו, ייחשבו בטעות כנכס או שירות של אחר. ואולם, לא תוטל אחריות מכוח עוולה זו, אלא מקום בו רכש האחר מוניטין בנכס או בשירות, לאמור 'כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר עם עסקו של התובע-נפגע.
מבחן הדמיון המטעה בגניבת עין
המבחנים המשמשים לבחינת 'דמיון מטעה' במקרים של הפרת סימן מסחר זהים למבחנים בעוולת גניבת עין. ואולם, בעוד שבהקשר של הפרת סימן מסחר בוחנים את קיום הדמיון המטעה בין הסימנים עצמם, כאשר מדובר בעוולת גניבת עין יש לבדוק אם מכלול מעשיו של הנתבע גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר.
עשיית עושר ולא במשפט – צמצום תכולה על קניין רוחני
ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 389, 462 עסק בית המשפט העליון בהרכב מורחב בשאלת היחס בין דיני עשיית עושר לדיני הקנין הרוחני, ונקבע שככלל, תפקידם של דיני הקניין הרוחני הוא להסדיר תחום זה של זכויות. עם זאת, נפתח פתח מסוים לבסס עילה שבעשיית עושר, גם כאשר מדובר בתחום הקנין הרוחני. הפתח שנפתח הוא פתח צר מאד, ולפיו במקרים חריגים וקיצוניים בהם מעשיו של הנתבע מקוממים במיוחד, יאפשרו לתובע לתבוע בעילה של עשיית עושר, גם אם לא הופרו דיני הקנין הרוחני. פסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון לאחר רע"א 5768/94 לעיל מצביעים על מגמה מצמצמת לפתח שנפתח שם.
