בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט נֹעם סולברג (תא (י-ם) 909107) – 29.10.09
תחום: הפרת סימן מסחר בשם למלון
נושא: סימני מסחר, סימן גנרי, סימן גיאוגרפי, סימן תיאורי, מבחני הפרה, פיצוי בהעדר נזק
עובדות
התובעת הגישה תביעה בטענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר, מעוולת בגניבת עין, ברשלנות ובהפרת חובות חקוקות, גוזלת מוניטין, עושה עושר ולא במשפט, מתערבת באופן לא הוגן במסחר, ומטעה את ציבור הצרכנים; וביקשה כי יינתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת, וכן פיצוי כספי.
בכוונת הנתבעת להקים בירושלים מלון בשם 'Jerusalem Colony', והתובעת טוענת כי שם זה מפר את סימן המסחר הרשום על שמה – 'Colony', וכן את סימן המסחר 'אמריקן קולוני' המוכר היטב אף שאינו רשום.
נפסק
התביעה מתקבלת מכוח עילת הפרת סימני מסחר.
ניתן צו מניעה קבוע האוסר על שימוש בסימן.
בהעדר נזק, לא יפסקו פיצויים.
הנתבעת תשא בהוצאותיה של התובעת ושכט עוד ומעמ בסך כולל של 40,000 ₪.
נקודות מרכזיות
סימן גנרי
טענת הנתבעת כי השם 'Colony' 'שם גנרי' הוא ובטעות נרשם נדחתה. 'שם גנרי' הוא הסוג או הזן אליו משתייך הנכס או השירות שבהם מדובר. אין כל ספק כי המילה 'Colony' איננה מציינת את הסוג או את הזן שאליו משתייך בית-המלון, ולפיכך איננו 'שם גנרי' ביחס לבתי-מלון או מלונאות.
סימן גיאוגרפי או 'תיאורי'
טענת הנתבעת כי השם 'Colony' הוא גיאוגרפי או 'תיאורי', ובטעות נרשם נדחתה.סימן תיאורי או גאוגרפי אינו כשיר לרישום, זולת אם הוא בעל אופי מבחין. השם 'Colony' איננו מתאר או מציין את בית המלון של התובעת. אין הוא מציין או מתאר את סוג הטובין. הוא גם אינו נוגע במישרין למהותו או לאיכותו של בית המלון, כלשון הסיפא של סעיף 11(10) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשלב – 1972.
בשם 'Colony' גם אין לראות משום שם גיאוגרפי.
גם אילו היה הסימן 'Colony' שם מתאר או גיאוגרפי לא היתה נשללת כשירותו לרישום על-ידי התובעת, משום שהוכח האופי המבחין שרכש הסימן. עדי התובעת העידו – עדות שלא נסתרה – כי בית-המלון של התובעת מכונה באופן שגרתי גם 'Colony', על-ידי עיתונאים, ספקים, ולעיתים אף בפירסומיה של התובעת עצמה. גם בעיני הציבור הרלוונטי לעניין השם 'Colony', בתחום המלונאות, נקשר לבית-המלון של התובעת דווקא. די במה שהובא לפניי כדי לקבוע כי השימוש בשם 'Colony' הפך למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש הרישום, כלשון סעיף 8(ב) לפקודה, ולפיכך אין לפסול את כשירותו לרישום מכח סעיפים 11(10) או 11(11) לפקודה.
סימן מסחר מוכר היטב
כדי לקבוע האם סימן מסחר הוא סימן המוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק. שני מבחנים – לא בלעדיים – מורה אותנו החוק לבחון. ראשית, מהי מידת ההכרה של הסימן בחוגי הציבור הנוגע לעניין. זהו מבחן אובייקטיבי מובהק, שתכליתו לבחון האם הציבור הרלוונטי לתחום מכיר את הסימן ומקשר אותו לטובין של הטוען לזכות עליו. שנית יש לבחון עד כמה ההכרה הזו באה כתוצאה ממאמצי שיווק. אין די בהכרה בציבור שבאה מאליה, ואין זכייה מן ההפקר. נדרשת השקעת משאבים שיווקיים מטעם הטוען לזכות על הסימן. הבעלות על סימן המסחר כרוכה בהוכחת הפעולות שננקטו מטעם בעל הטובין כדי להשריש את ההכרה בסימן בקרב הציבור הרלוונטי.
הסימן 'אמריקן קולוני' הוא אפוא סימן מוכר היטב אף שאינו רשום, וככזה הוא זוכה להגנת הדין סעיף 46א(א) לפקודה קובע כי סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר.
ההפרה
סימן הכולל בתוכו סימן רשום עשוי בדרך-כלל להוות הפרה, אלא אם השימוש בסימן הרשום טפל למילים אחרות הנלוות אליו. רק תוספת דומיננטית, בעלת משמעות שאינה משנית או שולית לשם הרשום כסימן מסחר, תוספת שיש בה כדי לבטל את הדמיון התודעתי בין הסימן לסימן המסחר הרשום, תוכל לקיים את ההסדר המוצע
שלושה מבחנים משמשים לבחינת קיומו של חשש הטעיה.
המבחן הראשון והחשוב בין המבחנים הוא מבחן המראה והצליל, ומקובלנו לגביו כי יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם. המבחן השני הוא מבחן סוג הסחורה וסוג הלקוחות. המבחן השלישי הוא מבחן לוואי – יתר נסיבות העניין.
מניתוח המבחנים עולה כי הנתבעת מפרה אפוא את סימניה של התובעת.
שימוש אמת
בהתאם להוראת סעיף 47 לפקודה רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש כהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו.
אלא שבהתאם לתכליתה של הפקודה – שמירה על תחרות הוגנת ומניעת הטעיה – ובעקבות הדין והפסיקה האמריקניים והאירופיים, פירשה פסיקת בית המשפט העליון את הסעיף הזה על דרך הצמצום (עניין מועדון מנויי טוטו זהב הנל, עמוד 898). נקבע כי המונח 'אמת' שבסעיף 47 רומז גם לעיקרון ההגינות, קרי, השאיפה כי יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות שהוא מספק, שאיפה שיש לאזנה עם החתירה לכך שיתאפשר לכל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש (שם). לשם האיזון הזה, אין די בכך שהסימן יתאר באופן אמיתי את הטובין או השירות של בעל העסק. נדרש כי השימוש יהיה שימוש כן, כלומר חיוני לבעל העסק, ולשם כך אומצו שלושה מבחנים האם ניתן לזהות את המוצר או השירות בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; האם השימוש בסימן המסחר נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי המוצר; והאם אין השימוש בסימן המסחר מצביע על חסות שנתן בעל הסימן לבעל העסק המבקש להשתמש בו.
על-פי שלושת המבחנים הללו אין ספק שלא תחול ההגנה הקבועה בסעיף 47 על הנתבעת.
יתר עילות התביעה
אין נזק לתובעת ואין רווח לנתבעת. בהעדר נזק אין עוולה, ואין מקום לדון בעילות הנזיקיות. בהעדר רווח אין התעשרות, ואין מקום לדון בהשבה לפי עילת עשיית עושר.
