סכסוך בין עובד למעסיק על בעלות באמצאת שירות: הליך בפני רשם הפטנטים

עובדת מגישה בקשת פטנט על אמצאה שפיתחה בתקופת העסקתה. החברה טוענת שהפיתוח נעשה במסגרת תפקידה, ולכן הזכויות שייכות לחברה. העובדת משיבה כי הפיתוח שלה וכי לא ויתרה על זכויותיה. זהות המבקש הרשום בבקשת הפטנט אינה מכריעה לבדה את שאלת הבעלות, וגם תרומתו של המעסיק למימון הפיתוח אינה הופכת כל אמצאה לקניינו. סעיף 133 לחוק הפטנטים מאפשר להביא לפני הרשם את השאלה אם האמצאה היא אמצאת שירות.

במחלוקות כאלה נוטים לערבב בין שתי שאלות: מי הבעלים של האמצאה, והאם העובד זכאי לתמורה על פיתוחה. הראשונה עשויה להתברר בפני רשם הפטנטים; השנייה מוסדרת במנגנון נפרד של הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. הטענות והראיות אינן בהכרח אותן טענות וראיות.

הכרעה בשאלת אמצאת שירות בפני רשם הפטנטים

סעיף 133 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, קובע כי כשהתעורר סכסוך בשאלה אם אמצאה מסוימת היא אמצאת שירות, העובד או המעביד רשאים לפנות לרשם הפטנטים כדי שיכריע בשאלה. אין בסעיף דרישה כי כבר ניתן פטנט או שאפילו הוגשה בקשה לרישומו. האמצאה שעליה נסב הסכסוך צריכה עם זאת להיות מזוהה, וההכרעה אינה מתייחסת לרעיון ערטילאי שעדיין לא התגבש לפתרון ממשי.

סעיף 133 אינו מסמיך את הרשם להכריע בכל סכסוך מסחרי שבין הצדדים. אם עיקר המחלוקת הוא פרשנות הסכם המחאת זכויות או תביעה לסעד חוזי, יש לבדוק אם ההליך המבוקש אכן נופל בגדר הסמכות הסטטוטורית. כך גם כאשר לצד שאלת הבעלות מתעוררת טענה לפגם בכשירות האמצאה לפטנט. חשוב להפריד בין השאלות כבר בניסוח הסעד.

הקשר לעבודה ומועד גיבוש האמצאה

בהליך לפי סעיף 133 השאלה אינה רק מה הוגדר בחוזה העבודה, אלא מה ניתן להוכיח על נסיבות הפיתוח של האמצאה המסוימת. סעיף 132(א) מחייב קשר סיבתי וזמני לשירות העובד, לצד בחינת ההסכמות בין הצדדים. המבחנים עצמם מפורטים במאמר הכללי על זכויות עובד בפטנט של מעביד; במסגרת הסכסוך ראוי להתמקד בדרך שבה מסמכים, עדים והתנהגות הצדדים מוכיחים או שוללים את הקשר הנטען.

המחלוקת מתחדדת כאשר העובד עוזב באמצע הפיתוח. העובד יטען שלפני העזיבה היה בידו רעיון בלבד, ואילו הפתרון הטכנולוגי התגבש לאחר מכן. המעסיק יחפש שרטוטים, תיעוד ניסויים או גרסאות קוד המלמדים שהאמצאה כבר התגבשה בתקופת ההעסקה. מקום הפיתוח, ובכלל זה עבודה מהבית, עשוי להיות רלוונטי, אך אינו מכריע כשלעצמו. שאלות אלה נבחנות על פי העובדות ועל פי הקשר האמיתי בין תפקיד העובד לבין האמצאה.

פסק הדין אוריין נ׳ בונה: כיצד הסכמה על בעלות גברה על טענת המעסיק?

מחלוקת בעלות קונקרטית נדונה בפרשת אוריין ש.מ. בע״מ נ׳ יעל בונה (ה״פ 37225-02-11, בית המשפט המחוזי בתל אביב–יפו, 24.7.2011). בונה הועסקה כמנהלת פרויקט שעסק בפיתוח אמצאה בתחום יריעות הבידוד והגישה בקשות פטנט על שמה. החברה ביקשה להכיר בבעלותה באמצאה, והעובדת טענה כי בין הצדדים הוסכם שהזכויות יישארו בידיה.

בית המשפט דחה את תביעת החברה והעדיף את גרסת העובדת, בין היתר על רקע ידיעתה של אוריין על הגשת הבקשות בשמה ועל התנהלותה בעניין. בית המשפט הבחין בין הנטל המוטל על המעסיק להוכיח את התנאים לקיומה של אמצאת שירות לבין הנטל להוכיח הסכם אחר או ויתור, המוטל על מי שטוען להם. אין פירוש הדבר שכל בקשה הרשומה על שם עובד מעידה על ויתור המעסיק. חשיבות הפרשה בכך שהיא מחייבת לבחון לא רק את הגדרת התפקיד אלא גם את מה שהצדדים ידעו, הסכימו ועשו בפועל. לסקירה המלאה של ההליך ראו את אוריין נ׳ בונה.

הודעת העובד ומנגנון ששת החודשים

סעיף 131 מחייב את העובד להודיע בכתב למעסיק על אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך ככל האפשר להמצאתה, וכן על כל בקשת פטנט שהגיש. מסירת ההודעה חשובה לא רק לצורך שקיפות: היא יכולה להתחיל את מניין ששת החודשים הרלוונטי להוראות סעיף 132.

סעיף 132(א) מאפשר למעסיק לוותר על האמצאה בתוך שישה חודשים ממועד קבלת ההודעה. בסעיף 132(ב) יש מנגנון נוסף, בעל תנאי שלא תמיד מקפידים עליו: העובד צריך לציין בהודעתו לפי סעיף 131 שאם לא תימסר תשובה נוגדת בתוך שישה חודשים, האמצאה תקום לקניינו. רק על רקע הודעה כזו ניתן לבחון את משמעות השתיקה לפי אותו סעיף. לכן נוסח ההודעה ואישור מסירתה עשויים להיות חשובים לא פחות מתיאור האמצאה.

איך מגישים בקשה לרשם וכיצד מתנהל ההליך?

תקנה 195 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח–1968, קובעת כי בקשת הכרעה בשאלת אמצאת שירות מוגשת בכתב ובצירוף האגרה המתאימה. יש לפרט בבקשה את העובדות החשובות להכרעה, לצרף ראיות המבססות אותן ולציין מיהו המשיב. לפי תקנה 196, המשיב רשאי להגיש תשובה מנומקת ואת ראיותיו בתוך חודשיים מן ההודעה על הבקשה.

לאחר מכן אין זכות בלתי מוגבלת להוסיף מסמכים: תקנה 197 מתנה הגשת ראיות נוספות ברשות הרשם. תקנה 198 עוסקת בשמיעת טענות הצדדים, וקובעת, בין היתר, שעל הרשם להודיע על מועד הדיון חודש לפחות מראש; היעדר התייצבות ללא טעם סביר עלול להביא לכך שיראו את הצד כמודה בטענות הצד שכנגד. מי שמגיש בקשה בעניין כזה צריך אפוא להגיע עם תשתית עובדתית וטכנולוגית מסודרת מלכתחילה, ולא להניח שיוכל להשלים את גרסתו לאורך הדרך ללא הגבלה.

הראיות שמכריעות מתי נוצרה האמצאה

במקרים רבים ההכרעה מתחילה במסמך שנכתב חודשים לפני הגשת בקשת הפטנט: תיאור טכני שהופץ בצוות, שרטוט ראשון, תוצאות ניסוי או גרסת קוד. מהם ניתן ללמוד מה כבר הומצא בתקופת העבודה ומה פותח מאוחר יותר. רצוי להציב את המסמכים על ציר זמן, לצד הסכמי ההעסקה וההודעות שבין הצדדים. עדות שלפיה ״כולם ידעו למי שייך הפיתוח״ אינה תחליף לתיעוד של ההבנה הנטענת.

לא די להראות שהחברה מימנה את הפרויקט, בדיוק כפי שלא די להראות שהעובד עבד על הרעיון בזמנו החופשי. יש לזהות את האמצאה שעליה נסב הסכסוך ולברר מי המציא אותה, מתי הגיעה לרמת גיבוש טכנולוגית ומה היה הקשר בין יצירתה לבין העבודה. אם כמה עובדים או גורמים חיצוניים היו מעורבים בפיתוח, ייתכן שתתעורר גם מחלוקת נפרדת בשאלת זהות הממציאים וחלוקת הזכויות.

הסכם עבודה, הסכם העברת זכויות או ויתור בהתנהגות

הסכם אחר בין הצדדים יכול לגבור על ברירת המחדל של סעיף 132. חוזה עבודה, נספח קניין רוחני או הסכמה מאוחרת עשויים לקבוע שהזכויות יישארו בידי העובד, יעברו לחברה או יחולקו בדרך מוסכמת. כאשר נטען להסכמה בעל פה או לוויתור המשתמע מהתנהגות, תידרש בחינה זהירה של הראיות. בפרשת אוריין נ׳ בונה, למשל, הייתה חשיבות לידיעת המעסיק על רישום הבקשה על שם העובדת ולהתנהגותו.

בחברות טכנולוגיה לא כל מי שמפתח את המוצר הוא עובד. חלק מהפיתוח נעשה בידי מייסדים, קבלנים ויועצים, שלגביהם עלולה להתעורר מחלוקת אם סעיף 132 חל מלכתחילה. הסכם עבודה שגרתי לא תמיד מסדיר את זכויותיהם של כל המשתתפים בפיתוח. יש לבחון גם מסמכי העברת זכויות והסדרים עם מי שפיתחו את הטכנולוגיה לפני ההתקשרות. במקרים כאלה העברת בעלות בפטנט והסכמי המחאה עשויים לקבל משקל עצמאי.

גם לאחר שנקבעה בעלות החברה עשוי העובד להידרש לחתום על מסמכי הגשה ולוודא כי זהות הממציאים הרשומה בהם נכונה. בפסק הדין ביונה נ׳ טבורובסקי נדונה חובתו של עובד לשעבר לחתום על מסמכי בקשת פטנט לאחר שטען כי שם ממציא נוסף נכלל שלא כדין. בית הדין חייב אותו לחתום לאחר שטענתו העובדתית לא הוכחה. אין מדובר בהכרעה שלפיה מותר לחייב אדם לחתום על הצהרת ממציא כוזבת, ואין לערבב בין שאלת הרישום כממציא לבין הבעלות הקניינית באמצאה.

בעלות באמצאת שירות אינה אותה שאלה כמו זכאות לתמלוגים

גם אם נקבע שהאמצאה היא אמצאת שירות וקניינו של המעסיק, אין בכך הכרעה אוטומטית בזכות העובד לתמורה נוספת. סעיף 134 לחוק קובע שכאשר אין הסכם המכריע אם העובד זכאי לתמורה, באיזו מידה ובאילו תנאים, הנושא יוכרע בידי הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. לעומת זאת, ההכרעה לפי סעיף 133 עוסקת בסיווג האמצאה כאמצאת שירות. הוועדה ורשם הפטנטים אינם ממלאים כאן אותה פונקציה.

אופן קביעת התמורה אינו חלק מהדיון בסיווג אמצאת שירות בפני הרשם. הסכם הוויתור, ההתיישנות ושיעור התמלוגים נדונים בנפרד במאמר על ההליך בפני הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים.

מה כדאי לעשות לפני פתיחה בסכסוך בעלות?

לפני שמנסחים בקשה לרשם יש להגדיר מהי האמצאה שבמחלוקת, ולאתר את בקשות הפטנט ואת מסמכי ההגשה הקשורים בה. לאחר מכן יש לאסוף את גרסאות מסמכי הפיתוח, את ההסכמות ואת הודעות העובד והמעסיק. ללא רצף עובדתי ברור קל לנהל ויכוח על יחסי העבודה ולהחמיץ את השאלה מתי התגבש הפתרון שעליו נתבעות הזכויות. הגשת בקשת פטנט נוספת או פרסום טכנולוגי בטרם הוסדרו הזכויות עלולים לסבך את המצב. כאשר קיימת פעילות במדינות נוספות, יש לבחון גם את המסמכים שנחתמו לצורך ההגשות בחו״ל.

בסכסוך שאינו מסתיים בהסכמה, ניסוח הסעד ובחירת ההליך עשויים להשפיע על האפשרות להוכיח את הבעלות. את ההקשר הרחב של הליכי תביעות פטנטים וליטיגציה ואת ההבחנה בין מסלולי ההתדיינות יש להביא בחשבון כבר בשלב ההיערכות.

לנוסח ההסדר החוקי ראו את חוק הפטנטים, סעיפים 131–135, ואת תקנות הפטנטים, תקנות 195–198. לדיון נוסף ראו יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), סעיף 13.1.4, ובפרט הדיון בסמכות הרשם, במבחני אמצאת השירות ובפרשת אוריין.

להרחבה בסוגיות ממציאות

ממציאים משותפים: שחל טלרפואה נ׳ אורן | האם מערכת בינה מלאכותית יכולה להיחשב ממציא?