תיקון של תביעות פטנט עשוי להיראות שינוי טכני קטן, אך בפועל לשנות את גבולות ההגנה על האמצאה ואת מצבו של מתחרה המתכנן לשווק מוצר. לאחר קיבול בקשת פטנט, ובוודאי לאחר מתן הפטנט, הדין הישראלי אינו מאפשר לבעל הזכות לשכתב בחופשיות את תביעותיו. יש מטרות מוגדרות לתיקון, מגבלות מהותיות וזכות לציבור להתנגד לתיקון שבעל הפטנט מבקש לבצע.
התנגדות לתיקון פירוט פטנט עוסקת בתקינותו של התיקון המבוקש. היא אינה זהה להתנגדות למתן הפטנט עצמו, שבה בוחנים בעיקר את כשירות האמצאה לרישום, ואף אינה זהה לבקשת ביטול של פטנט שכבר ניתן. ההבחנה חשובה לבחירת העילה, למועדים ולהצגת הראיות.
מה ניתן לתקן לאחר קיבול בקשת פטנט?
סעיפים 22–23 לחוק הפטנטים מאפשרים תיקונים בבקשת פטנט לפני קיבולה, בכפוף לתנאים ולכללים בדבר השפעת תיקון מהותי על תאריך הבקשה. לאחר קיבול הבקשה חל הסדר שונה. סעיף 29 לחוק מחיל על המבקש את הוראות תיקון הפטנט שבסימן ג׳ לפרק ד׳, כאילו היה בעל פטנט. תקנה 101 לתקנות הפטנטים מחילה את ההסדר גם על התקופה שבין הקיבול לבין הענקת הפטנט.
לפי סעיף 65, ניתן לבקש תיקון לשם הבהרה, סילוק שגיאה או צמצום תביעות הפטנט. לפי סעיף 66, על התיקון גם שלא להרחיב את היקף התביעות ושלא להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה. שתי הדרישות מצטברות. הרשם בוחן את הבקשה ומפרסם באינטרנט את דבר מתן הרשות לתקן. סעיף 67 לחוק מאפשר לכל אדם להגיש התנגדות למתן הרשות.
ההבדל בין השלבים הוא עקרוני. לפני קיבול הבקשה גבולות ההגנה עדיין מתבררים מול הרשות. לאחר הקיבול הציבור עשוי להסתמך על נוסח התביעות שפורסם. לכן אין להקיש מן הגמישות בשלב הבחינה על האפשרות לשנות את הפירוט לאחר הקיבול. על תיקונים מוקדמים ראו את המאמר תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול.
עילות ההתנגדות לתיקון לפי סעיף 68
סעיף 68 לחוק הפטנטים קובע שתי עילות: קיימת סיבה שבגללה הרשם היה מוסמך שלא להתיר את התיקון; או שהתיקון אינו משיג את המטרה שלשמה נתבקש. הטענה יכולה להיות שהתיקון אינו מהווה הבהרה של בעיה קיימת, אינו מסלק שגיאה ואינו מצמצם את התביעות, או שהוא מרחיב את ההגנה או מוסיף מידע טכנולוגי שלא נכלל בעיקרו בפירוט המקורי.
למשל, בפטנט על מנגנון הכולל זרוע, ציר ונעילה מסוג מסוים, מבקש בעל הפטנט לשנות את הגדרת הנעילה כך שתחול גם על סוגים נוספים שלא נכללו בנוסח הקודם. אם בעקבות השינוי מוצר שלא היה מפר קודם הופך למפר, יש לבחון אם מדובר בהרחבה אסורה של ההגנה. לעומת זאת, הוספת מגבלה המתוארת במפורש בשרטוטים ובפירוט המקורי עשויה להיות צמצום מותר. אין די בהשוואת מספר המילים שנוספו או נמחקו.
פרק 12.6 בספר ״דיני פטנטים״ מנתח את המבחן הדו־שלבי: תחילה בודקים אם התיקון נועד לאחת המטרות המותרות בסעיף 65; לאחר מכן אם הוא עומד במגבלות סעיף 66. הפסיקה שנסקרת שם, ובה ענייני טבע, אוניפארם, ישקר וסאנופי, מדגישה שגם שינוי המכונה ״הבהרה״ או ״צמצום״ חייב להיבחן לפי משמעותו המשפטית והטכנולוגית. תביעה חדשה אינה נעשית מותרת רק מפני שבעל הפטנט בחר לנסח אותה כתלויה בתביעה קיימת.
מהו המועד להגשת התנגדות לתיקון פירוט פטנט?
סעיף 67 לחוק קובע תקופה של שלושה חודשים מיום פרסום מתן הרשות לתקן. לכן יש לאתר את פרסום הרשות לתיקון ולתעד את מועדו. המועד אינו מתחיל אוטומטית ביום שבו בעל הפטנט הגיש את בקשת התיקון, או ביום שבו נודע למתחרה באופן לא רשמי על כוונתו לתקן.
לפי תקנה 98 לתקנות הפטנטים, ההתנגדות מוגשת לרשם בהודעה בכתב, בצירוף האגרה הקבועה ופירוט עילות ההתנגדות. תקנה 99 מחילה על ההליך את סדרי הדין של התנגדות למתן פטנט, בשינויים הנדרשים. חשוב להבחין בין הודעת ההתנגדות לבין הראיות והטענות המפורטות המוגשות בהמשך במסגרת ההליך.
עם זאת, כאשר בקשת התיקון מוגשת בעוד מתנהלת התנגדות למתן הפטנט, חלה תקנה 102, הכוללת הסדר מיוחד לגבי מתנגד שכבר משתתף בהליך. אין להשתמש במועד של שלושה חודשים מבלי לבדוק אם התקנה המיוחדת חלה בנסיבות המקרה.
מה הדין כשהתיקון מתבקש במסגרת התנגדות למתן פטנט?
תקנה 102(א) מסדירה מסירת העתק בקשת התיקון למתנגד למתן הפטנט. לפי תקנה 102(ג), המתנגד רשאי להודיע על התנגדותו לתיקון בתוך חודשיים מיום שנמסר לו העתק בקשת התיקון, או בתוך המועד שבו עליו להגיש ראיות לפי תקנה 60 אם עדיין לא הגישן, לפי המאוחר. עליו לצרף להודעה את כתב טענותיו ואת הראיות בעניין התיקון.
זהו מסלול שאינו זהה להתנגדות ציבורית המוגשת בתוך שלושה חודשים מפרסום מתן הרשות לתקן לפי סעיף 67. על כן במקרה שבו קיימת התנגדות תלויה ועומדת יש לבחון הן את מצב ההליך העיקרי והן את מועדי המסירה והראיות החלים על המתנגד הספציפי.
תקנה 102 מסדירה גם את היחס בין בקשת התיקון להתנגדות למתן הפטנט. סעיף קטן (ד) עוסק בעיכוב המשך ההתנגדות עד לסיום הליכי התיקון, וסעיף קטן (ה) קובע, ככלל, דיון משותף בהתנגדויות במקרים המתאימים. יש להביא בחשבון גם הסדרים והחריגים המפורטים ביתר חלקי התקנה. מבחינה מעשית חשוב לדעת מהו נוסח התביעות שלגביו יתנהל הדיון העיקרי, כדי שלא לבסס את הראיות על גרסה שכבר אינה זו שמבקש הפטנט עומד עליה.
כיצד מוכיחים שהתיקון אינו מותר?
הראיות החשובות ביותר עשויות להיות מסמכי הפטנט עצמם: נוסח התביעות לפני התיקון ולאחריו, הפירוט, השרטוטים, הבקשה המסומנת וההתכתבויות במהלך הבחינה. מי שטוען להרחבת ההגנה צריך להסביר אילו מוצרים או תהליכים נכללים בתביעות המתוקנות שלא נכללו בקודמות. מי שטוען לתוספת חומר צריך להצביע על הפרט הטכנולוגי שלא היה ניתן ללמוד מן הפירוט המקורי.
בקשה לתיקון מוגשת לפי תקנה 95 בצירוף האגרה, פירוט מטרת התיקון והנמקה לעמידתו בסעיפים 65–66. תקנות 97 ו־100 מסדירות, בין היתר, הצגת הנוסח המתוקן ואת השלמתו בתיק. אין להסיק שפרסום ראשוני של הרשות לתקן השלים כשלעצמו את הליך התיקון. לפי סעיף 71 לחוק, משנרשם התיקון רואים את הפירוט המתוקן כאילו התקבל כך מלכתחילה, ולכן יש לבחון את השלכותיו גם על מצבים מסחריים שכבר נוצרו.
חוות דעת של מומחה טכנולוגי עשויה להיות הכרחית כאשר קיימת מחלוקת על משמעותו של מונח בתביעה או על התמיכה בשרטוטים. חוות הדעת צריכה להציג את ההבדל הטכני ואת משמעותו, ולא להסתפק בקביעה שהתיקון ״מוסיף חומר״. זו גם הסיבה שהתנגדות לתיקון אינה תחליף אוטומטי לטענות היעדר חידוש והיעדר התקדמות המצאתית המופנות לתוקף האמצאה כולה.
תיקון תביעות בעניין טבע ו־Astellas ובעניין Genentech
בעניין טבע נ׳ Astellas נדונה בקשה לתיקון פירוט בזמן הליך התנגדות למתן פטנט. ההחלטה בחנה בין צמצום והבהרה מותרים לבין הוספת תביעות שאינה ממלאת את תנאי החוק, וכן את השלכות התיקון על המשך ההתנגדות. ראו את סקירת ההחלטה תיקון בקשת פטנט: צמצום היקף התביעות.
בעניין Celltrion ופריגו נ׳ Genentech התעוררה מחלוקת על תיקון פטנט רשום במהלך הליך ביטול, ובפרט על הוספת תביעות חדשות. ההתנגדות להוספת התביעות התקבלה. המקרה מדגים שלא די לטעון שהתביעה החדשה אינה רחבה מן הקודמת: יש לבסס את מטרת התיקון לפי סעיף 65 ואת העמידה במגבלות סעיף 66. ראו את הסקירה תיקון פטנט והוספת תביעות: Genentech.
תיקון בזמן תביעת הפרה או בקשה לביטול פטנט
כאשר מתנהלת בבית המשפט תביעה בגין הפרת הפטנט או ביטולו, סעיף 70 לחוק ותקנה 95(ג) קובעים מגבלות על בירור בקשת תיקון חדשה בפני הרשם. הרשם לא ידון בבקשה שהוגשה בשלב זה ללא רשות בית המשפט. אם ההליך השיפוטי נפתח לאחר שהוגשה בקשת התיקון לרשם, רשאי הרשם להמשיך לדון בה אלא אם בית המשפט הורה אחרת.
תקנה 108 קובעת הסדר מתאים גם ביחס לתיקון במהלך הליכי ביטול פטנט בפני הרשם, תוך החלת תקנה 102 בשינויים המחויבים. יש להבחין בין התנגדות לתיקון, המכוונת לשינוי בפירוט, לבין טענה שעצם הפטנט אינו כשיר להיוותר בתוקף.
ערעור על החלטת הרשם בעניין התיקון
החלטה בבקשת תיקון אינה תמיד החלטה סופית שמקימה זכות ערעור מיידית. בעניין תנובה נ׳ שטראוס, שנדון במהלך התנגדות למתן פטנט, קבע בית המשפט העליון כי החלטה בבקשת התיקון שלא סיימה את הליך ההתנגדות היא החלטת ביניים, שהשגה עליה באותו שלב מחייבת רשות. במקרים המתאימים ניתן להשיג עליה גם בערעור על ההכרעה הסופית.
ראו את המדריך ערעור על החלטת רשם הפטנטים בישראל: מועדים והליך. הצעד הנכון תלוי בסיווג ההחלטה, במצב ההליך העיקרי ובמועד להגשת השגה לפי הדין.
איך בוחנים אם כדאי להגיש התנגדות?
לפני שמגישים התנגדות רצוי להכין השוואה מדויקת בין הפירוט המקורי למתוקן, לבדוק את כל מאפייני התביעות שהשתנו ולזהות מהי מטרת התיקון הנטענת. לצד זאת יש לבחון אם התיקון נתמך בתיאור ובשרטוטים המקוריים, אם הוא מרחיב את תחום ההגנה ומהו הנזק המסחרי האפשרי, אם בכלל, מהשינוי. את מועד הגשת ההתנגדות יש לקבוע רק לאחר בירור המסלול הדיוני החל בפועל.
התנגדות לתיקון היא חלק מהתחום הרחב של ליטיגציית פטנטים בישראל, אך היא מצריכה בחינה ממוקדת של המסמכים המתוקנים. לניתוח מפורט ראו בספרי ״דיני פטנטים״ (2023), פרק 12, ובייחוד סעיפים 12.6–12.9. הוראות הדין הרלוונטיות הן סעיפים 29 ו־65–71 לחוק הפטנטים ותקנות 95–102 ו־108 לתקנות הפטנטים.
