התגוננות מפני תביעת הפרת עיצוב בישראל: טענות הגנה, תוקף הרישום וראיות

קבלת מכתב התראה או כתב תביעה בטענה להפרת עיצוב אינה מלמדת בהכרח שהמוצר המתחרה מפר זכות תקפה. לעיתים הזכות הרשומה אינה חלה על המאפיינים שבמחלוקת; לעיתים ההבדלים החזותיים בין המוצרים שוללים הפרה; ובמקרים אחרים ניתן לתקוף את כשירותו של העיצוב להגנה. ההתגוננות מתחילה בזיהוי הזכות שעליה מבוססת התביעה, בבדיקת הרישום והתיאור החזותי ובהשוואה למוצר שהנתבע מייצר או משווק בפועל.

לפני ניסוח טענות ההגנה יש להבחין בין עיצוב רשום לפי חוק העיצובים, התשע"ז–2017, עיצוב לא רשום לפי אותו חוק ומדגם שנרשם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים הישנה. ההבחנה קובעת אילו פעולות אסורות, אילו ראיות נדרשות, כיצד אפשר לטעון לחוסר תוקף והאם ניתן להסתמך על פטור מפיצויים.

היעדר הפרה: האם המוצר המתחרה יוצר רושם כללי שונה?

לפי סעיף 37 לחוק העיצובים, היקף ההגנה על עיצוב רשום אינו מוגבל למוצר זהה. היא משתרעת גם על עיצוב אחר היוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שאינו שונה מן הרושם שיוצר העיצוב הרשום. מבחינת הנתבע, אין די להראות שהחליף צבע, הוסיף רכיב שולי או שינה כמה מידות. עליו לבחון אם ההבדלים משפיעים על המראה הכולל ביחס למה שמוגן ברישום.

ההשוואה מתחילה בתיאור החזותי שהוגש לרשות הפטנטים: כל המבטים, השרטוטים, התצלומים וההחרגות שנכללו בו. קווים מקווקווים או קווי שבר עשויים להבהיר אילו רכיבים אינם נתבעים כחלק מההגנה, בהתאם לאופן שבו הוצגו הבקשה והרישום. בחינה לפי תמונה מסחרית אחת של מוצר התובע, במקום התיאור שנרשם, עלולה להרחיב בטעות את גבולות הזכות.

לפי סעיף 37(ב), יש להביא בחשבון גם את מגוון האפשרויות העיצוביות בתחום המוצרים הרלוונטי. בשוק שבו קיימים אילוצים צורניים רבים, להבדלים מסוימים עשוי להיות משקל רב יותר מאשר בשוק שבו אפשר לעצב את המוצר בדרכים שונות מאוד. מדובר במבחן התרשמות חזותית של משתמש מיודע, ולא במבחן הבודק אם צרכן יחשוב ששני המוצרים מיוצרים בידי אותה חברה. לניתוח המבחן החזותי לפי החוק ראו הוכחת הפרת עיצוב ומבחן הדמיון בישראל. לעניין הקושי הראייתי בהוכחת מעשי ההפרה ראו ת״א (מחוזי תל אביב) 1085-05 גנני נ׳ אשל (12.1.2010).

האם הנתבע ביצע פעולה שהחוק מגדיר כהפרה?

גם אם בין המוצרים מתקיים דמיון רלוונטי, יש להוכיח שהנתבע ביצע פעולה האסורה לפי סוג הזכות. בסעיפים 37 ו־66 לחוק העיצובים, ביחס לעיצוב רשום, נכללים בין היתר ייצור מסחרי, מכירה, הצעה למכירה, הפצה בהיקף מסחרי, ייבוא שלא לשימוש עצמי והחזקה לצורך פעולות מסוימות. בחלק מן המקרים עשויה להתעורר שאלת הייבוא של מוצר שיוצר בחוץ לארץ ברשות בעל העיצוב או מי מטעמו; יש לבחון את החריג שבסעיף 37 במדויק.

טענת הגנה יכולה להתמקד בזהות הפעילות: האם הנתבע ייצר את המוצר, רק רכש אותו מספק, החזיק בו לצורך מכירה, או כלל לא היה מעורב בפעולה המיוחסת לו. צילום של מוצר דומה באתר אינטרנט אינו מוכיח, כשלעצמו, מי ייבא או מכר אותו, באיזה מועד ובאילו כמויות. במקביל יש לשמור מסמכי רכישה, הזמנות, התכתבויות עם יצרן, קטלוגים ותיעוד של המוצר שנמכר בפועל.

תקיפה עקיפה של תוקף עיצוב רשום לפי סעיף 70

העובדה שעיצוב נרשם אינה הופכת את רישומו לחסין מפני תקיפה. סעיף 31(ג) לחוק העיצובים קובע כי הרישום הוא ראיה לכאורה לתוקף הזכות. סעיף 70(א) קובע שעילה המאפשרת לבטל את הרישום תשמש הגנה טובה מפני תביעת הפרת העיצוב. אם בית המשפט משתכנע בקיומה של הגנה כאמור, עליו להורות על ביטול הרישום או על תיקונו כך שישקף את הזכויות בעיצוב.

זו אינה רק הכחשה של דמיון בין שני מוצרים. הנתבע טוען שהזכות שעליה מבוססת התביעה לא הייתה כשירה לרישום מלכתחילה או שקמה עילה אחרת לביטולה. עילות הביטול קבועות, בין היתר, בסעיף 48 לחוק: אי־עמידה בדרישות הכשירות, הגשת הבקשה בידי מי שאינו בעל העיצוב ומצבים של התנגשות בין בקשות לרישום לפי כללי הקדימות. אין להניח שכל פגם טכני ברישום מצדיק את ביטול הזכות.

יש להבחין בין תקיפה עקיפה, במסגרת כתב ההגנה בהליך ההפרה, לבין בקשת ביטול נפרדת המוגשת לרשם. לבקשה המינהלית קיים מסלול ייעודי אצל רשות הפטנטים. הבחירה במסלול תלויה בסכסוך ובסעד המבוקש. המדריך הנוכחי עוסק בהתגוננות מפני התביעה; ניתוח ההליך לביטול רישום, הראיות והמועדים ראוי למדריך נפרד.

פרסום קודם, היעדר חידוש והיעדר אופי ייחודי

סעיפים 3, 6 ו־7 לחוק העיצובים מחייבים שעיצוב רשום יהיה חדש ובעל אופי ייחודי. עיצוב אינו חדש אם לפני המועד הקובע פורסם לציבור, בארץ או בחוץ לארץ, עיצוב זהה או כזה שנבדל ממנו רק בפרטים לא מהותיים. אופי ייחודי נבחן על פי הרושם הכללי שיוצר העיצוב אצל משתמש מיודע בהשוואה לעיצובים שפורסמו קודם לכן. טענה שהמוצר נראה "רגיל" או "מקובל" אינה מחליפה הצגת פרסומים קודמים מזוהים ומתוארכים.

לנתבע עשויים לסייע קטלוגים ישנים, פרסומים באתרי יצרנים, נתוני ארכיון, פטנטים או בקשות עיצוב הכוללים תיאורים חזותיים, חומר פרסומי, הזמנות ומוצרים שנמכרו לפני המועד הקובע. יש להראות מה בדיוק פורסם, מתי היה נגיש לציבור ומהו הרושם החזותי שלו ביחס לרישום שעליו נסמכת התביעה. פרסום של תמונה לא מתוארכת או מוצר שלא הוכח כי הוצג לציבור לא יספיק בהכרח.

בדיקת הפרסום הקודם חייבת להתחשב גם בסעיף 9 לחוק, הקובע נסיבות שבהן פרסום שמקורו בבעל העיצוב במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הקובע אינו פוגע בכשירות להגנה כעיצוב רשום. אין להחיל את תקופת החסד באופן גורף על כל פרסום או על מדגם הכפוף לדין הישן.

נטל ההוכחה בתקיפה עקיפה של מדגם רשום

בע״א 8951/10 אורן יורם אריזות בע״מ נ׳ שקולניק ח.י. בע״מ (2.11.2014) הבהיר בית המשפט העליון כי רישום מדגם מהווה ראיה לכאורה לתוקפו, וכי על הנתבע הטוען להיעדר כשירות לרישום מוטל הנטל להוכיח את טענתו. משהוצגו ראיות לפרסום קודם, נדרש בעל המדגם להתמודד עמן. במקרה הנדון נקבע כי אף שהערכאה הדיונית שגתה בחלוקת נטל ההוכחה, לא היה בכך כדי לשנות את תוצאת ההליך, נוכח הראיות שהצדיקו את ביטול המדגם.

פסק הדין ניתן לפי פקודת הפטנטים והמדגמים. ביחס לעיצובים הרשומים לפי חוק העיצובים, התשע״ז–2017, יש לבחון את טענת חוסר התוקף בהתאם לסעיפים 31(ג), 48 ו־70 לחוק.

מאפיינים פונקציונליים והיקף ההגנה על מראה המוצר

עיצוב אינו מעניק בלעדיות על פתרון טכני. סעיף 10 לחוק העיצובים מחריג, בתנאים הקבועים בו, מראה של מוצר או חלק ממנו המוכתב אך ורק בידי פעולתו, וכן מאפיינים מסוימים הנדרשים לחיבור או לשילוב של מוצרים. עצם העובדה שמוצר ממלא תפקיד שימושי אינה שוללת את ההגנה על המראה שלו; השאלה היא אם המאפיין החזותי המסוים מוכתב אך ורק משיקולי תפקוד או שנותר חופש עיצובי אמיתי.

בת״א (מחוזי חיפה) 21740-03-14 ס.ה.ל.–אלובין בע״מ נ׳ אקסטל בע״מ (29.12.2015) נדון מדגם של פרופיל אלומיניום ונקבע כי השינוי הרלוונטי שירת מטרה תפקודית של ניקוז ועמידות לרוח. המדגם בוטל והתביעה בגינו נדחתה. מדובר בפסק דין לפי הדין הישן, ולכן יש להבחין בין הניתוח שנעשה בו לבין תחולת סעיף 10 לחוק העיצובים על עיצובים חדשים.

כדי לבסס טענה הנוגעת לפונקציונליות נדרש בדרך כלל לתאר את אילוצי המוצר, את החלופות שהיו זמינות למעצב ואת היחס בין התכונות הטכניות לבין המראה. טענה כללית שהמוצר הוא "מוצר הנדסי" אינה מספקת.

התמודדות עם תביעה בשל עיצוב לא רשום

בתביעה על עיצוב לא רשום נקודת המוצא שונה. אין רישום המקים חזקת תוקף לפי סעיף 31(ג), ועל התובע להוכיח כי מתקיימים תנאי ההגנה, ובכלל זה דרישות החידוש והאופי הייחודי שבפרק ב׳, התנאי שבסעיף 4 לגבי הצעה למכירה או הפצה מסחרית לציבור בישראל והתקופה הקבועה בסעיף 65. סעיף 70(ב) מאפשר לנתבע להתגונן בטענה שהעיצוב כלל לא היה כשיר להגנה.

סעיף 61 מתמקד בהעתקה לשם ייצור מסחרי של מוצר נושא עיצוב זהה או בעל רושם כללי שאינו שונה. לפיכך עשויות להיות משמעות לראיות על פיתוח עצמאי, לתוכניות ייצור, לסקיצות קודמות ולנתונים על מקור המוצר. לעומת זאת, סעיף 68 עוסק בפעולות מסחריות מסוימות ביחס למוצר מפר ודורש שהנתבע ידע או היה עליו לדעת שהמוצר מפר. יש להבחין בין הידיעה על המוצר המפר לפי סעיף זה לבין חזקות הידיעה הקשורות לסימון עיצוב לא רשום.

היעדר סימון כשלעצמו אינו שולל אוטומטית הגנה על עיצוב לא רשום. לסימון עשויה להיות משמעות ראייתית על פי סעיף 69, ולשאלת החיוב בפיצויים משמעות נוספת לפי סעיף 78. זו הבחנה חשובה במיוחד כאשר הנתבע הוא משווק או יבואן שלא השתתף בפיתוח העיצוב המקורי.

מפר תמים, תום לב ופיצויים: הגנה על הסעד ולא תמיד על האחריות

סעיף 78 לחוק העיצובים קובע כי מפר שלא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, על קיומן של זכויות בעיצוב אינו חייב בפיצויים בשל ההפרה. מנגד, קמה חזקת ידיעה אם העיצוב רשום, או, לגבי עיצוב לא רשום, אם סומן כדין או פורסמה בקשה לרישומו. השאלה אם הנתבע ידע מי בדיוק בעל הזכות שונה מהשאלה אם ידע או היה עליו לדעת שקיימות זכויות בעיצוב.

אין לזהות בין הגנת מפר תמים לבין טענת היעדר הפרה. מי שהפר בתום לב עשוי עדיין להידרש להפסיק את הפעילות המפרה באמצעות צו מניעה, אף אם הוא נהנה מן ההגנה מפני חיוב בפיצויים. טענות על תום הלב עשויות להיות רלוונטיות גם להערכת הסכום לפי סעיף 75(ב). את ההבחנה בין הסעדים ואת הדרכים להערכת נזק מוכח מנתח המדריך פיצויים בגין הפרת עיצוב ומדגם בישראל.

ביחס למדגמים לפי הדין הישן יש לברר את הוראות הפקודה ואת הפסיקה על תום לב ואחריות להפרה, ואין להחיל עליהם את סעיף 78 באופן אוטומטי.

פקיעת העיצוב, חידוש תוקפו וזכות המשך ניצול

תוקפו של עיצוב רשום לפי החוק החדש מוגבל לתקופה הקבועה בסעיף 39, בכפוף לתשלום אגרות חידוש. רישום שפקע עשוי לעורר טענת הגנה לגבי התקופה שבה בוצעו הפעולות הנטענות כמפרות. אולם אין להסתפק בבדיקת סטטוס הפנקס ביום הגשת התביעה: יש לבחון את מועד הפקיעה, את מועד המעשה הנטען, את האפשרות להחזר תוקף ואת פרסומי הרשות.

סעיף 44 מעניק הגנה מיוחדת למי שהחל לנצל בישראל עיצוב רשום לאחר שדבר פקיעתו פורסם ולפני פרסום החזר תוקפו, או עשה הכנות ממשיות לניצול בתקופה זו. בתנאים הקבועים בסעיף הוא רשאי להוסיף ולנצל את העיצוב לצורכי עסקו בלבד גם לאחר החזר הרישום לתוקף. טענה כזאת מחייבת תיעוד מדויק של מועדי הפרסום ושל תחילת הפעילות או ההכנות.

בעלות בעיצוב, רישיון וזהות התובע

יש לברר אם מי שהגיש את התביעה זכאי לאכוף את הזכות. סעיפים 11–17 לחוק מסדירים את הבעלות הראשונית, עיצוב של עובד, עיצוב לפי הזמנה והעברות זכויות ורישיונות. סעיף 71 מפרט מי רשאי להגיש תביעת הפרה, לרבות בעל העיצוב ובתנאים מסוימים בעל רישיון ייחודי. הנתבע רשאי לבחון את שרשרת ההעברות, את ההסכם עם המעצב או המזמין ואת רישום הזכויות בפנקס.

לא כל טעות ברישום הבעלות מבטלת בהכרח את העיצוב, ולא כל אדם שעבד על פיתוח המוצר הוא בעל זכות התביעה. יש להפריד בין שאלת הזכאות לתבוע לבין עילת ביטול הרישום בשל בקשה שהוגשה בידי מי שלא היה בעל העיצוב, לפי סעיף 48(א)(2).

האם ניתן לקבל פסק דין הצהרתי שאין הפרה?

סעיף 72 לחוק העיצובים מאפשר למי שמתכוון לבצע פעולה שעשויה להיחשב ניצול של עיצוב לבקש מבית המשפט פסק דין הצהרתי שאין בפעולה המבוקשת משום הפרה. מדובר במסלול שיכול להתאים לפני השקה או לפני כניסה לשוק, כאשר קיים סיכון משפטי קונקרטי. סעיף 72(ב) מבהיר שההחלטה בהליך כזה אינה מכריעה בשאלת תוקפו של העיצוב.

כאשר כבר הוגשה תביעת הפרה, יש לבחון אם די בהתמודדות עם העילות בכתב ההגנה, או שנחוצה בקשה לסעד הצהרתי לפי נסיבות הסכסוך. אין לערבב בין הצהרת אי־הפרה לבין בקשה לביטול עיצוב רשום.

כיצד להכין את ההגנה ואת הראיות?

בתיק המבוסס על עיצוב רשום יש לאסוף תחילה את התיאור החזותי המלא ואת היסטוריית הרישום, לשמר דוגמה של המוצר המיוחס לנתבע ולזהות כל אחת מן הפעולות המסחריות הנטענות. בהמשך ניתן לבחון פרסומים קודמים, חלופות עיצוביות, שרטוטי פיתוח ותיעוד של קשרי הייצור והרכש. במסלול של עיצוב לא רשום יש להוסיף בדיקת מועדי פרסום, תחילת שיווק, העתקה ומודעות של גורמי הייצור והשיווק.

בבקשה לצו מניעה זמני בשל הפרת עיצוב יידרש הנתבע להתמודד בתוך פרק זמן קצר עם הטענות על תוקף, דמיון ודחיפות, לצד מאזן הנוחות והביטחונות. תביעה כספית מחייבת גם בדיקת הכמויות והנתונים הכלכליים, מתוך הבחנה בין אובדן רווחי התובע לבין הרווחים שהפיק הנתבע. להליך ההפרה בכללותו ראו תביעת הפרת עיצוב בישראל.

התגוננות מפני תביעת הפרת מדגם לפי הדין הקודם

כאשר הזכות הנטענת היא מדגם שנרשם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, יש לבדוק את הוראות המעבר ואת דרישות הכשירות וההפרה לפי הדין הישן. ע״א 8951/10 אורן יורם אריזות בע״מ נ׳ שקולניק ח.י. בע״מ (בית המשפט העליון, 2.11.2014) ות״א (מחוזי תל אביב) 1673/05 ר. סובקרונו בע״מ נ׳ תכשיטי אלן אור יבוא וייצוא בע״מ (16.2.2012; נדון במאוחד עם ת״א 1954/06, ת״א 2605/06 וה״פ 317/07) מדגימים את האפשרות לתקוף מדגם בתביעת הפרה, לרבות בשל פרסום שקדם לרישום. אין להסיק מהן שמבחני ההגנה, מועדי הפרסום והסעדים זהים לאלה שבחוק העיצובים.

לדיון בהבחנה בין ההסדרים ראו חוק העיצובים ופקודת המדגמים: איזה דין חל על העיצוב?. הדיון בספר דיני עיצובים ומדגמים בפרקים 12–13 מנתח את התקיפה העקיפה ואת פסיקת בתי המשפט ביחס למדגמים, לצד ההסדר המפורש של סעיף 70 בחוק החדש.

על תביעות הפרה, ייצוג נתבעים ובקשות לצווי מניעה ניתן לקרוא בעמוד תביעות עיצובים ומדגמים.

הרחבה משפטית על היקף ההגנה, נטל ההוכחה, התקיפה העקיפה, הגנת מפר תמים וזכויות המנצל עיצוב שפקע תוקפו מצויה בספר דיני עיצובים ומדגמים, פרקים 4 ו־12–13, ובפרט סעיפים 13.4.1–13.4.4.