ביטול עיצוב רשום בישראל: עילות הביטול, ההליך בפני הרשם והיחס לתביעת הפרה

רישום עיצוב בפנקס מעניק לבעליו הגנה קניינית על המראה החזותי של המוצר, אך אינו מבטיח שהרישום יעמוד בכל מקרה. חוק העיצובים, התשע״ז–2017, מאפשר לתקוף את תוקפו של עיצוב רשום גם לאחר השלמת הליך הרישום. בקשה לביטול אינה תביעה על הפרת העיצוב: מטרתה לבחון אם היה יסוד להעניק את הזכות מלכתחילה, ובהתאם למסקנה לתקן את מצב הפנקס.

המסלול המרכזי לביטול ביוזמת מי שאינו בעל הרישום מוסדר בסעיף 48 לחוק, והוא מתנהל בפני רשם העיצובים. עילת ביטול יכולה לעלות גם כטענת הגנה בתביעת הפרה לפי סעיף 70. לבחירה בין המסלולים יש משמעות דיונית, במיוחד כאשר תלויה ועומדת תביעה בבית משפט. יש להבחין גם בין עיצוב שנרשם לפי חוק העיצובים לבין מדגם שהזכויות בו כפופות לפקודת הפטנטים והמדגמים הישנה ולהוראות המעבר.

מי רשאי לבקש ביטול עיצוב רשום?

סעיף 48(א) לחוק העיצובים קובע שכל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום רשאי להגיש בקשה לביטולו, אם מתקיימת אחת העילות הקבועות בסעיף. המבקש אינו חייב להיות מי שכבר נתבע בגין הפרת העיצוב או מי שהוכיח כי הוא מתחרה מסחרי של בעליו. בקשה המוגשת כדי להסיר מכשול בפני ייצור או שיווק מוצר מתחרה נבחנת לפי עילות הביטול ולא לפי עצם העניין המסחרי שיש למבקש בתוצאה.

בעל הרישום עצמו יכול לפנות לרשם בבקשה למחיקה או לביטול לפי סעיף 47. לגבי עיצוב בבעלות משותפת נדרשת הסכמה בכתב של יתר הבעלים, בהתאם לסעיף. מחיקה לפי בקשת הבעלים וביטול רישום אינם זהים בתוצאותיהם המשפטיות, אף ששתי הפעולות עשויות להוביל לכך שהרישום לא יעמוד עוד בפנקס.

עילות הביטול לפי סעיף 48 לחוק העיצובים

העילה הראשונה היא שהעיצוב לא היה כשיר להגנה כעיצוב רשום לפי פרק ב' לחוק. במרכז עילה זו עומדים תנאי החידוש והאופי הייחודי. לפי סעיפים 6 ו־7, יש לבחון את העיצובים שפורסמו לפני המועד הקובע, ואת הרושם הכללי שהם יוצרים אצל משתמש מיודע בהשוואה לעיצוב הרשום. עיצוב אינו חסין מביטול רק משום שבוחן הרשות אישר את רישומו; הרישום משמש ראיה לכאורה לתוקף הזכות לפי סעיף 31(ג).

במסגרת בחינת הכשירות יש לברר גם אם מאפייני המראה מוכתבים אך ורק בידי תפקוד המוצר או אם מתקיים חריג אחר לפי סעיף 10. עצם העובדה שמוצר ממלא תפקיד שימושי אינה שוללת את כשירות המראה שלו להגנה. המבקש לבטל את העיצוב צריך לזהות את המאפיינים שלטענתו אינם כשירים להגנה ולהציג תשתית עובדתית לכך.

העילה השנייה בסעיף 48(א) נוגעת לזהות מבקש הרישום: כאשר הבקשה הוגשה בידי מי שלא היה בעל העיצוב, בניגוד לסעיף 18. נדרש אפוא בירור של הזכויות ביצירה המקורית, של יחסי עובד ומעסיק או מזמין ומעצב, לפי העניין, ושל מסמכי העברת הבעלות. לא כל מחלוקת חוזית עם המעצב מובילה בהכרח לביטול; יש להוכיח פגם המתאים לעילה שבחוק.

העילה השלישית נוגעת למצב שבו הוגשו בקשות נפרדות לרישום עיצובים זהים, או כאלה הנבדלים בפרטים לא מהותיים בלבד, והרישום אינו תואם את הקדימות שהחוק מעניק למי שביקש קודם כדין, בניגוד לסעיף 32. לצד ביטול הרישום, סעיפים 48(ב) ו־48(ג) מאפשרים, בעילות נפרדות, לתקוף החזר תוקף שניתן לעיצוב שפקע או תיקון פרט בפנקס. אלה אינם הליכי ביטול רגילים מחמת העדר חידוש.

פרסום קודם, המועד הקובע ותקופת החסד

בקשה המבוססת על העדר חידוש או אופי ייחודי דורשת זיהוי מדויק של הפרסום הקודם. קטלוג, אתר אינטרנט, רישום עיצוב במדינה אחרת, תצלומי מוצר או חומר תערוכה עשויים לשמש ראיות, בתנאי שניתן להראות מה פורסם ומתי. לצורך השוואה יש להציג את המוצר או העיצוב הקודם באופן המאפשר בחינה חזותית מהימנה מול הרישום שבמחלוקת.

בחינת המועד הקובע אינה מסתכמת בתאריך הרישום בפנקס. יש לבדוק את מועד ההגשה, טענת דין קדימה ככל שהוכרה, ואת נסיבות הפרסום הקודם. סעיף 9 לחוק קובע הסדר ביחס לפרסומים מסוימים שנעשו במהלך 12 החודשים שלפני המועד הקובע שמקורם בבעל העיצוב או בנסיבות המפורטות בחוק. פרסום של בעל העיצוב אינו שולל בהכרח חידוש, אולם אין להרחיב את תקופת החסד לפרסומים שאינם עומדים בתנאיה, ובוודאי שאין להחיל אותה אוטומטית על מדגם שנרשם לפי הדין הישן.

ראיות ממקורות דיגיטליים מחייבות תשומת לב מיוחדת לתארוך: מועד שבו צילום נשמר במחשב אינו מוכיח כשלעצמו מתי הועמד המוצר לעיון הציבור. יש להבחין בין קובץ שהוכן ליצרן, טיוטת פרסום פנימית לבין חומר שהיה זמין לציבור במועד הרלוונטי.

הגשת בקשה לביטול בפני רשם העיצובים

תקנה 45 לתקנות העיצובים, התשע״ט–2019 מחייבת להגיש לרשם בקשה בכתב, בצירוף האגרה, המפרטת את עילות הביטול, העובדות התומכות בהן והסעד המבוקש. המבקש רשאי לצרף את ראיותיו כבר לכתב הטענות; אם בכוונתו שלא להגיש ראיות, עליו לציין זאת בכתב. בחירת אופן הגשת הראיות משפיעה על סדרי הדין ועל המועדים הקבועים בתקנות הבאות.

על פי סעיף 48(ד), מגיש הבקשה צריך למסור הודעה על הגשתה לבעל העיצוב הרשום, שהוא המשיב בהליך, והרשם מפרסם את דבר ההליך באתר הרשות. ניתן להגיש את הבקשה בדרך המתוארת בשירות בקשה לביטול עיצוב של רשות הפטנטים, לרבות באמצעות אתר ההגשה המקוון בקטגוריית בית הדין. פרטי ההגשה ואגרתה נבדקים במועד פתיחת ההליך, ולא לפי מדריך ישן או נתון אגרה שאינו מעודכן.

בטרם ההגשה רצוי לעיין בתיק הרישום ובתיאור החזותי המלא, לבדוק את היסטוריית הבחינה ואת מסמכי הבעלות, ולוודא שכל פרסום קודם שעליו נשענת הבקשה אכן נוגע לעיצוב כפי שנרשם. לעיתים שאלה מרכזית תהיה לא אם שני מוצרים דומים, אלא אם הפרסום שקדם למועד הקובע כולל את המאפיינים שעליהם מבוססת הזכות.

כתבי טענות, ראיות ומועדים בהליך הביטול

תקנות 46–49 יוצרות מסלול דיוני המבחין בין בקשה המוגשת בצירוף ראיות לבין בקשה שבה ראיות מבקש הביטול מוגשות לאחר כתב הטענות של בעל העיצוב. לפי תקנה 46(א), בעל העיצוב יגיש את כתב תשובתו בתוך חודש מהגשת כתב הטענות של מבקש הביטול. אם צורפו ראיות לבקשה או שהמבקש הודיע שלא יגיש ראיות, תקנה 46(ב) קובעת כי בעל העיצוב יגיש כתב טענות וראיות בתוך חודשיים.

כאשר ראיות המבקש לא הוגשו עם הבקשה והוא לא ויתר עליהן, תקנה 47 מחייבת את הגשתן בתוך חודש מיום שהוגש כתב הטענות של בעל העיצוב לפי תקנה 46(א). מקום שהוגשו ראיות מטעם בעל העיצוב לפי תקנה 46(ב), מאפשרת תקנה 48 למבקש הביטול להגיש, בתוך חודש, ראיות בתשובה לעובדות שהוכחשו במפורש או התעוררו לראשונה בראיות אלה. הגשת ראיות נוספות לאחר מכן כפופה לרשות הרשם לפי תקנה 49.

למחדלים דיוניים נקבעו בתקנות תוצאות מפורשות. תקנה 46(ג) מתייחסת לאי־הגשת כתב טענות של בעל העיצוב כאל הודאה בטענות מבקש הביטול והסכמה לסעד המבוקש. גם לאי־הגשת ראיות מבקש הביטול במועד הקבוע בתקנה 47 ניתנה משמעות ראייתית מוגדרת. משום כך אין להמתין ללא בדיקה להחלטת הרשם לגבי סדר הגשת הראיות; יש לתכנן את ניהול ההליך על פי המסלול שנבחר.

הדיון בפני הרשם אינו מסתיים בהחלפת כתבי טענות. לאחר הגשת הראיות, או בחלוף המועדים להגשתן, נקבע מועד לשמיעת טענות הצדדים לפי תקנה 52. סעיף 99 לחוק מסדיר הגשת עדות בתצהיר וזכות חקירה נגדית, ותקנות ההליך מסדירות חקירת מצהירים, טענות וסיכומים. אופן ניהול החקירות יהיה תלוי בטיב המחלוקת, בפרסומים הקודמים ובמשקלן של הראיות החזותיות.

נטל ההוכחה ומשמעות חזקת הרישום

הרישום אינו ראיה חלוטה לכשירות העיצוב. סעיף 31(ג) מקנה לו מעמד של ראיה לכאורה, והמבקש לבטלו נדרש להניח תשתית לטענותיו. טענה בדבר פרסום קודם אינה מחייבת רק הפניה לקיומו של מוצר ישן, אלא גם הצגת תיאורו, הוכחת מועד הפרסום והשוואתו המנומקת למאפיינים המוגנים. בעל העיצוב רשאי להתמודד עם הראיות באמצעות תיק הרישום, פרסומים נוספים, טענות ביחס לתקופת החסד או ראיות הנוגעות להבדלים החזותיים.

בע״א 8951/10 אורן יורם אריזות בע״מ נ׳ שקולניק ח.י. בע״מ (בית המשפט העליון, 2.11.2014) נדונה תקיפה עקיפה של מדגם רשום במסגרת תביעת הפרה. נקבע כי הטוען להעדר כשירות הרישום נושא בנטל להוכיח זאת. אף שהערכאה הדיונית שגתה בחלוקת נטל ההוכחה, נותרה תוצאת ביטול המדגם על כנה לנוכח הממצאים. פסק הדין עסק במדגם לפי הפקודה הישנה, ויש לקרוא אותו לצד חזקת הרישום וההסדר הדיוני המפורש בחוק העיצובים.

ביטול רישום בשל מאפיינים פונקציונליים

סעיף 10 לחוק אינו מעניק בלעדיות עיצובית למראה המוכתב אך ורק בידי תפקוד המוצר, בתנאים שנקבעו בו. אולם כאשר מוצר כולל רכיבים תפקודיים לצד בחירות חזותיות חופשיות, אין לשלול הגנה על העיצוב כולו רק משום שהוא מיועד לשימוש מעשי. בבקשת ביטול המתמקדת בפונקציונליות יש לזהות את המאפיין הנדון ולהראות מדוע הוא נגזר מן הפעולה הטכנית, ולא מבחירה עיצובית.

בת״א (מחוזי חיפה) 21740-03-14 ס.ה.ל.–אלובין בע״מ נ׳ אקסטל בע״מ (29.12.2015) הורה בית המשפט על ביטול מדגם שנרשם לפרופיל אלומיניום, לאחר שנקבע כי המאפיין המרכזי שהציג המדגם נבע מצורך תפקודי לשפר את ניקוז המים ואת עמידות החלון לרוח. ההכרעה התקבלה במסגרת הליך בבית המשפט ולפי פקודת הפטנטים והמדגמים, ולא בבקשה לפי סעיף 48 לחוק החדש. היא ממחישה את סוג הראיות הנדרשות לבירור הטענה, בלי להחליף את ההסדר הסטטוטורי הנוהג.

ביטול רישום לעומת מחיקת רישום

ההבחנה בין ביטול למחיקה מפורשת בסעיף 49 לחוק. כאשר הרשם נעתר לבקשה למחיקה לפי סעיף 47, יראו את העיצוב כאילו נמחק מן הפנקס ביום הגשת בקשת המחיקה. כאשר מתקבלת בקשה לביטול לפי סעיף 47 או סעיף 48, קובע סעיף 49(ב) כי יראו את העיצוב כאילו לא נרשם בפנקס. ההבדל עשוי להיות משמעותי ביחס להסתמכות על הזכות בתקופות שקדמו להחלטה, וביחס להליכים שנסמכו על הרישום.

סעיף 50 מסדיר את מועד כניסת החלטות הרשם לפי סעיפים 47 ו־48 לתוקף, בתום 30 ימים לאחר שחלפה תקופת הערעור לפי סעיף 106. תקופת הערעור על החלטה שסיימה את ההליך היא 45 ימים ממועד מתן ההחלטה, והערעור מוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים או בתל אביב, לפי בחירת המערער. יש להפריד בין מועד ההחלטה, מועד כניסתה לתוקף והמועד שממנו החוק מייחס תוצאה מהותית למחיקה או לביטול.

סעיף 51 קובע שטענות מסוימות ביחס לכשירות העיצוב, לביטול רישומו ולעניינים נוספים המנויים בו אינן נתונות להתיישנות בתקופת תוקף הרישום. אין להסיק מכך שכל סעד הנובע מסכסוך על עיצוב, לרבות תביעה לפיצויים, פטור מדיני ההתיישנות החלים עליו.

בקשת ביטול בפני הרשם ותקיפה עקיפה בבית המשפט

סעיף 70(א) לחוק מאפשר לנתבע בתביעת הפרת עיצוב רשום להתגונן בטענה שמתקיימת עילה לביטולו. אם השתכנע בית המשפט בקיומה של ההגנה, עליו להורות על ביטול הרישום או על תיקונו כך שישקף את הזכויות בעיצוב. אין מדובר בהכרעה אגבית בלבד בדבר היקף ההגנה, אלא בסמכות מפורשת שעשויה להשפיע על מצב הפנקס. סוגיה זו נדונה בהרחבה במדריך התגוננות מפני תביעת הפרת עיצוב בישראל.

היחס בין הליך בפני הרשם לבין הליך מקביל בבית המשפט מוסדר בסעיף 109. אם הוגשה לרשם בקשה הנוגעת לעיצוב ונודע לו שתלוי ועומד בבית המשפט הליך הפרה או ביטול בקשר לאותו עיצוב, אין הוא דן בבקשה אלא ברשות בית המשפט. ואולם, כאשר בקשה למחיקה או לביטול כבר הוגשה לרשם ורק לאחר מכן נפתח בבית המשפט הליך הפרה, מוסיף הרשם לדון בבקשה, אלא אם הורה בית המשפט אחרת. לסדר פתיחת ההליכים עשויה להיות אפוא משמעות ממשית.

לפני פתיחת הליך נפרד אצל הרשם ראוי לברר אם כבר מתנהל הליך הפרה, האם נטענה בו תקיפה עקיפה ומהי הערכאה המתאימה לניהול המחלוקת. לא כל נתבע צריך לנהל שני הליכים במקביל, ולא בכל תיק הליך בפני הרשם הוא החלופה היעילה לדיון בטענות התוקף בבית המשפט.

ביטול מדגם לפי הפקודה הישנה

מדגם שנרשם לפני תחולתו של חוק העיצובים החדש אינו הופך, רק בשל שינוי החקיקה, לעיצוב שנרשם לפי החוק החדש. בהליך הנוגע למדגם היסטורי יש לבחון את הוראות המעבר, את פקודת הפטנטים והמדגמים ואת התקנות החלות עליו. המבחנים בדבר חידוש, פרסום קודם, מקוריות ותוקף, וכן סדרי הדין והסמכויות, אינם בהכרח זהים לאלה החלים על בקשה לביטול עיצוב רשום לפי סעיף 48.

בעניין אורן יורם נ׳ שקולניק ובעניין אלובין נ׳ אקסטל בוטלו מדגמים במסגרת הליכים בבית המשפט על רקע טענות לחוסר כשירות. אלה סקירות של הכרעות קונקרטיות בדין הקודם ולא מדריכים לניהול בקשת ביטול לפי התקנות החדשות. להרחבה בסיווג הזכות ובתחולת ההסדרים ראו חוק העיצובים ופקודת המדגמים: איזה דין חל על העיצוב?.

בחירת עילת הביטול והכנת התשתית הראייתית

בקשה לביטול ראוי להכין לפי העילה המדויקת שתעמוד לדיון. כאשר הטענה היא העדר חידוש או אופי ייחודי, יש להציג פרסומים קודמים מתוארכים וההשוואה החזותית הנדרשת. בטענת פונקציונליות יש לברר את אילוצי המוצר ואת חלופות העיצוב. בטענה להעדר בעלות יש לעיין בהסכמי יצירה, הזמנה והעברה ובהיסטוריית הזכויות. במחלוקת קדימות יש לבחון בקשות קודמות ואת מועדי ההגשה שהוכרו.

ניסוח בקשה כללית שלפיה העיצוב ״אינו חדש״, ללא תיאור מפורט של הפרסומים, המועדים וההבדלים החזותיים, עלול שלא להספיק להוכחת העילה. באותה מידה, מענה של בעל הרישום המסתפק בהפניה לתעודת הרישום עשוי שלא להתמודד עם ראיות ממשיות שמציג המבקש. התשתית הראייתית נדרשת לשרת את המבחנים שבחוק ולא רק להציג כמות גדולה של מוצרים דומים.

הדיון המשפטי המורחב בהליכי הביטול, לרבות עילות הביטול, סדרי הדין, מחיקה לעומת ביטול והתקיפה העקיפה, מופיע בספר דיני עיצובים ומדגמים, בפרק 11.3, ובפרקים העוסקים בהיקף ההגנה ובתביעות הפרה. למידע על ייצוג בהליכי ביטול ובהליכים הנלווים ראו תביעות עיצובים ומדגמים של משרד דרורי סתיו.