הפרת פטנט בישראל: מתי קיימת הפרה וכיצד מנהלים תביעה

כאשר חברה מגלה שמתחרה מוכר מוצר הדומה למוצר המוגן בפטנט שלה, השאלה אינה עד כמה שני המוצרים נראים דומים. השאלה היא אם המוצר המתחרה מנצל את האמצאה כפי שהיא מוגדרת בתביעות הפטנט, או בדרך דומה שיש בה נטילה של עיקר האמצאה. גם מי שקיבל מכתב התראה על הפרת פטנט לא יוכל להסיק מכך ששינה רכיב אחד במוצר כי הוא חסין מפני תביעה. הבירור תלוי בנוסח התביעות, בטכנולוגיה ובדין החל עליהן.

תביעת הפרת פטנט עשויה להביא להפסקת ייצור או שיווק, לצווי מניעה זמניים וקבועים, לפיצויים ולמתן חשבונות. מהצד האחר, נתבע יכול לתקוף את תוקפו של הפטנט עצמו. לכן עוד לפני הגשת התביעה, או לפני מתן תשובה להתראה, ראוי להבין לא רק אם קיימת הפרה אלא גם מהם הסיכויים להוכיח אותה ומהן התוצאות המשפטיות והמסחריות של ניהול ההליך.

מה נחשב להפרת פטנט לפי הדין הישראלי?

סעיף 49 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, מעניק לבעל פטנט זכות למנוע מאחרים ניצול בלתי מורשה של האמצאה שניתן עליה הפטנט. ההגנה אינה משתרעת על רעיון כללי או על כל פתרון לאותה בעיה, אלא על תחום ההגנה המוגדר בתביעות. היא חלה גם על שימוש בדרך המתוארת במפורש בתביעות וגם על שימוש בדרך דומה שיש בה, לנוכח התביעות, נטילה של עיקר האמצאה.

הגדרת ״ניצול אמצאה״ בסעיף 1 לחוק כוללת, כשמדובר במוצר, פעולות כגון ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או יבוא לצורך פעולות אלה. כאשר האמצאה היא תהליך, נכללים שימוש בתהליך ובתנאים הקבועים בחוק גם ניצול המוצר הנובע ממנו במישרין. לצד זאת נקבעו חריגים, למשל פעולות שאין להן היקף ואופי עסקיים ופעולות ניסיוניות מסוימות בקשר לפיתוח אמצאות. מכאן שעצם העובדה שגורם כלשהו בא במגע עם מוצר מוגן אינה מספיקה, כשלעצמה, להוכחת הפרה.

פטנט מעניק זכות למנוע מאחרים לנצל את האמצאה, אך לא בהכרח רשות לבעליו להשתמש בה בעצמו. מוצר המוגן בפטנט מאוחר עשוי עדיין להפר פטנט מוקדם יותר. ההבחנה חשובה במיוחד בתעשיות שבהן פיתוח מוצר חדש מתבסס על כמה טכנולוגיות מוגנות.

כיצד בודקים אם המוצר או התהליך מפרים את תביעות הפטנט?

נקודת הפתיחה היא לשון התביעות העצמאיות והתלויות. יש לברר מה משמעות המונחים המופיעים בהן, מה היחס בין רכיבי האמצאה וכיצד הפירוט והשרטוטים מסייעים לפרש את ההגנה שנתבעה. רק לאחר מכן יש להשוות את המאפיינים המוגנים למוצר או לתהליך שנטען כי הם מפרים. לעיתים ההכרעה תלויה ברכיב קטן אחד, ובשאלה אם הוא נכלל במוצר הנתבע או הוחלף בדרך המשנה את פעולתו.

נניח שפטנט תובע מנגנון המורכב מזרוע, ציר ונעילה הפועלת בדרך מסוימת. ייתכן שמנגנון הכולל את כל המאפיינים מפר את התביעה כלשונה. כאשר הוחלף אחד הרכיבים ברכיב אחר, התוצאה אינה אוטומטית. על בית המשפט לבחון אם מדובר בשינוי מהותי שמוציא את המוצר מתחום ההגנה או בשינוי שאינו שולל את נטילת עיקר האמצאה.

פרק 17 בספר ״דיני פטנטים״ מבחין בין הפרה מילולית לבין הפרת ״עיקר האמצאה״, ודן בתורת הווריאנטים, בתורת האקוויוולנטים ובהשפעת החלפה, השמטה או הוספה של רכיב. אין מדובר בהיתר להתעלם מתביעות הפטנט ולהסתפק בדמיון כללי בין מוצרים. גם טענה להפרת עיקר האמצאה חייבת להישען על ההגנה הנתבעת ועל המשמעות הטכנולוגית של הרכיבים.

כאשר המוצר עדיין נמצא בפיתוח, ההבחנה הזאת מאפשרת לבחון מראש אם שינוי תכנוני אמיתי יאפשר להשתמש בפתרון אחר שאינו מפר. הדבר מחייב בדיקה של תכנון מוצר חלופי שאינו מפר מול רכיבי תביעות הפטנט.

מי רשאי לתבוע בגין הפרה ומתי אפשר להגיש תביעה?

סעיף 178 לחוק קובע כי בעל פטנט או בעל רישיון ייחודי רשאים להגיש תביעת הפרה. הסעיף מסדיר גם תביעה ביחס לפטנט בבעלות משותפת ואת צירוף בעלי הזכויות שלא הצטרפו כתובעים. כאשר הפטנט הועבר בין חברות, הוענק רישיון או נרשם על שם כמה בעלים, זהות התובע הנכון עשויה להיות עניין מהותי ולא רק פורמלי.

תביעת הפרה מוגשת לבית המשפט המחוזי המוסמך. לפי סעיף 179, ניתן להגישה רק לאחר מתן הפטנט. עם זאת, לאחר הענקתו ניתן לתבוע, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק, סעדים גם לגבי ניצול שנעשה בתקופות מוגדרות לאחר פרסום הבקשה ולפני מתן הפטנט. לגבי התקופה שלאחר הפרסום המוקדם לפי סעיף 16א נקבע, בתנאים מסוימים, בסיס לפיצוי של תמלוגים סבירים. אין להניח שכל שימוש שנעשה לפני הרישום מזכה באופן אוטומטי באותם סעדים שמקנה הפרה לאחר מתן הפטנט.

רשם הפטנטים אינו הערכאה המבררת תביעות הפרה. בפניו מתנהלים, בין היתר, התנגדויות ובקשות לביטול פטנטים. השאלה אם לפנות אליו במקביל להליך בבית המשפט תלויה במצב הפטנט, בטענות התוקף ובשלב שבו מצוי הסכסוך.

ראיות להפרה ונטל ההוכחה בפטנט על תהליך

בת״א (מחוזי תל אביב-יפו) 70241-05-18 ות״א 25036-12-17 מילניום נ׳ טבע (11.5.2020), נדחו שתי תביעות להפרת פטנט על תהליך ייצור בורטזומיב לאחר שנקבע ששימוש בממסים שונים ושינוי שלבי הייצור אינם נטילה של עיקר האמצאה כפי שנתבעה.

בדרך כלל בעל הפטנט צריך להוכיח את מעשה ההפרה. בתביעה הנוגעת למוצר אפשר להשתמש בדוגמאות שנרכשו בשוק, בבדיקות מעבדה, בהוראות הפעלה, בנתוני ייבוא ובמסמכים אחרים המלמדים כיצד בנוי המוצר ומהי פעולתו. במחלוקת טכנולוגית משמעותית יש לעיתים צורך בחוות דעת של מומחה שיסביר את התפקוד של כל רכיב ואת הקשר בינו לבין לשון התביעות. מומחה אינו מחליף את ההכרעה המשפטית בפרשנות הפטנט, אך בלעדיו בית המשפט עשוי להתקשות להבין את השאלה הטכנית.

תביעה בעניין תהליך ייצור מעוררת קושי מיוחד: המוצר הסופי עשוי להיות גלוי, בעוד שהתהליך שבאמצעותו יוצר מצוי כולו במפעל של הנתבע. סעיף 50(ב) לחוק מתמודד עם הבעיה הזאת באמצעות כלל ראייתי מיוחד. אם בעל הפטנט מוכיח שאין באפשרותו לברר במאמצים סבירים באיזה תהליך השתמש הנתבע, ושקיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה יוצר בתהליך המוגן, מוטל על הנתבע להוכיח שהשתמש בתהליך שונה. ההסדר אינו מעביר את הנטל באופן אוטומטי בכל תביעה על פטנט תהליכי; תחילה יש להוכיח את שני התנאים המצטברים שקובע החוק.

ההבדל בין תביעה על מוצר לבין תביעה על תהליך עשוי לקבוע אילו בדיקות כדאי לבצע קודם, אילו מסמכים חשוב לדרוש ומה ניתן יהיה להוכיח גם בלי גישה ישירה לקו הייצור של הנתבע.

הפרה תורמת: כשהנתבע משווק רק חלק מן המערכת

מה דינו של ספק המוכר רכיב המשמש להרכבת מוצר מפר, אך אינו מייצר בעצמו את המוצר המוגן בשלמותו? בפרקים 16–17 לספר ״דיני פטנטים״ נדונה דוקטרינת ההפרה התורמת, שאומצה בפסיקה בישראל, לרבות בעניין רב בריח. ההגנה אינה חלה על כל רכיב שאפשר לשלב במוצר מפר.

השאלה היא אם הרכיב הנמכר מהווה חלק מהותי של האמצאה, אם המשווק ידע או היה עליו לדעת שהוא מיועד לשימוש המפר, ואם הרכיב מתאים לשימוש משמעותי אחר שאינו מפר את הפטנט. הדרישות נועדו למנוע מצב שבו כל ספק של רכיב מסחרי רגיל ייחשב למפר רק משום שאחד מלקוחותיו השתמש ברכיב במסגרת מערכת מפרה. בתביעה נגד יבואן או משווק של חלקים, ההבחנה הזאת עשויה להיות מרכזית.

טענת בטלות הפטנט במסגרת תביעת הפרה

אי־הפרה ובטלות הן טענות שונות

נתבע רשאי לטעון שמוצרו אינו נופל בגדר תביעות הפטנט, ובמקביל שהפטנט לא היה ראוי להינתן מלכתחילה. הראשונה היא טענה על גבולות ההגנה ועל המוצר המסוים; השנייה תוקפת את הזכות הרשומה. אין סתירה בין הטענות: פטנט תקף עשוי שלא להיות מופר, ומוצר העונה על מאפייני הפטנט עשוי להישען על אמצאה שאינה כשירת הגנה. כל טענה מחייבת תשתית ראייתית אחרת.

סעיף 182 לחוק מאפשר להעלות כהגנה עילות שהיו יכולות להצדיק התנגדות למתן הפטנט, ובהן היעדר חידוש או היעדר התקדמות המצאתית. אם בית המשפט מקבל את הגנת הבטלות, סעיף 182 מחייב אותו לצוות על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, לפי העניין. לאחר שהביטול נעשה סופי, הוא נרשם בפנקס ולפי סעיף 75(ב) הפטנט נחשב כאילו לא ניתן. אך סעיף 37 מבהיר שמתן פטנט אינו ערובה לתוקפו. מי שטוען לבטלות נושא בנטל לבסס אותה בראיות, ובדרך כלל נדרש להציג פרסומים קודמים, לבחון את תאריכיהם ולהשוות את תוכנם לתביעות הפטנט. פרק 18 בספר ״דיני פטנטים״ מנתח גם טענות נוספות הנוגעות לניצול קודם בתום לב, לתוקף הפטנט, להרשאה, לשיהוי, למניעות ולמיצוי זכויות. כל אחת מהן כפופה לתנאיה ואין לראות בהן הגנה אוטומטית.

חובת הגילוי והמשמעות של ידע קודם שלא נחשף

הפרסומים שעליהם נשענת טענת הבטלות אינם חייבים להיות מסמכי פטנטים. גם מוצר ששיווקו החל לפני המועד הקובע, מפרט טכני או פרסום מדעי עשויים להכריע את השאלה מה ידע בעל מקצוע בתחום. טענת היעדר חידוש שונה מטענת היעדר התקדמות המצאתית: בראשונה יש לבחון מה גילה הפרסום הקודם; בשנייה נדרשת גם הנמקה מדוע היה בעל מקצוע מגיע לפתרון הנתבע לאור הידע הרלוונטי.

כאשר נטען שבעל הפטנט הסתיר ידע קודם מן הבוחן, יש לברר בנפרד אם הופרה חובת גילוי לפי סעיפים 18 ו־18א. סעיף 18ג מאפשר, בהתקיים התנאים שנקבעו בו לגבי פרט מטעה או אי־עדכון ביודעין של מידע משמעותי, להורות על ביטול הפטנט, על קיצור תקופתו או על מתן רישיון לניצולו. לא כל פרסום שלא צורף לתיק הבחינה מוכיח שהמבקש פעל שלא כדין, ולא כל מחדל מצדיק ביטול אוטומטי.

אפשר לדחות את תביעת ההפרה בלי לבטל את הפטנט

בעניין הידרו נע נ׳ סאן הייטק בחן בית המשפט העליון טענות על ערכות פריצה שהיו ידועות קודם לרישום ועל ידע שלא הוצג לרשם. אף שהועלו ספקות משמעותיים לגבי היקף ההגנה, הפטנט לא בוטל: נותרה אפשרות שרכיב הטבעת המסתובבת מבטא חידוש, ורכיב זה לא נמצא במוצר הנתבעת. התביעה נדחתה בשל היעדר הפרה. לכן גם כאשר בית המשפט מסתייג מאופן מתן הפטנט, אין להסיק שבכל תיק הוא יידרש לפסוק בשאלת הבטלות אם הכרעה בהפרה מסיימת את הסכסוך.

מה המשמעות של ביטול חלקי?

התקיפה עשויה להצליח רק לגבי חלק מתביעות הפטנט. במקרה כזה יש לבדוק אם המוצר הנתבע מפר את ההגנה שנותרה. סעיף 184 קובע שביטול חלקי אינו שולל כשלעצמו פיצויים על הפרה, אך בית המשפט רשאי להימנע מפסיקתם אם התביעות המקוריות נוסחו שלא בתום לב או שלא באופן ברור. זו תוצאה שונה מביטול מלא של הפטנט, והיא יכולה להיות משמעותית לשני הצדדים גם כאשר השאלה מי הפר מה כבר הוכרעה.

כאשר מעוניינים בתקיפה עצמאית של תוקף הפטנט, יש לשקול את האפשרות להגיש בקשה לביטול פטנט בפני רשם הפטנטים. שאלת ניהול ההליכים במקביל והצורך בקבלת רשות בית המשפט נדונים בסעיף 74 לחוק.

הסדר ההליכים המקבילים שבסעיף 74 אינו שאלה שולית של סמכות. אם תביעת ההפרה כבר תלויה ועומדת, בקשת ביטול בפני הרשם מחייבת רשות מבית המשפט; אם הבקשה הוגשה לפני תביעת ההפרה, הרשם מוסיף לדון בה אלא אם בית המשפט הורה אחרת. סעיף 191 מאפשר לבית המשפט, בנסיבות הקבועות בו, לעכב את הדיון שלפניו לאחר שנתן רשות להליך בפני הרשם. ההחלטה היכן לברר את התוקף תלויה במצב הראיות ובשלב שבו הגיע הסכסוך, ואינה מעניקה לנתבע אפשרות לנהל ללא מגבלה שני הליכים חופפים.

המסלול של סעד הצהרתי בדבר אי־הפרת פטנט שונה במיוחד: סעיף 187(ה) אוסר להשמיע במסגרתו טענה שהפטנט חסר תוקף. הנתבע בתביעת הפרה רשאי להעלות תקיפה עקיפה לפי סעיף 182, אך מי שמבקש רק הצהרה שפעילותו אינה מפרה לא יכול להפוך את אותו הליך לתביעה לביטול הפטנט.

צו מניעה זמני וסעדים בתביעת הפרה

לעיתים השאלה הדחופה ביותר אינה סכום הפיצויים אלא אם הנתבע יוכל להמשיך לייצר ולמכור במהלך המשפט. בעל פטנט המבקש צו מניעה זמני נדרש להציג תשתית לכאורית לזכות ולהפרה ולהתמודד עם שיקולי מאזן הנוחות, השיהוי, התנהלות הצדדים והנזק הצפוי מכל החלטה. רישום הפטנט כשלעצמו אינו מבטיח מתן צו כזה. פרק 19 בספר ״דיני פטנטים״ מוקדש לסעדים הזמניים ולמבחנים שבית המשפט מפעיל בעת בירור הבקשה. הבירור המפורט של צו מניעה זמני בתביעת הפרת פטנט כולל גם את הראיות הנדרשות בבקשה.

סעיף 183 לחוק מעניק לבית המשפט סמכות לפסוק צו מניעה ופיצויים. בקביעת הפיצויים ניתן להתחשב, בין היתר, בנזק הישיר, בהיקף ההפרה, ברווחי המפר ובתמלוגים סבירים בעד שימוש מורשה. החוק מסדיר גם את האפשרות לפיצויים עונשיים בעקבות הפרה לאחר אזהרה, בתנאים ובמגבלות שנקבעו, ולצו למתן חשבונות.

יש להבחין בין הוכחת ההפרה לבין הוכחת שיעור הנזק. בעל פטנט אינו חייב להוכיח הפסד כספי מסוים כדי לבסס את עצם ההפרה, אך פיצוי על אובדן רווחים דורש תשתית מתאימה וקשר סיבתי. כאשר קיימים מוצרים חלופיים שאינם מפרים, או כשהאמצאה המוגנת היא רכיב קטן בתוך מוצר מורכב, יהיה לכך משקל בחישוב. גם חישוב הפיצויים בגין הפרת פטנט מחייב הבחנה בין אובדן רווחים, רווחי המפר, תמלוגים סבירים ומתן חשבונות. גם במקרים אלה, הפיצוי אינו מתקבל פשוט מהכפלת מחיר המוצר המפר במספר היחידות שנמכרו.

הצעדים הראשונים לפני תביעה או לאחר קבלת מכתב התראה

בעל פטנט השוקל תביעה צריך לבדוק את סטטוס הפטנט, את זהות בעלי הזכויות ואת נוסח התביעות התקף. אפשר להתחיל בבדיקת נתוני הרישום במאגר הפטנטים הרשמי. לאחר מכן יש לתעד כדין את הפעילות החשודה, לבחון את המוצר או התהליך ולגבש עמדה טכנולוגית המזהה את רכיבי ההפרה. לצד זאת כדאי להעריך מראש את האפשרות שהנתבע יעלה טענות לבטלות הפטנט.

מי שקיבל התראה אינו צריך להניח שהטענה מבוססת רק משום שצורף אליה מספר פטנט. עליו לבדוק את לשון התביעות, את הפעילות שעליה נטענת הפרה ואת תוקף הזכות. לעיתים אפשר להצביע על הבדל טכנולוגי מהותי; לעיתים קיימים פרסומים קודמים הרלוונטיים לבטלות; ולעיתים דווקא הסדרת רישיון או התאמה תכנונית של המוצר יהיו יעילות יותר מהתדיינות.

במצבים מסוימים ניתן גם לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד הצהרתי בדבר אי־הפרת פטנט לפי סעיף 187 לחוק, בכפוף לדרישותיו, ובהן פירוט המוצר או התהליך ופנייה מוקדמת לבעל הפטנט. הליך זה אינו מיועד להכרעה בשאלת תוקף הפטנט. ההחלטה אם להגיש תביעת הפרה, להשיב להתראה או לפנות לסעד הצהרתי מושפעת ממעמד הזכות, מן הראיות וממטרתו העסקית של הלקוח.

משום כך, ייצוג בתביעות פטנטים ובהליכי הפרה בישראל מחייב בחינה משולבת של הדין, התביעות והטכנולוגיה לצד הסעדים והסיכונים המסחריים. תביעה שנראית מבוססת מבחינת עצם ההפרה עשויה להיתקל בקושי בהוכחת הנזק, וטענה טובה להבדל טכני אינה מסיימת את הדיון אם קיימת אפשרות להוכיח נטילה של עיקר האמצאה.

הדיון מופיע גם בספר יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), בפרקים 16–18 בעניין תביעות הפרה, היקף ההגנה וטענות ההגנה, וכן בפרקים 19–20 העוסקים בסעדים הזמניים ובתרופות.

הפרת פטנט והטענה לשימוש לרעה בפטנט אחר

בע״א 7247/19 נקבע כי פגם נטען בבקשה להארכת תוקפו של פטנט אחד אינו שולל באופן אוטומטי תביעה לאכיפת פטנט אחר על אותו תכשיר. בית המשפט העליון ביטל את קביעת ההשתק והחזיר את הבירור למחוזי. ראו פייזר נ׳ אוניפארם – ביטול קיצור תקופת הפטנט והחזרת תביעת ההפרה.