פסק הדין רע״א (מחוזי תל אביב) 63456-12-24 Alex Xie נ׳ אבן קיסר בע״מ מיום 31.3.2026, שניתן בידי השופטת תמר אברהמי, עוסק בשאלה מתי ניתן לשקם דין קדימה של בקשת פטנט בינלאומית שהוגשה לאחר תום תקופת הקדימה. בית המשפט דחה את ערעור מבקש הפטנט וקבע כי הליך של הכרה מחודשת בדין קדימה (Restoration of Priority) צריך להיעשות בדרך ובמועד שנקבעו בדין הישראלי. רישום תאריכי הקדימה בטופס הבקשה, או אישור הגשה טכני של רשות הפטנטים, אינם תחליף להליך זה.
הרקע: בקשת PCT בתחום האבן המהונדסת
המבקש, Alex Xie, הגיש בקשת פטנט בינלאומית מס׳ PCT/US/2019/016113 ביום 31.1.2019. הבקשה נגעה למכשיר ושיטה לריסוס צבע ליצירת דוגמת ורידים באבן מהונדסת, ותבעה דין קדימה משלוש בקשות אמריקאיות קודמות: בקשה ראשונה שהוגשה ביום 2.1.2018 (US1), בקשה נוספת מיום 14.9.2018 (US2) ובקשה מיום 28.1.2019 (US3).
הבקשה נכנסה לשלב הלאומי בישראל ביום 13.2.2020, ובישראל ניתן לה מספר 272672. אבן קיסר הגישה התנגדות לרישום ובמסגרתה טענה כי הבקשה אינה זכאית, בין היתר, לדין קדימה מהבקשה האמריקאית הראשונה. הפוסקת בקניין רוחני, ד״ר רויה ישראלי, החליטה לדון בשאלת דין הקדימה כעניין מקדמי, והכרעתה מיום 5.11.2024 הייתה מושא הערעור.
מה הבעיה בהגשת הבקשה הבינלאומית באיחור?
המועד הרגיל להגשת בקשת PCT תוך הסתמכות על הבקשה הראשונה US1 היה 2.1.2019, בתום 12 חודשים ממועד הגשתה. בפועל הוגשה בקשת PCT ביום 31.1.2019, באיחור של כארבעה שבועות. המשמעות לא הייתה אובדן אוטומטי של כל בקשת הפטנט, אלא התעוררה שאלה אם ניתן להכיר מחדש בדין הקדימה מן הבקשה US1.
הכניסה לשלב הלאומי בישראל כשלעצמה נעשתה במועד, אך אין בכך כדי לתקן את האיחור הקודם בהגשת הבקשה הבינלאומית. כדי להסתמך בישראל על US1 היה צורך בבקשה מפורשת להכרה מחודשת בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), התשנ״ו–1996.
ההבדל בין Unintentional לבין Due Care
למסלול ה־PCT יש מנגנונים שונים להכרה מחודשת בדין קדימה. המשרד המקבל בארצות הברית נוהג, בהקשר הרלוונטי, על פי מבחן unintentional, המאפשר לבחון אם האיחור לא היה מכוון. בישראל חל מבחן מחמיר יותר של due care, נקיטת אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי להגיש את הבקשה בתוך תקופת הקדימה.
לכן העובדה שמשרד מקבל בארצות הברית נעתר לבקשה להכרה מחודשת לפי מבחן היעדר כוונה אינה מקנה באופן אוטומטי הכרה מחודשת בישראל. מבקש הפטנט צריך להגיש בישראל בקשה מתאימה, לעמוד במועדים ולפרט בראיות את האמצעים שננקטו ואת הסיבות לכך שלא הושגה הגשה במועד למרות אותם אמצעים.
מה היה על המבקש להגיש לרשות הפטנטים בישראל?
לפי ההכרעה, ניתן היה לבקש הכרה מחודשת עם הכניסה לשלב הלאומי, ועד לתום 31 חודשים ממועד דין הקדימה שנתבע. במקרה המסוים, המועד האחרון היה 2.8.2020. בקשה כזו לא הוגשה עם הכניסה לשלב הלאומי ביום 13.2.2020, לא הוגשה עד המועד האחרון, ולא הוגשה לאחר מכן כלל.
המבקש טען כי הודעה שהגיש ביום 27.2.2020 בדבר עדכון פרטי שלוש בקשות הקדימה האמריקאיות הייתה במהותה בקשה להכרה מחודשת. בית המשפט דחה זאת: המסמך רק ביקש לתקן את פרטי הרישום, לא ביקש הכרה מחודשת, לא הציג את הטעמים לאיחור ולא כלל תצהיר על אמצעים סבירים.
אישור הגשה של רשות הפטנטים אינו אישור לדין הקדימה
לאחר הודעת התיקון הוציאה רשות הפטנטים ביום 4.3.2020 אישור הגשה מתוקן, ובו נכללו שלוש בקשות הקדימה האמריקאיות. המבקש ביקש להסתמך על כך כאישור מצד הרשות כי בעיית דין הקדימה הוסדרה.
בית המשפט קבע כי מדובר באישור מנהלי טכני לעצם הגשת הבקשה ולפרטים שנקלטו. אין בו בדיקה מהותית של זכאות לדין קדימה, ואין בו החלטה המאשרת בקשה להכרה מחודשת שלא הוגשה כלל. רשות הפטנטים לא נתנה מצג חד־משמעי הפוטר את המבקש מן ההליך, וההסתמכות הנטענת לא הייתה סבירה בנסיבות המקרה.
האם אפשר היה להאריך את המועד בדיעבד?
המבקש ביקש כי בית המשפט יראה בחומרים שהגיש מעין בקשה להארכת מועד או שיאפשר לו להגיש בקשה מתאימה באיחור של שנים. גם טענה זו נדחתה. בפסק הדין נדונו הוראות סעיף 164 לחוק הפטנטים, האפשרות להארכת מועד מעבר ל־31 חודשים והתנאים המחמירים העשויים לחול בהקשר זה. בית המשפט לא מצא הצדקה למתן הארכה, גם בהנחה שהייתה סמכות לעשות כן ואף לפי מבחן מקל יחסית.
המבקש ידע על האיחור ועל הצורך להסדירו, ובהמשך ידע גם על טענות המתנגדת לגבי דין הקדימה, אך במשך שנים לא הגיש בקשה להכרה מחודשת או בקשת ארכה פורמלית. במצב זה אי אפשר היה לתקן את החסר במסגרת הערעור על החלטת הפוסקת.
מה לא הוכרע בפסק הדין?
ההכרעה התמקדה בדין הקדימה מן הבקשה האמריקאית הראשונה US1. היא אינה קובעת כי בקשת הפטנט הישראלית כולה בטלה או מסורבת, וגם אינה מכריעה סופית בשאלת דין הקדימה מן הבקשה US2. הפוסקת בחרה שלא להורות על סירוב קיבול הבקשה כולה בשל הפגם, ובית המשפט אישר את האיזון שננקט בהליך.
תוצאת הערעור והמשמעות למבקשי פטנטים
בית המשפט דן בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור, ודחה את הערעור לגופו. המבקש חויב לשלם לאבן קיסר הוצאות בסך 10,000 ש״ח. ההכרעה מחייבת תשומת לב להבחנה בין רישום פורמלי של דרישת דין קדימה לבין הכרה בזכות המהותית להסתמך על תאריך מוקדם, ובייחוד כאשר בקשת PCT הוגשה לאחר תום 12 חודשי הקדימה.
פסק הדין מפנה לספרו של יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), עמ׳ 520–523 ו־538–546, לתיאור מסלול ה־PCT, וכן לעמ׳ 648–649 ביחס להליך הפרסום וההתנגדות. להרחבה ראו את המדריך ריבוי דיני קדימה בבקשות פטנט, את הספר דיני פטנטים ואת ליטיגציית פטנטים בישראל.
לדיון בפרוצדורת ההגשה במסלול הבינלאומי ראו את מדריך בקשת PCT והשלב הלאומי בישראל; לשאלות המועד הקובע ראו את המדריך לריבוי דיני קדימה בפטנט.
מאמרים נוספים: דין קדימה, PCT והליכי פטנטים
ריבוי דיני קדימה בפטנט | ליטיגציית פטנטים | דיני פטנטים – הספר
