עורך פטנטים או עורך דין פטנטים: מה ההבדל ואיך בוחרים?

ממציאים וחברות המבקשים להגן על פיתוח טכנולוגי מתלבטים לעיתים אם לפנות לעורך פטנטים, לעורך דין העוסק בפטנטים, או לצוות המשלב את שני המקצועות. השאלה חשובה משום שבקשת פטנט היא גם מסמך טכנולוגי וגם מסמך בעל משמעות משפטית: צריך לגלות את האמצאה באופן מספק, לנסח תביעות המתאימות לבחינה ולחשוב מראש כיצד ניתן יהיה לאכוף את הזכות.

שני המקצועות אינם זהים, אך גם אינם מחולקים כך שרק עורך פטנטים רשאי לנסח בקשה ורק עורך דין רשאי לפעול מול רשם הפטנטים. הדין הישראלי מתיר לשניהם לבצע פעולות רבות בהליכי רישום הפטנט, בעוד שייצוג בבית המשפט כפוף להסדר שונה. במאמר נסביר את החלוקה המשפטית, את שיקולי הבחירה ואת השאלות שכדאי לשאול לפני שמתחילים.

לסקירה של ההליך עצמו ראו את המאמר המרכזי השלבים לרישום פטנט. למידע על שירותי המשרד בישראל ובעולם ראו רישום פטנטים בישראל ובעולם.

מיהו עורך פטנטים ומהי ההכשרה הנדרשת בישראל?

עורך פטנטים מורשה הוא בעל רישיון לעסוק בעריכת פטנטים בהתאם לפרק ט' לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967. זהו מקצוע מוסדר הדורש עמידה בתנאי כשירות, לרבות השכלה מתאימה, התמחות ובחינות, ולא רק ניסיון כללי בהכנת מסמכים טכניים.

לפי סעיף 142 לחוק והנחיות רשות הפטנטים, תנאי הרישום כוללים, בין היתר, תושבות ישראלית, השכלה מדעית או הנדסית מתאימה (או הכרה חלופית על פי החוק), התמחות בעריכת פטנטים במשך שנתיים לפחות, עמידה בבחינות הנדרשות או קבלת פטור כדין, ותשלום האגרות המתאימות. הרישום מופיע בפנקס עורכי הפטנטים שמנהלת הרשות.

בחינת ההסמכה בכתב כוללת הכנת מסמך פטנט ופירוט תביעות בתחום טכנולוגי נבחר. הבחינה בעל פה בודקת ידע בדיני הקניין הרוחני ובהסדרים הנוגעים לפטנטים. לפיכך, לתחום המקצוע יש רכיב טכנולוגי־מעשי לצד רכיב משפטי של עריכת בקשות והליכי רישום. פירוט התנאים מופיע בשירות רישוי עורכי הפטנטים של רשות הפטנטים ובעמוד בחינות ההסמכה.

מיהו עורך דין פטנטים?

עורך דין פטנטים הוא ביטוי מקובל לעורך דין ישראלי שעוסק בדיני פטנטים ובתחום הקניין הרוחני. בניגוד לרישיון ״עורך פטנטים״, אין בישראל רישיון נפרד בשם ״עורך דין פטנטים״: מדובר בעורך דין בעל רישיון לעריכת דין, שהתמחותו המקצועית וניסיונו כוללים את תחום הפטנטים.

עורך דין העוסק בפטנטים עשוי לסייע בהגשת בקשות, בהליכי רישום, בפרשנות תביעות, בבעלות באמצאות, בהסכמי רישיון והעברת זכויות, בבדיקות נאותות, בחוות דעת ובסכסוכי הפרה וביטול. חשוב עם זאת לא להסיק שכל עורך דין יכול לספק אותה רמה של ניסוח טכנולוגי מורכב רק מכוח רישיון עריכת הדין. יש לבחון הכשרה, ניסיון ונגישות לאנשי מקצוע בעלי מומחיות בתחום הטכנולוגי הנדרש.

ההחלטה הנכונה תלויה במה שהלקוח צריך: ניסוח בקשה בתחום כימיה, ביוטכנולוגיה או תוכנה דורש כישורים שונים מאשר ניהול תביעה להפרת פטנט או ניסוח הסכם למסחור טכנולוגיה. במשרדים מסוימים יש אנשי מקצוע בעלי הכשרה משפטית וטכנולוגית, או צוות משולב של עורכי דין ועורכי פטנטים.

מי רשאי לנסח בקשת פטנט ולייצג בפני רשם הפטנטים?

ההסדר המרכזי הוא סעיף 154 לחוק הפטנטים. הסעיף מעניק לעורך פטנטים מורשה זכויות לעסוק בישראל בשכר בבקשות לפטנטים ובהכנת מסמכים בתחום, ולייצג ולטפל בהליכים בפני הרשם או הרשות. אולם סעיף קטן 154(ב) קובע במפורש שהוראות אלה אינן פוגעות בזכותו של עורך דין לבצע את הפעולות האמורות, וכן בזכותו של עובד המדינה במסגרת תפקידו.

לכן לא נכון לומר שבישראל רק עורך פטנטים מורשה רשאי לכתוב בקשת פטנט, או שעורך דין אינו רשאי להופיע בפני רשם הפטנטים. מנגד, אין לומר שכל אדם שאינו עורך פטנטים או עורך דין יכול להציע באופן חופשי שירותי עריכת בקשות פטנט בשכר; יש לבדוק את הוראות ייחוד העיסוק והחריגים הקבועים בדין.

הסדר סעיף 154 חל גם על פעולות בתחום נכסי קניין תעשייתי נוספים המפורטים בו, אך מאמר זה מתמקד בפטנטים. המקור המשפטי הוא פרק ט' לחוק הפטנטים, ובפרט סעיף 154. ההסדרים נקראים לצד חוק לשכת עורכי הדין, לרבות הוראות ייחוד מקצוע עריכת הדין ושמירת סמכויות המוסדרות בחיקוק אחר.

האם עורך פטנטים רשאי לייצג בבית המשפט?

כאן נמצאת הבחנה מהותית. לפי סעיף 155 לחוק הפטנטים, עורך פטנטים עשוי לקבל רשות מבית המשפט לטעון בשם בעל דין בהליכים לפי החוק בעניין הנוגע לאמצאה או לפטנט שאינו נקודה משפטית, ורק כאשר עורך הדין של אותו בעל דין נוכח באותה שעה. אין מדובר בזכות כללית לשמש לבדו כעורך דין בתביעה להפרת פטנט.

ייצוג משפטי וטיעון בנקודות משפטיות בפני בתי המשפט מוסדרים בדיני עריכת הדין. בהליכי ליטיגציה עשוי להיות יתרון לשיתוף פעולה שבו עורך דין מנהל את הסוגיות המשפטיות והדיוניות, ואיש מקצוע טכנולוגי מסייע בהבנת הפירוט, התביעות וההבדלים בין המוצר לבין האמצאה. עצם קיומו של רישיון עורך פטנטים אינו מקנה כשלעצמו זכות להופעה מלאה בבית המשפט כעורך דין.

להוראות הרשויות ראו גם עמוד רשות הפטנטים המסביר את זכויות הייצוג לפי סעיפים 154–155.

טבלת השוואה: עורך פטנטים לעומת עורך דין בתחום הפטנטים

הטבלה מתייחסת להבחנות משפטיות כלליות. היא אינה דירוג של בעלי מקצוע ואינה קובעת שרישיון מסוג אחד מבטיח תוצאה מקצועית טובה יותר בכל תיק. בעלי מקצוע מסוימים מחזיקים בכמה כישורים או עובדים בצוות רב־תחומי.

למה צריך לחשוב כבר בזמן ניסוח הפטנט על אכיפה עתידית?

בספרי ״דיני פטנטים״ (2023), בפרק העוסק בכללי היסוד לניסוח תביעות ובניסוח תביעה בלתי תלויה, מוסבר המתח בין שתי מטרות: מחד גיסא, ניסוח תביעה שמאפשרת להתמודד עם דרישות החידוש, ההתקדמות ההמצאתית והבהירות בשלב הבחינה; ומאידך גיסא, ניסוח תביעה שתוכל לספק הגנה מעשית מול מוצרים מתחרים אם יתגלע סכסוך.

לדוגמה, נניח שחברה פיתחה מנגנון נעילה מיוחד למחבר צינור. אם התביעה תכלול רשימה ארוכה של פרטים שאינם חיוניים — חומר מסוים, צורה מדויקת של ידית ומספר קבוע של ברגים — מתחרה עשוי לתכנן מוצר שמשנה אחד מהם, גם אם הוא משתמש בעקרון הטכנולוגי המרכזי. מנגד, תביעה רחבה מאוד שאינה נשענת על פירוט מספק או שמתעלמת מידע קודם עלולה להידחות בבחינה או להיפסל לאחר המתן.

מטרת הניסוח היא לא רק ״לקבל מספר פטנט״, אלא להגיע להגנה בעלת משמעות ביחס לאמצאה ולשוק. לכן כדאי שהניסוח ייבחן גם מנקודת מבט של בחינה וגם מנקודת מבט של פרשנות ואכיפה, מבלי להבטיח הגנה מפני כל שינוי שיעשה מתחרה. להרחבה על ניסוח ראו איך מנסחים פטנט?, ולדיון בחלופות טכנולוגיות ראו עקיפת פטנט – Patent Design Around.

מתי כדאי לפנות לאיש מקצוע בתחום הפטנטים?

רצוי לקבל ייעוץ לפני חשיפה פומבית של הפיתוח, לפני מסירת מפרט מלא לגורם חיצוני ללא הסדרה מתאימה, או לפני הגשה דחופה שנועדה להספיק למצגת למשקיעים. פרסום מוקדם עלול לפגוע בחידוש במדינות מסוימות, גם אם בחלק מהמדינות קיימות תקופות חסד מוגבלות.

בפנייה הראשונה כדאי להכין תיאור של הבעיה והפתרון, שרטוטים או תרשימי זרימה, נתוני ניסוי אם קיימים, פרסומים קודמים, מועדים חשובים ומידע על בעלי הזכויות. אין חובה לחשוף את כל הפרטים הטכניים בהודעת הפנייה הראשונה; את העברת המידע הרגיש רצוי לבצע בערוץ מתאים תוך התייחסות לסודיות ולנסיבות.

אם אין ודאות האם החידוש אכן חדש, ניתן לשקול תחילה חיפוש פטנטים ובדיקת פטנטביליות. כאשר רוצים לתכנן את ההליך ואת התקציב, ראו גם תהליך רישום פטנט במשרד וכמה עולה לרשום פטנט?.

מה חשוב לבדוק כשבוחרים עורך פטנטים או עורך דין פטנטים?

הבחירה אינה צריכה להסתמך רק על המונח שמופיע בכרטיס הביקור. כדאי להבין מי יכתוב את הפירוט ואת התביעות בפועל, מי יהיה אחראי לתיק, מה מידת ההיכרות עם התחום הטכנולוגי, מי ינהל את הבחינה ומי יסייע אם תתעורר מחלוקת על היקף ההגנה. בניהול בקשות בכמה מדינות חשוב גם לבדוק את אופן העבודה מול נציגים מורשים בכל מדינת יעד.

• התאמה טכנולוגית: ניסיון במכניקה, תוכנה, אלקטרוניקה, כימיה או ביוטכנולוגיה, לפי העניין.
• ניסיון בבחינה: יכולת לנסח תביעות ולנתח פרסומים קודמים ולהשיב להשגות של בוחני פטנטים.
• ראייה משפטית ומסחרית: הבנת הבעלות באמצאה, רישיונות, אכיפה, חופש פעולה ושווקי היעד.
• שקיפות בתהליך: מי מכין ומאשר את המסמכים, אילו פעולות כלולות במחיר ואילו הוצאות עתידיות צפויות.
• רישוי וייצוג: אימות הרישיון והניסיון, ובדיקת הצורך בנציג מקומי כאשר מגישים בחו״ל.

לגבי עורך פטנטים ישראלי אפשר לבדוק את הרישום בפנקס הרשמי באמצעות מידע רשות הפטנטים על רישוי עורכי פטנטים. חשוב להבדיל בין רישיון ישראלי לבין הרשאה לייצג בפני משרדי פטנטים במדינות זרות; אלה שאלות של דין והסמכה מקומיים.

מי מטפל בבקשות פטנט בארה״ב, באירופה ובמדינות אחרות?

ניתן לתאם אסטרטגיית הגשה בישראל ובחו״ל באמצעות משרד ישראלי בעל ניסיון בין־לאומי, אך ההליכים במשרדים זרים כפופים לדרישות הייצוג של אותם משרדים. לדוגמה, ב־USPTO האמריקאי קיימים כללים לייצוג באמצעות בעלי מקצוע הרשומים בפני הרשות; בפני EPO האירופי חלים כללי ייצוג אירופיים. לכן משרד ישראלי עשוי לעבוד בשיתוף עם נציגים מקומיים או אזוריים מורשים.

המבקש צריך להבין מי הגורם האחראי לניסוח הטכנולוגי, מי מגיש את המסמכים ברשות הזרה, כיצד מאושרות התביעות ומהם המועדים להמשך במדינות. להרחבה ראו בקשת PCT והשלב הלאומי, רישום פטנט בארה״ב ורישום פטנט באירופה.

שאלות נפוצות על עורכי פטנטים ועורכי דין פטנטים

האם עורך דין רשאי לנסח בקשת פטנט בלי להיות עורך פטנטים?

כן, בהתאם לסעיף 154(ב) לחוק הפטנטים, השומר במפורש על זכויותיו של עורך דין לבצע את הפעולות המנויות בסעיף. לצד הזכות המשפטית חשוב לבדוק התאמה וניסיון טכנולוגי רלוונטי.

האם עורך פטנטים רשאי להופיע לבד בבית משפט?

לא מכוח רישיון עורך הפטנטים בלבד. סעיף 155 מתיר טיעון בהיקף מוגבל, ברשות בית המשפט ובנוכחות עורך הדין של בעל הדין, בעניינים הנוגעים לאמצאה או לפטנט שאינם נקודות משפטיות.

האם צריך לבחור בין עורך פטנטים לבין עורך דין?

לא בהכרח. לעיתים בעל מקצוע אחד מחזיק בידע מתאים לשני ההיבטים, ולעיתים נכון לשלב אנשי מקצוע. השאלה היא מי יבצע את העבודה, מהי מומחיותו ומה דרוש למהלך הכולל.

האם חובה להעסיק בעל מקצוע לצורך כל הגשת בקשה?

לפי הדין בישראל, בעל אמצאה יכול במקרים המתאימים להגיש את בקשתו בעצמו. עם זאת, ניסוח נכון של תביעות ופירוט משפיע על הבדיקה ועל היכולת לאכוף את הזכות בעתיד, ובמדינות זרות קיימות לעיתים דרישות ייצוג מיוחדות. ראו מדריך לרישום פטנט לממציאים.

סיכום: ההסמכה חשובה, אבל איכות הבקשה והאסטרטגיה חשובות לא פחות

עורך פטנטים ועורך דין פטנטים אינם אותו מקצוע, אך תחומי הפעולה שלהם חופפים בחלק מהליכי הרישום בישראל. סעיף 154 מאפשר גם לעורך דין לערוך בקשות ולטפל בהליכים מול הרשם, ואילו סעיף 155 מגביל את זכות הטיעון של עורך פטנטים בבתי משפט. הבחירה הנכונה תלויה באופי האמצאה, בניסיון המקצועי ובשאלה אם נדרש ליווי בניסוח, בבחינה, באכיפה או בכולם.

הגישה המשפטית־טכנולוגית לכתיבת תביעות מוסברת גם בי׳ דרורי, דיני פטנטים (2023), הפרק על ניסוח תביעה בלתי תלויה. למקורות הדין ראו פרק ט' לחוק הפטנטים והנחיות רשות הפטנטים.

מאמרים נוספים באשכול: תהליך רישום פטנט

• המאמר המרכזי – השלבים לרישום פטנט
• מדריך לרישום פטנט
• תהליך רישום פטנט אצלנו ובכלל
• כמה עולה לרשום פטנט?
• תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול
• בקשת PCT – הגשה בינלאומית לפטנט
• ריבוי דיני קדימה בבקשת פטנט
• הקדמת הבחינה בישראל באמצעות PPH ו־GPPH
• בחינה על אתר בישראל לפי סעיף 19א
• PPH בחו״ל על בסיס בחינה בישראל
• פטנט אירואסי לפי אמנת EAPC
• כניסה לשלב האירואסי מתוך בקשת PCT